Droit des marques et droit des dessins etet droit des dessins et modèlesmodèles

Cours Mastère Entrepreneurs ECP-ESSECp4 décembre 2009

Jérôme TASSI © 2007-2009

Les Marques les plus côtées en 2006 (en milliards de $)

1er : (66,43)

2ème : GE (general Electric) (61.88)3ème : Microsoft (54 95)3ème : Microsoft (54,95)

4ème : (44 134)4ème : (44,134)6ème : Marlboro (39,166)

Principaux déposantsEN FRANCE

SOCIETES

Rang 2005

Rang 2006

Nombre de dépôts

nationauxSOCIETES nationaux

SANOFI SYNTHELABO 4 1 138BIOFARMA 12 2 128BIOFARMA 12 2 128COMMUNICATION ET PROGRAMME

2 3 117PROGRAMME INTERNATIONALL’OREAL 5 4 112SFR 48 5 105

C COFRANCE TELECOM 9 6 83ENDEMOL DEVELOPEMENT 6 7 77CCaisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance

- 8 76

Section 1. Droit des marquesq

I. GénéralitésII. Acquisition et maintienqIII. Transfert des droits

A ti t tiIV. Actions contentieusesV. Protection à l‘étrangerg

I. Généralités

1) Défi iti j idi1) Définition juridiqueSigne susceptible de représentation graphique qui est utilisé pour distinguer les produits et services d’une entreprise dans le marché.

2) Fonction marketing :2) Fonction marketing : - identifier l’origine commerciale des produits ou des services

qu’elle représente- Même qualité des produits de la même marque- Objectif : acquisition du Goodwill

3) Différents types de marques- Marques de produits/servicesq p- Marques principales /accompagnantes

M i di id ll / ll ti / d- Marques individuelles/collectives/ de certification

- Marques verbales / figuratives / complexes

Signes pouvant constituer une g pmarque

Peuvent notamment constituer un tel signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pse don mes lettres chiffres siglespseudonymes, lettres, chiffres, sigles ; b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ; c) Les signes figuratifs tels que : dessins étiquettes cachetsc) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.

Exemples de marques :p q

Exemples de marques :p q

4) Conditions de validitéa) Signe susceptible de représentation graphique

susceptible de distinguer des produits et services.p g pExp: - marque sonoreq- marque de goût - marque tactileCJCE, Sieckman, 2002: «peut constituer une marque un

signe qui n'est pas en lui-même susceptible d'être perçu visuellement à condition qu'il puisse faire l'objetperçu visuellement, à condition qu il puisse faire l objet d'une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. »

Exemples des marques refusées comme n’étant pas des marques

b) caractère distinctif, condition intrinsèque

Défi iti i tt t d di ti l d it tDéfinition marque : signe permettant de distinguer les produits et services d’une société par rapport à ses concurrents.

Marque n’est pas distinctive si, par rapport aux produits et services désignés, elle est : - nécessaire (marque constituée exclusivement d’une dénomination ( qnécessaire, générique ou usuelle du produit ou service dans le langage courant ou professionnel).- descriptivedescriptive- elle constituée par une forme fonctionnelle

A di ti d f ibl é t iA distinguer des marques faibles ou évocatricesAcquisition du caractère distinctif par l’usage

Exemples de défaut de caractère distinctifpMarques GAY et GAY INFOS MAGAZINE: le terme GAY est communément utilisé en Franceterme GAY est communément utilisé en France depuis de nombreuses années. Marque TEXTO: utilisé dans le langage courantMarque TEXTO: utilisé dans le langage courant. Ne peut être appropriéM DERMO ESTHETIQUE dMarque DERMO ESTHETIQUE pour des produits de beauté: signe composé

l i t d t t à dé i lexclusivement de termes servant à désigner la qualité essentiel des produitsMarque LEADERSHIP SITUATIONNEL: désigne une théorie créée aux Etats-Unis

Distinctivité de la photo d’un personnage historique?

CA Paris, 21 novembre 2008: le ,consommateur concerné percevra l’enregistrement, pour des vêtements, non pas comme un signe lui désignant l’origine des produits et services auxquels il s’intéresse, mais comme une référence faite à des fins politiques ou artistiques à l’œuvre de Korda qui magnifie Che Guevara

c) Disponibilité) p

Antériorités opposables à une marque :Une marque : Vérifier que la marque n‘est pasUne marque : Vérifier que la marque n est pas d’ores et déjà déposée ou enregistrée. Principe de spécialitéde spécialité

R h h ’il i t i d f i- Rechercher s’il existe un risque de confusionpour le public entre les 2 marques.

Recherche d’un risque de confusion :q

CLa marque antérieure est-elle distinctive ? Est-elle connue ?

Comparaison des produits et services des marques :

Sont-ils identiques ouconnue ?

Comparaison des signes :

Sont-ils identiques ou similaires ?

Critères : p gSont-elles identiques ou

similaires ? - Nature- Fonction

- Visuellement Ph éti t

- Destination- Caractère concurrent

- Phonétiquement - Intellectuellement

- Caractère complémentaire

Appréciation du risque de confusion : pp q

Marques antérieures Marques postérieures

FERREROFERREROClasses 29 et 30

GALZINCALSYN GALZINProduits pharmaceutiques pour le traitement de la

Produits pharmaceutiques à base de calcium

maladie de Wilson

Appréciation du risque de confusion pp q(produits : parfums d’ambiance)

TPICE 7 sept.2006 aff. T 168/04TPICE 7 sept.2006 aff. T 168/04

marque antérieure Marque postérieure

Risque de confusion (2): marques q ( ) qfiguratives – CA Paris, 26 novembre 2008

Autres antériorités

Autres antériorités opposables :

Dénomination sociale nom commercial- Dénomination sociale, nom commercial, enseigneAppellations d‘origine contrôlée- Appellations d‘origine contrôlée

- Droits d‘auteur- Dessin ou modèle (...)- Nom de domaineNom de domaine

Conséquence :Il est important de faire des recherches avant le dépôt !recherches avant le dépôt !

Autres conditions 1

d) Non déceptiveNe doit pas induire le consommateur en erreur sur les

lité d d it t iqualités des produits et servicesExemples de marques déceptives: M t l t PHARMA D t- Marques comprenant les termes PHARMA ou Docteur sans être des médicamentsMarque CAVIAR PETROSSIAN pour des produits autres- Marque CAVIAR PETROSSIAN pour des produits autres que du caviarMarque PREMIER SUR LE MATIN pour des services de- Marque PREMIER SUR LE MATIN pour des services de radio

Autres conditions 2

e)Ni illicite ni immoraleAppréciation large des Tribunaux (ex: Connasse attitude pp g (

acceptée en France)

II. Acquisition et maintienq

1 l dé ôt1. le dépôt- Le principe- L‘exception : la marque notoireL exception : la marque notoire

2. la classification internationale de Nice3. Procédure d‘enregistrement en France

- Dépôt (taxes : 225 € en 3 classes, 40 € par classe sup.)- Examen- Publication et opposition

4 durée et renouvellement4. durée et renouvellement5. L‘obligation d‘usage (risque de déchéance après 5 ans)6 Risque de marque générique (ex: Pina Colada Frigidaire)6. Risque de marque générique (ex: Pina Colada, Frigidaire)

III. Transfert des droits

1. Cession et licence

2. Revendication de propriété :Action quand une marque a été demandée en

fraude des droits d’un tiers, ou en violation d’une bli ti lé l ti llobligation légale ou conventionnelle.

IV Actions contentieuses

1 A ti t f1. Action en contrefaçona) Actes de contrefaçon- Apposition d’un signe sur des produits ou

leurs conditionnementsleurs conditionnements- Reproduction ou l’usage d’une marque ou

bien la suppression d’une marquebien la suppression d une marque régulièrement apposéeToute offre en vente de mise sur le- Toute offre en vente, de mise sur le marché, importation et exportation

Actions en contrefaçon (suite)

a) Procédure : civil ou Pénalb) Sanctions: nullité, dommages et intérêts, ) , g ,

confiscation des produits, interdiction sous astreintes(L 716- 9 4 ans de prison + 400 000 € d’amende( p5 ans de prison + 500 000 € d’amende en bandes

organisées

a) Différents types d‘action (à l’identique, par imitation))

2 Actions en nullité ou déchéance2. Actions en nullité ou déchéance

CONTREFACON ? Usage contrefaisant de la marque LOU ?

La société Les dessous boutiques, titulaire de la marque LOU s’apprêtait à lancer une nouvelle campagne publicitaire sous l’accroche publicitaire « qui est Lou? » p qconstatant la campagne publicitaire de MORGAN avec l’actrice Lou Douillon a faitMORGAN avec l actrice Lou Douillon a fait procéder à une saisie contrefaçon et a assigné MORGAN devant le tribunalassigné MORGAN devant le tribunal.

Usage contrefaisant de la marque LOU ?

M t i U MORGANMarque communautaire LOU

Usage par MORGAN

« combinaisons, articles de plage, slips, tous articles de li i êt t dlingerie , vêtements de sport, lingerie indémaillable, tous tricots, ceintures, corsets, gaines et porte jarretelle, vêtements et tous articles d’habillement y ycompris les bottes, les souliers et les pantoufles »

Résultats :CA Paris 19 sept. 2007p

Po r le TGI de Paris contrefaçonPour le TGI de Paris : contrefaçonPour la Cour d’appel de Paris : absence de contrefaçon :contrefaçon :Prise en compte de circonstances particulières : sur les 9 visuels de l’actrice, trois sont pour le prêt-à-

t 5 l i t 1 l li iporter, 5 pour les accessoires et 1 pour la lingerie. Pour cette publicité, slogan apposé est « MORGAN DE TOI » à côté de la mention « LOU DOUILLON ACTRICE » Les dessous Boutiques diffusion est déboutée de ses demandes et condamnée à restituer à la sociétéses demandes et condamnée à restituer à la société MORGAN 110.000 E versée en exécution du jugement.

Contrefaçon ?ç

Marque antérieure: Marque postérieure:

CITY« vêtements, chaussures,

Sun City« vêtements, chaussures, , ,

chapellerie »(CA Paris 19.09.2007)

, ,chapellerie »

( )

CA Paris 19.09.2007

Absence de contrefaçon : «que les signes produisent une impression q g p pd’ensemble différente, de sorte que le consommateur d’attention moyenne ne seraconsommateur d attention moyenne ne sera pas enclin à voir dans la marque « SUN CITY» une déclinaison de la marqueCITY» une déclinaison de la marque « CITY».

Contrefaçon ?çMarque antérieure marque postérieure

Opus One Opus Wineservices de publicité services

« vins »- services de publicité,services d’affaires commerciales (classe 35)

Marque au nom de la société Opus One Winery

- services de voyage (classe 39)Opus One Winery )

- services de divertissement et d’éducation (classe 41)d’éducation (classe 41)

CA Paris 19 septembre 2007absence de contrefaçon

C idé t l i il ité l lé t ité é it« Considérant que la similarité ou la complémentarité nécessite qu'il existe entre les produits ou les services opposés un lien étroit et nécessaire tel que le public puisse leur attribuer une

i iorigine communeQue force est de constater que, en l'espèce, le produit visé au dépôt de la marque OPUS ONE et les services contestés du p qsigne OPUS WINE ne sont pas similaires par leurs nature, fonction, destination, clientèle ou circuits de distribution Qu'ils ne sont pas plus similaires par complémentarité ; qu'enQu ils ne sont pas plus similaires par complémentarité ; qu en effet si les services de publicité peuvent porter sur du vin, il n'en résulte qu'un lien occasionnel et facultatif, la requérante soulignant elle même que la publicité peut avoir trait à toutsoulignant elle même que la publicité peut avoir trait à tout produit ou service de la classification internationale »

Risque de confusion reconnuq

TERRE ET MER c/ TERRE & NEIGE (linge de bain)ROXY c/ ROXY SURF (sacs de sport)PARADIS c/ LE PARADIS D’ADAM (vins etPARADIS c/ LE PARADIS D ADAM (vins et spiritueux)FOCUS RADIO c/ FOCUS MILLENIUM

Risque de confusion écartéq

OBELIX c/ MOBILIXOBELIX c/ MOBILIXSTORAMA c/ CASTORAMAALCATEL c/ ALCOOTELQUIKSILVER c/ QUICK SILVER: les produitsQUIKSILVER c/ QUICK SILVER: les produits d’hygiène et de cosmétiques de distinguent des produits chimiques destinés à lades produits chimiques destinés à la fabrication des produits aphrodisiaques car ils répondent à des besoins différents n’ontils répondent à des besoins différents, n ont pas la même nature et la même fonction

Détournement du droit des marques?

l d it d f i i d l’« le droit de faire rire de l’œuvre d’autrui par le pastiche ou la caricature ne peut trouver application [en matière de marq es] domaine strictementde marques] domaine strictement commercial, axé sur la recherche du profit » (TGI Paris, 17 février 1990).

« ces associations agissant conformément à leur objet, dans un but d’intérêt général et de santé publiqued’intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n’avaient pas abusé de leur droit de libre expression » (Cass Civ 2ème 8libre expression » (Cass. Civ. 2ème, 8 avril 2008)

V. Protection à l‘étrangerg

1. L‘enregistrement international

A t t l P t l dArrangement et le Protocole de Madrid

Protection à l‘étranger (suite)g ( )

2. La marque communautaire

Rè l t C t iRèglement Communautaire n°40/94

Titre unitaire sur 27 paysp y

3 la Convention3. la Convention d‘Union de Paris

Priorité de 6 mois (plus de 170 (pEtats)

Marques Locales ou internationales ?

Peut nécessiter de s’adapter à un marché ex: C j li F H A t li )Cajoline en France, Huggy en Australie)Une marque peut être inesthétique ou imprononçable dans une autre langue. ALCATEL a eu des difficultés dans les pays p ydu M-O car proche du mot pour AssassinDifficultés juridiques (ex: Japon n’admet pasDifficultés juridiques (ex: Japon n admet pas les noms patronymiques, Chine n’admet pas les chiffres ou lettres seuls)les chiffres ou lettres seuls)

Critères d’extension

Question de coûtDéfinir les

Pays réputés être d’importants

opportunités de commercialisation à

contrefacteurs (Chine, Turquie, Europe de

10 ans (plan marketing)

l’Est)

Protection dans les pays depays de commercialisation et de fabricationde fabrication

Coûts à prévoirpMarque internationale: 653 CHF (435 €) de taxe de base + 100 CHF (67€) par pays désigné (sauf cas particuliers)Marque communautaire : 2.350 € pour 3 classes et 27 pays!classes et 27 pays!Frais de conseils : entre 500 et 1.000 € pour marq e en 3 classes (sans recherchemarque en 3 classes (sans recherche préalable)

Statistiques des Douanes communautaires

Section 2. droit des dessins et modèlesI. GénéralitésII. Conditions de protectionpIII. Propriété d‘un dessin et modèle

C t tiIV. ContentieuxV. Protection à l‘étrangerg

Statistiques de l’INPI (observatoire de la q (PI – juin 2007)

dé t A é N b d dé ôtdéposant Année 2006

Nombre de dépôts nationaux

ERES 1 449ERES(maillots de bain)

1 449

CREATIONS NELSON 2 300CREATIONS NELSON(vêtements)

2 300

MY DESIGN PARIS 3 204(vêtements)

LCX LEBLANC 4 168CHROMEX(décorations lumineuses)DECATHLON 8 107DECATHLON 8 107

I. Généralités

1 Défi iti1. Définition„apparence extérieure d‘un produit ou d‘une partie de produit“

- Dessin (2 dimensions)- Dessin (2 dimensions)- Modèle (3 dimensions)

2. Principe de la double protection- Loi 14 juillet 1901 (DEM)- Loi du 11 mars 1957 (droit d‘auteurs) : article L 112-1 : „ La loi sur le

droit d‘auteur s‘applique à toute oeuvre de l‘esprit quelqu‘en soit le genre, la forme, l‘expression, le mérite ou la destination“ Consécration du principe par la Directive communautaire n° 98/71 du 13 octobre 1998

Protection des éléments de la WII

II. Conditions de protection: pA. Pour les dessins et modèles déposés (DEM)

1) La no ea té1) La nouveauté

Aucune divulgation d’un DEM identique ou quasi-Aucune divulgation d un DEM identique ou quasiidentique avant son dépôtDivulgation: DEM rendu accessible au public par

bli ti t t tune publication, un usage ou tout autre moyen,à l’exclusion de divulgation ne pouvant être raisonnablement connue selon la pratiqueraisonnablement connue, selon la pratique courante des affaires dans le secteur concerné, par des professionnels agissant dans la Communauté EuropéenneCommunauté Européenne.Délai de grâce de 1 an (fraude, pour l’auteur)

Nouveauté du modèle (1/2)( )

Usage antérieure Modèle déposé

Nouveauté du modèle (2/2): application du ( ) pp

principe de spécialité?B l d lBoules de lavage

Boules de massage

2. Le caractère propre

Définition : DEM présente un caractère propre si l’impression visuelle qu’il suscite pour l’observateur averti, diffère de celle produite par tout DEM divulgué avant.p p g

Prise en compte d degré de liberté laisséePrise en compte du degré de liberté laissée au créateur dans la réalisation de la

é ticréation

Appréciation d’ impression globalepp p g

OHMI, 7 juillet 2008: « Toutes ces différences(taille et poignée) n’échapperont pas à l’œilaverti d’un usager informé, d’autant plus quela liberté de manœuvre des designers estassez limitée dans ce genre de produits. Lesg pbidons d’huile pour moteurs ont, pour laplupart, une forme qui rappelle celle d’unplupart, une forme qui rappelle celle d unparallélépipède, dans laquelle doit êtreintégrés la poignée et le goulot La forme deintégrés la poignée et le goulot. La forme deparallélépipède, en effet, est celle qui assure,tant dans le remplissage du bidon que danstant dans le remplissage du bidon que dansson remisage, le moins d’espace perdu et, enconséquence une meilleure rentabilité »conséquence, une meilleure rentabilité ».

3. Autres conditions

) L itè d i ibilité d t tia) Le critère de visibilité : pas de protection pour les éléments cachés (exp. pièces sous le capot)capot)

b) Critère de non fonctionnalité et piècesb) Critère de non fonctionnalité et pièces détachées d’inter-opérabilité auto (sauf LEGO)LEGO)

c) Conforme à l‘ordre public et aux bonnes mœurs (Exp. Billets de banque)

4. Procédure d‘enregistrement d‘un dessin / dèlmodèle

Dépôt à l’INPIExamen formel (conditions de forme, OP et BM)( , )

Publication (ajournement pour 3 ans possible)possible)Durée de protection : 5 x 5 (maximum de 25 ans), demande 6 mois avant l’expiration de la période concernée

B. Conditions de protection par le p pdroit d‘auteura) L‘originalité : oeuvre porte empreinte de

l‘auteur, appréciation par le juge.b) La non fonctionnalitéc) L‘absence de formalités : (se ménager desc) L absence de formalités : (se ménager des

preuves de la date de création + sa qualité d‘auteur)E E l S l dé ôt CNISFExp . Enveloppe Soleau, dépôt au CNISF

d) Protection pour 70 ans à compter de la mort de son auteur

III. Protection d‘un dessin ou modèle

1) Tit l i d d it1) Titulaire du droitDu droit sur le DEM déposé :

- présomption de titularité pour le déposant (sauf preuve contraire)( p )

- Action en revendication pour le véritable créateurcréateurDes droits d‘auteur : Distinction entre l’objet matériel (œuvre→ Distinction entre l’objet matériel (œuvre

crée) et les droits d’auteur sur cet objet

2) Conséquence au niveau du transfert de droits

- droits d’auteur pouvant être cédés : - Droits patrimoniaux et pas les droits moraux- Droits patrimoniaux : droits de reproduction et de

représentation- mention de chaque droit cédé, délimitation quant à

son étendue, destination, lieu, durée- Cession à inscrire au Registre (comme licence) - Contrat de travail ou de commande : pas de p

cession automatique des droits d’auteur, prévoir clause de cession (JP restrictive)

IV. ContentieuxA. Contrefaçon

1) d‘ n DEM déposé1) d‘un DEM déposé- un objet contrefaisant : Tout objet ne produisant

pas une impression visuelle différentepas une impression visuelle différente- Actes de CF : art. L 513-4 du CPI

« sont interdits, à défaut de consentement du ,propriétaire d’un DEM, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation l’utilisation ou la détention à cesl exportation, l utilisation ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le DEM »

- Exceptions : usage à titre privé, à fins é i l ill i iexpérimentales, illustrations pour enseignement,

(…)

2) Sur un droit d‘auteur

C i il d t t ti d dèlCopie servile de toute ou partie du modèleActes de CF : reproduction, représentation ou diffusion par tous moyens de l’œuvre protégéediffusion par tous moyens de l œuvre protégéeExceptions: représentation privée gratuite dans cercle de- représentation privée, gratuite dans cercle de famille ;courtes citations dans un but critique polémique- courtes citations dans un but critique, polémique, pédagogique, d’information

- Copie à usage privé du copisteCopie à usage privé du copiste- Parodie, pastiche et caricatures (…)

B. Nullité d‘un DEM déposé- Absence de nouveauté, de caractère propre

Si l dé t ’ t l tit l i lé iti- Si le déposant n’est pas le titulaire légitime

C. CompétenceT ib ti l i il (TGI)- Tribunaux correctionnels ou civil (TGI)

- Prescription : 10 ans au civil, 3 ans au pénal

D Conditions de l‘action en contrefaçonD. Conditions de l action en contrefaçon- Engagement par le titulaire des droits ou le

cessionnairecessionnaire- Si fondé sur un modèle : le DEM doit être publié

Sanctions: Nouvelle loi des DEM du 29 octobre 2007: - 3 ans de prison, 300 000 € d’amende

5 d i 500 000 € d’ d d- 5 ans de prison, 500 000 € d’amende quand actes de CF réalisé par bandes organisées ou pour des faits portant sur des marchandise dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou de l’animal (nouvel article L 521-10) )

V. Protection à l‘étrangerg

1. Protection par un DEM- Dépôts nationaux ( certaine harmonie en Europe avec la

Directive Communautaire du 13 octobre 1998)

- Convention d‘Union de Paris (priorité 6 mois)- Modèle international (arrangement de La Haye)- Modèle communautaire ( règlt 12/12/2001) n°6/2002

2. Protection par le droit d‘auteurp- Convention de Berne

Validité du modèle?

Marque communautaire antérieure

Dessin et modèle déposép

Validité du modèle?

Modèle antérieur en ES Modèle déposé

OHMI, division d’annulation, 27 avril 2004OHMI, division d annulation, 27 avril 2004