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Du brevet à la licence :Règles et bonnes pratiques de valorisation
de la recherche publique
Olivier FRENEAUX
Directeur Général PROTISVALOR Méditerranée www.protisvalor.com
Coordonnateur dispositif Valorpacawww.valorpaca.fr
Valoriser : Pourquoi ?
- Pour transférer les résultats de la recherche publique vers le secteur productif = améliorer la compétitivité des entreprises = création d’emplois
- Pour éviter l’appropriation de l’innovation par un tiers sans contrepartie pour l’établissement public
- Afin que le + grand nombre de personnes puisse accéder à l’innovation (médicaments…),
- Pour participer au financement de la recherche
MaturationTechnologique : Preuve de conceptEconomique : MarketingJuridique : Liberté d’exploitation…
Détection
Prospection
Sélection
Protection
Négociation
Gestion
Détection
Négociation
Recherche
Entreprise
Incubation
Montage
Accord de consortium
Veille -Info
Promotion
Licence (brevet, logiciel ou savoir-
faire)
ContratPrestation
Collaboration
« Techno Push »
Multi-partenaires Incubation
Création d’entreprise
« Market Pull »
Transfert
Nelle Entreprise
Chaîne de valorisation d’une technologie
De la valorisation d’une invention …
… à la commercialisation d’une innovation
Transfert Technologique
Chaîne de valorisation d’une technologie… (I)
DéclarationD’Invention
Evaluation juridique et technico-commerciale
préliminaire
Invention
Régularisation des titres de PI &
Contrat de copropriété
Dépôtd’une
DemandeFrançaise
DeBrevet
…
La Propriété Intellectuelle
L'ensemble de tous les instruments juridiques et administratifs qui permettent de PROTÉGER et de VALORISER les inventions, les INNOVATIONS et les créations dans les MÉTIERS, les ARTS et les LETTRES.
Ces "instruments" sont les lois, décrets, arrêtés et ordonnances, qui sont rassemblés, pour l'essentiel, dans le Code de la Propriété Intellectuelle loi n° 92-597 du 1er juillet 1992.
+ règlements et directives promulgués par les institutions européennes.
La Propriété Intellectuelle
Propriété Industrielle : -Brevets-Marques-Dessins et Modèles
Propriété littéraire et artistique-Droits d’auteur (logiciels)-Bases de données
Qu’est ce qu’un brevet ?
Un outil juridique à finalité économique :
Titre de propriété industrielle conférant un monopole d'exploitation pendant une durée de 20 ans moyennant le paiement d'annuités.
Qu’est ce qu’un brevet ?
Le brevet permet à son titulaire d'interdire à tout tiers non autorisé la reproduction de l'invention telle qu'elle est définie dans les revendications.
La délivrance d'un brevet ne constitue : - ni une autorisation d'exploiter - il est recommandé de vérifier la liberté d'exploitation de l'invention brevetée, notamment en préalable à l'acquisition d'un brevet ou à la négociation d'un accord de licence (voir Antériorités) - ni une attestation de brevetabilité de l'invention (voir Action en nullité).
Qu’est ce qu’un brevet ?
Une solution technique à un problème technique
Un brevet protège :
- Un Produit- Un Procédé- Une application
Qu’est ce qu’un brevet ?
« sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle… »
Nouveauté : principe de nouveauté absolue par rapport àl’état de la technique« L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été renduaccessible au public avant la date de dépôt par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ».
Activité inventive : non évidence pour la personne du métier
Application industrielle
Comment se présente un brevet ?
Un brevet est un document technique, administratif et juridique qui comporte:
une page de garde qui comprend toutes les informations permettant d’identifier la demande de brevet
- les pays concernés - les dates et numéros de dépôt et publication - les noms du ou des déposants - les noms des inventeurs
- un résumé de l’invention
Nature du document
Titre de l’invention
Résumé de
l’invention
Noms des inventeurs
Noms des déposants
Comment se présente un brevet?
Un brevet est un document technique, administratif et juridique qui comporte:
une page de garde
une description qui énonce le domaine technique auquel appartient l’invention , l’état de la technique connu de l’inventeur, le problème technique que vise à résoudre l’invention, indiquant les inconvénients des solutions antérieures, un exposé détaillé de l’invention devant permettre à l’homme du métier de la reproduire
Comment se présente un brevet?
Un brevet est un document technique, administratif et juridique qui comporte:
une page de garde
une description qui énonce le domaine technique auquel appartient l’invention , l’état de la technique connu de l’inventeur, le problème technique que vise à résoudre l’invention, indiquant les inconvénients des solutions antérieures, un exposé détaillé de l’invention devant permettre à l’homme du métier de la reproduire
Comment se présente un brevet ?
Un brevet est un document technique, administratif et juridique qui comporte:
une page de garde
une description
Un brevet est un document technique, administratif et juridique qui comporte:
une page de garde
une description
des revendications qui délimitent, techniquement et juridiquement, le domaine technique protégé par l'invention. Elles obéissent à des règles rédactionnelles strictes
Préambule
Caractéristiques de l’invention
Un brevet est un document technique, administratif et juridique qui comporte:
une page de garde
une description
des revendications
des dessins, figures, séquences qui complètent la description et permettent une meilleure compréhension de la description et de l’objet des revendications.
Comment se présente un brevet ?
Le dépôt d’une demande de brevet :
Procédure en France et à l’étranger
Il existe plusieurs types de procédures de dépôt possibles:
procédure nationale
Procédure à l’étranger: la voie européenne
la voie PCT
! Ces procédures ne sont pas
indépendantes
Il est possible de déposer d’abord dans son pays puis de décider d’élargir la protection à
l’international
T0
T10
T12
T18
T24
Voie nationale
Dépôt de la demandeExamen par la DN
Examen administratif Examen technique
Rapport de Recherche PréliminaireÉtat de l’art
Appréciation de la brevetabilité
Publication de la demande
Délivrance du brevet
Fin du délai de priorité
Dépôt à l’étranger
Date de dépôt de la demande française=date de priorité
Délai de priorité de
12 mois
Une seule demandeUne seule demande
Une seule procédure d’examenUne seule procédure d’examen
Un faisceau de brevets nationauxUn faisceau de brevets nationaux
Dépôts nationaux
Procédure Europe OEB
Procédure internationale ou PCT
Voie Internationale PCT
T0
T12
Dépôt de la demandeExamen administratif
Examen technique
Fin du délai de priorité/Dépôt international
Publication Internationale
5 ans
T18
T30
Délivrance
Grande Bretagne Japon USA…
Entrée en phases nationales?
De l’idée à l’innovation : ayez le réflexe protection
Attention!!
Toute diffusion préalable interdit toute protection ultérieure
!
De l’idée à l’invention :
Obligation pour l’inventeur de déclarer son invention auprès de son employeur (Articles R. 611-1 à R. 611-5 du CPI)
Détermination de la qualité d’inventeurQui a conçu l’invention identifiéeDétermination objective, indépendamment de toute autre considération (honorifique, hiérarchique, financière…)
De l’invention au dépôt d’une demande de brevet : Critères de
décisionValeur scientifique de l’invention
Solidité juridique (conditions de brevetabilité…)
Motivation des inventeurs (+ équipe de recherche)
Existence d’un marché (+ conditions d'accès)
Rentabilité économique
Etat de maturité de la technologie
De l’invention au dépôt d’une demande de brevet : Critères de
décisionValeur scientifique de l’invention +
Solidité juridique+
Motivation des inventeurs+
Existence d’un marché+
Rentabilité économique+
Etat de maturité suffisant
= Décision de déposer une demande de brevet
Qui est propriétaire de la demande de brevet ?
La qualification de l’invention :
De mission : dans le cadre d’une mission et/ou de fonctions effectives de recherche, d’étude, ou développement, temporaires ou permanentes
Hors mission : totalement hors du cadre précité
Hors mission attribuable : ayant un lien ou une connexité avec son activité chez l’employeur
Qui est propriétaire de la demande de brevet?
Selon la qualification de l’invention :
Inventions de mission : appartiennent en totalité à l’employeur
Inventions hors mission : appartiennent en totalité à l’inventeur
Hors mission attribuable : peuvent appartenir à l’employeur, sous la condition d’une attribution à l’employeur, en contrepartie d’un « juste prix » versé à l’employé (inventeur)
Cas de la recherche publique Généralement propriété aux tutelles du
laboratoire (Université et/ou organisme de recherche)
Propriétaire du brevet différent d'inventeur
Co-inventeur différent de co-auteur
Inventeur rémunéré à hauteur de 50%
( 25%) des produits de la valorisation en France
Cas particulier du doctorant
Salarié de l’établissement public :
= cas général
Non salarié :
= doctorant copropriétaire du brevet
et cofinancement des frais de PI
= contrat de cession de droits de
propriétés en échange de rémunération
DéclarationD’Invention
Evaluation juridique et technico-commerciale
préliminaire
Invention
Régularisation des titres de PI &
Contrat de copropriété
Analyse du marché de l’invention, Analyse technico commerciale approfondie
Stratégie de valorisationet de transfert +
maturation / preuve de concept
Promotion de l’Invention
Dépôtd’une
DemandeFrançaise
DeBrevet
…
Chaîne de valorisation d’une technologie… (II)
Négociation et accord de licence
DéclarationD’Invention
Evaluation juridique et technico-commerciale
préliminaire
Invention
Régularisation des titres de PI &
Contrat de copropriété
Analyse du marché de l’invention, Analyse technico commerciale approfondiePromotion de l’Invention
entreprise existante
Start-up Spin-off
… Lancement de l’Innovation
& ventes
Dépôtd’une
DemandeFrançaise
DeBrevet
Chaîne de valorisation d’une technologie… (III)
Stratégie de valorisationet de transfert +
essayer d’avancer dans la preuve de concept
De la demande de brevet à l’innovation
Le dépôt de brevet n’est pas une fin en soi, il a pour finalité l’exploitation industrielle = accès au marché
-Directement par le titulaire de la demande
-Et/ou par d’autres partenaires : concession de licence (location) ou cession (vente) de brevet
Contrats de licence
Principes du contrat
Qui : Les parties
Quoi : •Objet du contrat•Objectifs de chacun
Contrats de licence
Combien – quelle rémunération•Droit d'entrée (cash)•Milestones•Redevances (%)•Assiette
Quand - Timing de l’exploitation
Où - Territoire (fabrication, vente…)
Contrats de licence
Exclusivité (conditions, exploitation au minimum)
•Domaine technique ou commercial•Géographique•Droit de concéder des sous licences
Non exclusivité
Cas particulier de l’invention issue d’un contrat de recherche avec un partenaire
industriel
Avant toute négociation, un contrat de confidentialité s’impose!
•Accords unilatéraux ou bilatéraux
•Échanges écrits
•Échanges oraux (preuves)
•Durée
Contrat de Recherche et clauses Contrat de Recherche et clauses standardsstandards
désignation des partiespréambuleobjetmodalités d’exécutiondurée
– limitée, fonction des objectifs réels– modalités de poursuite éventuelle / de
résiliation
Contrat de Recherche et clauses standards
financement– prix négocié à sa juste valeur / modalités de
paiement
confidentialité– durée limitée / exclusions– engagement réciproque !
publications– modalités de contrôle respectif– durée de rétention éventuelle limitée
Contrat de Recherche et clauses standards
propriété intellectuelle– si possible à l’établissement (à défaut, copro.)
– modalités de protection et de financement
– respect des droits des inventeurs
exploitation– imposer exploitation si exclusivité
droit applicable, litiges
Défense des droits :
La contrefaçon
Définition légale
Selon la Loi française (art. L. 615-1 du CPI)
« Toute atteinte aux droits du propriétaire du brevet constitue une contrefaçon.
La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur »
Définition pratique
La contrefaçon est la reproduction à l’identique des éléments essentiels qui
constituent l’invention protégée par le brevet
Définitions
Quels sont les actes de contrefaçon ?
ARTICLES L.613-3 ET L.613-4 DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Fabrication, offre en vente, mise dans le commerce, utilisation, importation, détention du produit breveté Utilisation du procédé breveté Offre en vente, mise dans le commerce,utilisation,importation, détention du produit obtenu directement par le procédé breveté Livraison ou offre de livraison des moyens de miseen œuvre de l’invention
1/ Délimitation de la portée juridique accordée par les revendications du brevet
2/ Comparaison entre le produit issu de la contrefaçon et le produit original protégé par brevet
Reproduction à l’identique de l’invention couverte par le brevet
Il ne s’agit pas que de la copie simple d’un produit, mais de la reprise d’un ou de plusieurs éléments
techniques (la contrefaçon partielle) ou d’une simple imitation.
Comment l’identifier ?
Quelques données de l’OMS (6% du marché mondial)
Incorporation de diéthylène glycol dans du sirop de paracétamol (Haïti, 89 morts)
Vente de comprimés (placebo) comme produits contraceptifs (Asie)
Antipaludéens sous-dosés (Asie, Afrique): absence de principe actif dans plus de 60% des produits (Vietnam, Cameroun)
Antibiotiques
Vaccins contre la méningite (Niger, 25 000 morts)
La contrefaçon de médicaments,
quelques données
Les conséquences de la contrefaçon
Pour le titulaire des droits
baisse du chiffre d’affaires
Pertes de parts de marché pour les entreprises
Coûts supplémentaires entraînés par le règlement des litiges et des expertises
Banalisation des produits authentiques, perte de notoriété
Suppression d’emplois
Pertes des recettes fiscales pour les États
Danger pour la santé et la sécurité des consommateurs
Limitation de la concurrencePour le contrefacteur
Il s’agit d’un délit civil et pénal
L’action en contrefaçon
L'action en contrefaçon est l'action spécifique qui permet la protection d'un droit de propriété intellectuelle.
Cette action poursuit deux objectifs : préserver le droit privatif sur le brevet et réparer le préjudice causé par
l'atteinte à ce droit.
L’action en contrefaçon est intentée par le titulaire du droit contre le contrefacteur. L’action ne peut s’exercer que sur un
brevet délivré.
C’est au titulaire du droit d’établir la preuve de la contrefaçon: il peut le faire au moyen d’une action spécifique
du droit français, la saisie contrefaçon.
Les sanctions sont de deux ordres: sanctions civiles (art. L. 615-1 du CPI) et sanctions pénales (art. L. 615-14).
Il s’agit principalement de:
l’interdiction d’exploiter la confiscation des produits, appareils, outillages, machines utilisées.. les dommages et intérêts qui doivent compenser le préjudice subi par le titulaire du brevet
Le code de la PI a rétabli des sanctions pénales qui peuvent aller de 300 000 euros d’amende et 3 ans d’emprisonnement
Les sanctions de la contrefaçon
L’action en contrefaçon est un défi et un risque
Pour le titulaire du brevet (défendeur): risque d’annulation de son brevet
Le contrefacteur réagit par la mise en cause de la validité du brevet
Pour le contrefacteur: risque de condamnation, si la contrefaçon est démontrée par le défendeur
!
Informations Brevets et recherches documentaires
Informations Brevets et recherches documentaires
Un outil de décision :
•Éviter la contrefaçon
•Optimiser les protections (liberté d’exploitation, Brevetabilité)
Un outil de veille :
•Cerner les évolutions
•Détecter les nouveaux concurrents/entrants
•Trouver des partenaires ou des compétences
L’information Brevets
L’information brevet est :Unique : 80% des connaissances techniques se retrouvent dans les brevetsPrécise : détails techniques
L’information Brevets permet d’effectuer : Etat de la Technique : pour faire le point sur l’avancement de la techniqueRecherche d’Antériorité : ce qui peut paraître nouveau ne l’est peut-être pas en réalitéLiberté d’exploitation : un produit existe déjà, peut-on l’exploiter librement?Veille technologique et concurrentielle : afin de toujours garder un œil ouvert sur les nouveautés techniques et ses concurrents
Les supports d’informations Brevets
L’information brevet est disponible sur différents supports :
•Papier •Microfilm•CD-Rom•Bases de données gratuites sur Internet•Bases de données payantes
L’information donnée est différentes selon l’outil utilisé
Les bases de données accessibles sur Internet gratuitement
Une recherche brevets demande souvent de combiner plusieurs sites :
Pour identifier un code de classificationLe site Web Brevets de l’INPI (plutarque)Pour une recherche d’antériorité ou pour consulter du texte intégral :Le site ESPACENET de l’OEB (Office Européen des Brevets)Pour une recherche par mots clefs sur le texte intégral de brevets US : le site USPTO (US Patent and Trademark Office)Pour une recherche sur le statut légal des brevets européens :Le site EPOLINE de l’OEBPour une recherche sur une couverture géographique particulière : Ne pas hésitez à consulter les sites Internet des offices
Esp@cenet
http://ep.espacenet.com
Fonds documentaire disponible : les 2 dernières années de publication pour 16 pays européens, l’OEB et l’OMPILa base « 30 millions de brevets du monde » correspondant au fonds documentaire de l’OEB
Site bien adapté à la recherche d’antériorité
http://www.uspto.gov
Fonds documentaire disponible : les brevets délivrés américains depuis 1790Les demandes de brevets américaines publiées depuis le 15 mars 2001.http://www.uspto.gov/main/patents.htm
Registre Européen des brevets
http://www.epoline.org
Fonds documentaire disponible : Les demandes de brevet européen publiées depuis 1978Les demandes internationales (PCT) publiées sollicitant un brevet européen depuis 1978
Données bibliographiques et les données relatives à la procédure depuis la publication jusqu’à la délivrance du brevet.
La filiale de valorisation de la recherche de
l’Université de la Méditerranée
Département Gestion de contratsJardin du Pharo
58 Bd Charles Livon
13007 Marseille
Départements Ingénierie de projets
et Transfert de technologie8 rue Sainte Barbe
13001 Marseille
(métro Colbert)
Établissement Secondaire de Protisvalor
Parc de Valrose
28, avenue de Valrose
06103 Nice Cedex 2
Présentation générale
Président : Université représentée par son Président, Yvon BERLAND
Directeur Général : Olivier FRENEAUX
Administration, finances, gestion du personnel : 3 personnes
Département Transfert de Technologie : 2 personnes
Département Gestion de contrats : 7 personnes
Ingénierie projets : 2 personnes
Chiffre d'affaire = 8 M€/an
•Assistance au montage et à la coordination de projets de R&D, notamment dans le cadre du 7ème PCRD
•Négociation et gestion des contrats de recherche et de prestations
•Sensibilisation des personnels de recherche de l’Univmed aux enjeux de la PI et de la valorisation de la recherche
•Favoriser l’émergence de start-up valorisant les résultats de recherche des laboratoires
Missions de Protisvalor
•Identification des résultats de recherche présentant un potentiel de valorisation
•Protection de ces résultats (étude de la brevetabilité, dépôt de brevets)
•En partenariat avec Valorpaca, maturation juridique, technologique et économique des technologies brevetées
•Transfert de technologie, licensing.
Missions de Protisvalor
Développer la valorisation de la recherche publique et le transfert technologique
en région Provence Alpes Côte d’Azur
Le dispositif Valorpaca est soutenu par:
Enjeux principaux
- De l’invention à la licence: la phase de maturation
Technologique - Juridique - Économique
…ou comment combler le gap entre technologie brevetée et attentes du marché ?
- Favoriser les partenariats public – privé
RésultatsRecherchesIndustriel
(Produit ouService)
Marché (Clients)
Maturation
LicenceHabillage
et prototypesÉtude technologies
et potentiels MarchésPropriété
Industrielle
BesoinsSpécificationsProblématiquesAxes de recherches
TechnologiqueJuridiqueÉconomique
Favoriser les partenariats public - privé
- Portail de l’offre de technologies et de compétences valorisables des laboratoires des 6 universités : www.valorpaca.fr
- Brevets à licencier - Prestations, expertises- Plateformes technologiques - Compétences, savoir-faire (collaboration de recherche)
- Partenariats : PACA Innovation, Pôles, PRIDES, CRITT, Incubateurs…
Réalisation
de fiches
marketing
We have developed stable calibrators for the precise measurement of the copy number of any targeted nucleotide sequence. This measurement is adequately performed today by « classical » real time quantitative PCR analysis but does not provide a comparative standard. Our technology allows the set up of ready-to-use kits and can be applied for gene expression quantification (RNA) or genomic nucleotide sequence dosage (DNA). This method permits perfect reproducibility of the results of this dosage within a set timescale and between laboratories, allowing standardization, data comparison and a complete traceability
Application field
The field of application is extensive: diagnostic, research tools, in human, animal and plant life science. Any analysis of gene expression (by PCR techniques or Gene
Expression Profiling) Any dosage of nucleotide sequences, in particular for gene
transfection experiment, gene therapy and transgenic organisms (plant and animal), viral or bacterial DNA or RNA dosage
Advantages Perfect reproducibility, allowing
standardization and data comparison Extensive application field
Already marketed technology
Development status
Based on our calibrators, kits are already commercially exploited in the field of oncology (CE marked kits for in vitro diagnostic use)
Mr Younes LAZRAK, Technology Transfer Manager Protisvalor Méditerranée (commercial company of Université de la Méditerranée) [email protected] : +33 (0)4 91 39 66 69---
IP Status
EP patent granted
(August 07) EP1370653 US patent
application US2004161764
JP patent application
JP2004524034T
Partnership
Licensing in all application fields (except oncology) R&D enquiries are also welcome
Key words
Biotechnology tools, gene expression,
quantification, sequence
dosage, PCR, RTQ-PCR,
standardization
Calibrators for quantification of nucleotide sequence targets
Maturation et transfert de technologiesMutualisation de compétences et d’outils :- 3 chargés d’affaires spécialisés dans les domaines des
SDV, des SPI et des TIC• Analyse et évaluation des projets de valorisation présentés par
les chargés de valorisation des 6 universités• Accompagnement des projets en phase de maturation • Recherche de partenaires industriels• Licensing, transfert de technologie
– Logiciel de gestion de la PI des 6 universités
– Plate-forme d’intelligence économique
– Mutualisation partielle des chargés de valorisation
Actions de Valorpaca
– Orientation de la détection vers les secteurs porteurs
– Centralisation de tous les projets de valorisation issus des unités de recherche (via les chargés de valo des établissements)
– Evaluation des projets et sélection de ceux pouvant bénéficier d’un accompagnement et d’un soutien
– Evaluation de la valeur des technologies
– Marketing et promotion des technologies des établissements
– Assistance aux établissements pour la concession de licence
Moyens
• Création d’un fonds destiné à cofinancer, sous forme d’avances remboursables, la maturation :
- Technologique (prototype, faisabilité, preuve de concept)- Juridique (recherche d’antériorité, dépôt brevet, liberté d’exploitation)- Économique (étude de marché, recherche de partenaires)
• Partenariat avec OSEO et l’INPI (financement sur projets)
• Recherche d’autres financements de maturation (ANR…)
Retombées attendues
• Meilleure adéquation entre l’offre de la recherche publique et les besoins industriels, notamment régionaux
• Projets de valorisation plus pertinents / attentes marchés
• Projets de création d’entreprises plus matures
• Réduction des délais de transfert de technologie
• Meilleur retour financier pour les Universités
