Maîtriser sa propriété intellectuelle : attaques et ... Maitriser sa... · Maîtriser sa propriété intellectuelle : attaques et défenses de son patrimoine Protéger son « Patrimoine

Atelier A 7

Maîtriser sa propriété intellectuelle :

attaques et défenses de son patrimoine

Maîtriser sa propriété intellectuelle : attaques et défenses de son patrimoine

Protéger son « Patrimoine intellectuel » : brevets, marque, noms de domaine, packaging, publicité, savoir-faire, fichiers, slogans, innovations, etc… Quels sont les risques ? Comment s’en protéger ? Quels sont les moyens d’actions du Risk Manager ? Comment l’assurance peut-elle contribuer à cette protection ? A cette indemnisation ? Pour répondre à ces questions et d’autres encore, un panel d'experts partagera avec vous leurs expériences et leurs pratiques en dégageant les avantages et les inconvénients d’une coordination des intervenants face aux risques.

Intervenants

Modérateur

Annaïg Giquel Directeur Legal et Compliance

Hubert Kiehl

Directeur Propriété Industrielle et Intellectuelle du Groupe SEB

Guy-Antoine de La Rochefoucauld

Directeur Général de Lloyd's France SAS

Xavier Brégou Directeur du Risk Management et de l’audit interne

Intervenants

Modérateur


Hubert Kiehl





Le patrimoine...

I II. Composition III. Valeur III. Risques

PROPRIÉTÉ

INDUSTRIELLE

PROPRIÉTÉ

INTELLECTUELLE

PROPRIÉTÉ

ECONOMIQUE

Concurrence déloyale / parasitisme

Le Patrimoine :

I. Composition

PROPRIÉTÉ

INDUSTRIELLE

PROPRIÉTÉ

INTELLECTUELLE

PROPRIÉTÉ

ECONOMIQUE


verbale, sonore

olfactive, de mouvement,

de position MARQUE

DESSIN

MODÈLE ENSEIGNE

NOM DE DOMAINE

BREVET

Droit d'auteur

(Copyright)

©

SAVOIR-FAIRE

(secret de

fabrique)

GOOD

WILL

"PATRIMOINE

CONTRACTUEL"

NOM COMMERCIAL

Le Patrimoine :

I. Composition

PROPRIÉTÉ

INDUSTRIELLE

PROPRIÉTÉ

INTELLECTUELLE

PROPRIÉTÉ

ECONOMIQUE


verbale, sonore

olfactive, de mouvement,

de position MARQUE

DESSIN

MODÈLE ENSEIGNE

NOM DE DOMAINE

BREVET

Droit d'auteur

(Copyright)

©

SAVOIR-FAIRE

(secret de

fabrique)

GOOD

WILL

"PATRIMOINE

CONTRACTUEL"

"Brand Content

de Nike"

Le mixte

promotionnel

d'YR

Le

partenariat

entre

marques

Logiciel de

gestion

des huissiers

de justice

Disposition

particulière

de données

relatives

au football

Site Internet

la virgule de

Nike

Campagne

publicitaire

Le rouge des semelles Louboutin

"fb.com"

"Petit Bateau"

Jingle

McDonalds "I'm loving

it" Rugissement du

lion de la Warner

Friteuse

SEB

Bouteille

d'Evian

Montre

"Reverso"

Antidepresseur Lexomil

Emballage PastaBox

(de SODEBO)

NOM COMMERCIAL

Mouvement des portes ciseaux

de la Lamborghini

Le Patrimoine :

I. Composition

Objet de la valeur

Contrepartie du droit à un monopole d’exploitation:

- d’un produit, tangible ou intangible (évolution) - d’un signe.

Outils de mesure de la valeur

A travers : - les transactions (achat-vente, due diligence, … ) - les sanctions judiciaires - le marché de la contrefaçon - le rôle de garantie.

Le Patrimoine :

II. Valeur

Le Patrimoine :

III. Risques 1. Identification

a. Origine des risques

Action en contrefaçon Action en

nullité

Votre futur contractant

Redressement

Entreprise

Revendication de propriété

Défaut de constitution /

dévalorisation du patrimoine

Un tiers copie

L'administration fiscale

Un tiers revendique un droit antérieur

Un sous-contractant de votre fournisseur

Ex. agence de publicité

Votre contractant évincé: Votre licencié, votre distributeur,…

Un concurrent

Un tiers

Un « professionnel de la revendication » : « Patent Troll »

Action en contrefaçon

Action en Garantie

d’éviction

Action en responsabilité

civile

Action en responsabilité

précontractuelle

Risques Stratégiques - Interdiction d'exploiter • Fermeture de marché • Perte de monnaie d'échange • Contrainte du multi-marques, … etc - Rappel produits du circuit de distribution

Risques Financiers - Paiement de D&I

Risques Juridiques - Responsabilité de la personne morale - Action des tiers en garantie d’éviction - Responsabilité civile et pénale des dirigeants

Risques Image / Réputation - Délit correctionnel

- Publication dans les journaux - Banalisation / Dévalorisation

Le Patrimoine :

III. Risques 1. Identification

b. Nature des risques

Déposer / Rechercher

Informer

Surveiller

Exploiter

Agir

Le Patrimoine :

III. Risques 2. Prevention

Prévenir par le Risk Managment ?... S'assurer ?...

Merci de votre attention

o Organisation sans but lucratif créée en 1932 afin de protéger les intérêts des propriétaires de voitures.

o Membre de la FIA.

o ACL compte plus de 170.000 membres actifs en 2012. (75% des ménages détiennent une affiliation).

o 150 employé(e)s.

o Délivre à travers sa société anonyme l’ACL Services S.A:

• Une assistance européenne (plus de 39.000 interventions en 2012) • Une mobilité (Location de voitures, trafic info, taxis, …) • Une expertise (Centre de diagnostic et de certification) • Une offre touristique (Voyages, brochures).

Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg

Intervenants

Modérateur


Hubert Kiehl





QUI EST LE GROUPE SEB ?

Le leader mondial du Petit Equipement Domestique • Une mission : l’amélioration de votre vie quotidienne « B to C » • Une forte capacité d’innovation : 120 brevets / an ; 100 Modèles esthétique / an • Un portefeuille de marque puissant : 24 marques emblématiques • Une implantation mondiale avec une présence dans près de 150 pays. • Un actionnariat stable

France / Belgique Amérique du Nord Amérique du Sud

QUELS SONT LES CLIENTS DU GROUPE SEB Les consommateurs au travers des distributeurs : grande distribution grands magasins magasins spécialisés

Un brevet d'invention sur la

technique de friture peu d'huile

Une marque pour dénommer un

appareil particulier de SEB

Une nouvelle esthétique

parmi les friteuses

LES COMPOSANTS DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE POUR LE GROUPE SEB

Offre de service sur site WEB

Risque : incrimination par un concurrent Lettre de mise en demeure ; saisie contrefaçon dans locaux ; assignation en référé devant un tribunal ; interdiction sans discussion ; assignation au fond ; décision judiciaire publique (moyenne 1cas / 2ans).

Conséquences Arrêt de commercialisation et perte d'investissement publicitaire ; arrêt de production et perte d'investissement matériel ; paiement de dommages & intérêt ; perte de réputation ; frais d'avocats ; remboursement de frais d'avocats partie adverse

Prévention Veille des droits PI de concurrents ; étude approfondie de liberté d'exploitation devant un projet ; modification pour contournement de caractéristiques essentielles ; prise de licence

Réaction Accusé de réception ; étude approfondie ; réplique par avocat ; négociation si possible

Réparation Soit incrimination repoussée car non fondée ; récupération de frais Soit produit modifié

Risque : refus & révocation d'un droit PI légitime Dossier de requête de droits PI (brevet, marque, modèle) refusé pour des motifs de formes ou de fond par un examinateur (jeune? négligeant?) ; droit acquis contesté par concurrent (opposition en matière de brevet, de marque) (moyenne 1cas / 2ans)

Conséquences Innovation non protégée, recopiée en toute impunité par concurrent

Prévention Maîtrise des connaissances antérieures (recherches de brevets, de disponibilité de dénomination) susceptibles d'affecter un Droit ; dossier construit par des spécialistes expérimentés : qualifications et parcours professionnel.

Réaction Révision du dossier par un autre spécialiste ; dossier de défense ; possibilité de Recours administratif ou d'Appel judiciaire

Réparation Dossier rétabli ou dépôt de requêtes en pluralité de droits adjacents

Risque : contrefaçon Reproduction d'un appareil pratiquement à l'identique, vendu à une fraction du prix, mais avec une qualité moindre, usuellement sur des marchés extérieur ou sur internet. (moyenne 15cas / an à enjeux faible si traité en amont)

Conséquences Chute de chiffre d'affaire ; SAV sollicité ; appareil décrédibilisé devant les consommateurs.

Prévention Acquisition de Droits de Propriété Industrielle : Marque, Modèles et Brevet d'invention ; Publicité sur Droits PI acquis ; Déclaration en douanes, formation de douaniers.

Réaction Action à la source en Chine (6 cas en cours en permanence) ; confirmation de produits délictueux lors de saisie ; saisie de tribunaux

Réparation Publicité sur succès de saisie et destruction ; Récupération de marché à prix respectable

Risque : contentieux brevets d'inventions Reproduction d'une innovation technique appréciée des consommateur dans un appareil de forme différente par un concurrent respecté. (moyenne 1cas / 2ans ; mais chaque enjeux > 200k€)

Conséquences Chute de chiffre d'affaire (prix quantité) sur nouveau produit rémunérateur ; banalisation de l'invention ; frais judiciaires forts (70 – 700k€)

Prévention Acquisition de portefeuille de brevets : brevet de base sur le concept fondamental, brevets de mise en œuvre, brevets de perfectionnements ; leur publication.

Réaction Achat notarié d'échantillon ; saisie contrefaçon dans les locaux du concurrent ; mise en œuvre des avocats pour assignation ; expertise par laboratoire réputée ; plaidoiries.

Réparation Condamnation à l'arrêt des ventes concurrente ; publication de la décision ; obtention de réparations financiaires ; remboursement de frais d'avocats

RISQUE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET ASSURANCES Risques très variables d'un domaine d'affaire à un autre : - Luxe, audiovisuel, jouet, cosmétique contrefaçon quasi systématique - Technologie de l'information, pharmacie contentieux brevet Risques très variables d'un pays à un autres

- Compétence de juges spécialisés ou non, jurisprudence sur calculs de dommage & intérêts, frais du justice en Europe Continentale (100k€) ou en pays Anglo Saxons (1Mo €)

Risques très variables d'une entreprise à une autre selon son degré d'organisation interne en matière de Propriété Industrielle. Risque très variables d'un objet de litige à un autre - Produit à grand succès ou action par principe même sur un petit produit - Selon ténacité du concurrent et de son avocat

PROPRIETE INDUSTRIELLE ET ASSURANCES

A l'occasion d'un sinistre Propriété Industrielle, trois acteurs majeurs peuvent intervenir : - L'entrepreneur : connaissance de son domaine, du produit et des circonstances - Le spécialiste Propriété Industrielle : interne ou externe ? Qualification ? Réseau ? - Et si assureur : conclure de manière pragmatique à meilleur coûts CONCLUSION : Existe-t-il des solutions d'assurance en matière de Propriété Industrielle ?

Merci de votre attention

Intervenants

Modérateur


Hubert Kiehl





Assurances ?

Le Lloyd’s, un acteur clé pour l’innovation

• Qu’est ce que le Lloyd’s? un marché d’assurance et de réassurance un fonctionnement spécifique 350 années d’innovation un partenaire financièrement solide

• Innovation et spécialités, maîtres mots En 1887 fut souscrite la première police Non-maritime du Lloyd’s En 1904, la première police Auto En 1911, la première police Aviation En 1960, la première police Satellite Solutions innovantes pour l’assurance de risques émergents et

modernes

Autres acteurs?

Contribution de l’assurance dans la protection du patrimoine intellectuel

Assurance de biens: tangibles et intangibles

• Biens tangibles: assurance en cas de dommages matériels dus à un sinistre tel qu’un incendie, un vol, une explosion, etc.

Assurance d’un actif, de sa réparation ou de son remplacement • Biens intangibles: depuis quelques années, émergence des besoins en

assurance en cas de dommages « immatériels » dus à un sinistre tel que le vol de données, l’usurpation d’une marque, etc.

Assurance de frais supplémentaires, ou protection de la marge brute d’une entreprise

Marché embryonnaire, mais maturité de l’assurance qui cherche des solutions. Evolution de l’environnement économique mondial, où l’innovation occupe une

place majeure.


Différentiation des types d’assurance « First Party » (perte directe) « Third Party » (responsabilité/défense)

1. Police standard (Perte d’exploitation) Attention aux exclusions

1. Police RC professionnelle Sous-limites selon les risques

Attention aux exclusions (brevets)

2. Police spécifique « Sur mesure », en périls dénommés

2. Police RC des mandataires sociaux Evolution vers plus d’exclusions

3. Police frais de défense spécifique Réponse aux demandes


Atteinte au patrimoine intellectuel: impact pour l’entreprise

Impact financier/chaîne de production • Etude de l’Organisation Mondiale pour la Propriété Intellectuelle (OMPI), coût

moyen d’un contentieux en matière de brevets: 4 millions US$ aux Etats-Unis De dizaines à plusieurs centaines de milliers de US$ en France

• Augmentation de la demande d’assurance: grandes entreprises, PME et PMI

ne disposant pas de ressources suffisantes pour se protéger

Source: Magazine de l’OMPI, publication Août 2011, www.wipo.int


Quelques exemples (1/3)

• Récupération d’un slogan 2010. Equipementier The North Face intente un procès à la société South Butt,

créée par un jeune entrepreneur, pour violation de sa marque. Faits reprochés: parodie consciente du slogan The North Face « Never stop

exploring » par South Butt « Never stop relaxing » pour attirer une cible d’étudiants déjà adepte de la première marque.

Solutions d’assurance pour les deux parties pour la prise en charge des frais de justice notamment.

Source: Lloyd’s News and Publications, www.lloyds.com. Les scénarii présentés sont des exemples de situations susceptibles de constituer un sinistre auprès de certains assureurs.

Ils sont donnés à titre d’illustration uniquement, leur assurabilité restant soumise à une étude au cas par cas.

http://www.lloyds.com/


Quelques exemples (2/3) • Contrefaçon Un rapport de 2011 de la Chambre de Commerce Internationale estime l’impact

économique et social de contrefaçon et produits piratés à $775 mds par an La société propriétaire de la marque est responsable de la destruction des

produits contrefaits: coût pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers de $ Augmentation des contentieux pour violation et défense des droits de propriété

intellectuelle et recours des sociétés mises en cause L’assurance peut couvrir les frais supplémentaires, frais de poursuites et

honoraires professionnels supportés lors d’une procédure





Quelques exemples (3/3) • Droits d’auteur / copyright Exemple Société de boissons Diageo vs détaillant Sainsbury (« client majeur »).

Action judiciaire contre le distributeur pour violation des règles de copyright concernant la marque Pimm’s. Situation délicate entre la défense des droits et la relation professionnelle qui lie les deux entreprises

Responsabilité des entreprises de développer leur connaissance des risques liés à la propriété intellectuelle, pour identifier et valoriser leur patrimoine intellectuel

Une fois les risques résiduels identifiés, possibilité de les transférer notamment vers les assureurs




Contribution de l’assurance dans la protection du patrimoine intellectuel Autres exemples de risques intangibles

1. Atteinte à la marque

2. Violation de brevet

3. Vols de données

Rôle de l’assurance

• Partenaire du Risk Manager dans la gestion et la protection des risques • Soutien des avocats et courtiers spécialisés

Répondre à vos besoins

• Rôles clés du Risk manager et de l’intermédiaire en assurances Données permettant l’analyse Définition des conditions « cousues main »

• Capacités Marché embryonnaire qui varie entre £ 20m et £ 100m selon les produits Très peu de capacités pour les pertes liées aux violations de brevet

• Marchés Continental: dans un cadre de souscription plus global, avec sous-limites Anglo-Saxon: développement du marché principalement autour du Lloyd’s

Assurances: « OUI » Merci pour votre attention.

Documents

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