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INSTITUTIONS FINANCIÈRES ÉNERGIE INFRASTRUCTURES, MINES ET MATIÈRES PREMIÈRES TRANSPORT TECHNOLOGIE ET INNOVATION PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET SCIENCES DE LA VIE La propriété intellectuelle et le jury populaire des médias sociaux 10 plus importantes leçons à retenir Xavier Beauchamp-Tremblay Avocat, agent de marques de commerce Groupe propriété intellectuelle, Montréal 31-05-2012

Marques et "social media backlash"

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INSTITUTIONS FINANCIÈRES

ÉNERGIE

INFRASTRUCTURES, MINES ET MATIÈRES PREMIÈRES

TRANSPORT

TECHNOLOGIE ET INNOVATION

PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET SCIENCES DE LA

VIE

La propriété intellectuelle et le jury populaire

des médias sociaux

10 plus importantes leçons à retenir

Xavier Beauchamp-Tremblay

Avocat, agent de marques de commerce

Groupe propriété intellectuelle, Montréal

31-05-2012

Lassonde: juice and fruit drinks vegetable juices spring water sorbets frozen mixes for alcoholic and non-alcoholic drinks Olivia’s Oasis:

beauty products made from pure olive oil,

(notably body lotions, liquid and bar soaps, gel

and beauty aids) OASIS

probabilité de confusion (par. 38)

diminution de la valeur de l’achanladage (par. 51)

≈100 000$

25 000$

30 août 2010

« marque employée par

une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres; »

(Article 2, LMC)

Une marque de commerce: Un actif unique

• Une marque… • employée… • pour distinguer.

Distinguer?

« distinctive » Relativement à une marque de commerce,

celle qui distingue véritablement les

marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d’autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

(Article 2, LMC)

ESCALATOR ASPIRIN THERMOS YO-YO

La règle traditionnelle veut que si un fabricant [TRADUCTION] « ne fait pas le commerce du fer, mais de la toile, et imprime un lion sur sa toile,

une autre personne pourra graver un lion sur du fer » : Ainsworth c.

Walmsley (1866), L.R. 1 Eq. 518, p. 524-525.

Je conviens avec le professeur McCarthy, cité précédemment,

qu’[TRADUCTION] « une marque relativement forte peut franchir d’un seul bond un écart considérable entre deux gammes de produits »

(§ 11:74), mais son énoncé implique néanmoins que la « gamme de produits » représente généralement un obstacle important, même pour une marque célèbre.

MAIS

Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., [2006] 1 R.C.S. 772

Une marque relativement forte?

Accepter que le monde a changé

v.

2006

(Poupées)

(Resto-bar, grill)

Cliquot (Groupe de six boutiques de vêtements)

(Champagne)

v.

“Find a trade-mark bully”

“Enter a company name that is opposing someone else’s trade-mark”

Opposing ≠ Bullying!

« C’est faux, dit-il, ce n’est pas ce que dit la Cour d’appel qui, elle, a plus de compétences que n’importe quel blogueur. »

Identifier les zones à risque

• Disproportion entre les parties impliquées • Usage de bonne foi de la part du tiers • Intention de mener plusieurs combats de front • Décisions défavorables rendues dans le passé

© MatthiasKabel - Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

• Intimidating conclusions • threat to [Olivia’s] existence • [Olivia] was a “fledging business”

David et Goliath À la fin mars, Industries Lassonde a

claironné ses ventes pour 2011 : 760,3 millions. Celles de l'Oasis d'Olivia

s'élèvent à moins de 250 000 $ pour la même année.

• Disproportion entre les parties impliquées • Usage de bonne foi de la part du tiers • Intention de mener plusieurs combats de front • Décisions défavorables rendues dans le passé

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Budgéter

● Perdre entièrement sur le fond du litige

● Payer ses propres frais d’avocats

● Payer les frais de l’autre partie

● Payer une firme de communication

● Payer un expert en médias sociaux

Considérer les honoraires de l’autre partie dans un budget dès le départ?

Considérer aussi les frais:

● D’experts en médias sociaux

● Des équipes de communication

Accepter qu’il y aura toujours un risque: c’est imprévisible

30 août 2010

La fameuse List of biggest brand bullies

Titre digne d’un édito: • Pas touche au mot «oasis»

Analogies bibliques:

• Mme Kudzman a appris que c'est à elle de payer pour le chemin de croix qui l'a

menée à la victoire • David et Goliath

Vocabulaire tendancieux

• À la fin mars, Industries Lassonde a claironné ses ventes pour 2011

Traitement journalistique particulier: de l’huile (d’olive) sur le feu?

9 minutes…

Le “facteur Guy A.”

Nouveau phénomène, monde en transformation:

Nouvelles façons de régler les différends?

• Débat « privé » • Rarement médiatisé

• Peu de possibilités pour les consommateurs de partager leur indignation

• Grosse entreprise v. petite entreprise • Pas les moyens de se défendre

Mise en demeure: Accepte de cesser d’employer la marque ou de transférer l’enregistrement, sans

compensation de la part de Goliath

L’économie du litige de marques avant les médias sociaux

“David” n’a aucun “leverage”

• Débat « public » • Médiatisation probable, sinon « twittatisation »

• Tonnes de « plateformes d’indignation », incluant la page Facebook de Goliath

• Grosse entreprise v. petite entreprise et al. • Peut faire plier en liguant les consommateurs contre

Goliath, ou même financer son litige par des dons obtenus sur le web (voir Robinson c. Cinar)

L’économie du litige de marques avec les médias sociaux

“David” a une nouvelle fronde

À l'époque, Lassonde

demandait une injonction à la

Cour supérieure et s'opposait à

l'enregistrement du nom. Mme

Kudzman aurait pu plier,

comme d'autres utilisateurs du

mot «oasis» l'ont fait devant le

géant Lassonde.

Mais elle aurait perdu le travail

graphique et les étiquettes

qu'elle avait fait faire. Elle a

résisté, croyant que tout allait

se régler rapidement. Graphisme?

Malgré le congé de Pâques, dès le samedi après-midi, nous avons indiqué que nous allions rembourser à Mme Kudzman la totalité de ses frais juridiques. J’ai été personnellement la rencontrer dimanche après-midi. Je lui ai exprimé mes regrets relativement à la tournure des événements et nous avons conclu une entente. Je lui ai également offert du mentorat de manière à développer son entreprise.

Mentorat?

• Offrir de mettre les ressources de “Goliath” au service de “David” pour aider au “re-branding”?

• Mentorat? • Faire profiter de certains rabais-volume dans des

publications où Goliath annonce? • Quoi d’autre?

Une solution où presque aucun “out of pocket

costs” pour Goliath?

Ne pas faire de choses stupides

Stratagèmes sournois et hypocrites

From: Gibson, Leigh Date: 15 March 2012 15:11 Subject: RE: The Nerf Pinpoint Sight To: "Pocket Esq." Cc: "Weavers, Peter"

Hi, No – they aren’t for sale anywhere – My colleague Pete will send some to you (plus one for yourself) if you can let us know where to send them. We should be able to spare 10 for giveaway so will send you 11 – Pete will confirm this qty. Thanks, Leigh

Unauthorised use of NERF N-STRIKE

RAMPAGE information and

images

Communications condescendantes / paternalistes / arrogantes

I would have thought

the Penn Intellectual

Property Group, and its

faculty advisors, would

understand the basics

of intellectual property

law and know better

than to infringe and

dilute the famous

trademarks of fashion

brands, including the

LV Trademarks, for a

symposium on fashion

law.

“Faire peur” en exagérant la portée de vos droits dans votre correspondance

Unauthorised use of NERF N-STRIKE

RAMPAGE information and

images

Unauthorized use of information???

What happens in Vegas… Goes straight to Facebook!

Trois recettes parfaites pour un désastre

• S’objecter agressivement à un usage élogieux de bonne foi, non commercial

• Quand “on veut juste faire peur” en envoyant une lettre, sans intention de poursuivre

• Utiliser les technicalités du droit de la PI pour faire plutôt du “reputation management”

According to PageData, the folks at Coca-Cola seem to have accomplished something pretty amazing on Facebook – the Coca-Cola fan page is the 2nd most popular Page on all of Facebook with over 3.3 million fans, second only to Barack Obama.

Ne pas non plus surestimer le risque

Un argument en faveur des marques « inhéremment »

distinctives

6(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris :

a) le caractère distinctif inhérent des marques de

commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.

Alinéa 6(5) LMC

Marque KODAK en

liaison avec des caméras

Marque KODAK en

liaison avec des marchandises X

Marque OASIS en liaison

avec des jus

Marque OASIS en liaison

avec des marchandises X

Questions?