DOSSIER

Affaire Inès de la Fressange : commerelatifs aux marques patronymiquesnom°?

Le nom patronymique a une double natupersonnalité, qui permet de désigner ettitre, il est en principe inaliénable etpatronymique peut faire l’objet d’une exalinéa 2 a) du Code de la propriété intelleconstituée par un tel nom.Depuis l’arrêt Bordas (Cour de cassation,jurisprudence consacre la validité de princcommerciale du nom patronymique. Le dainsi être cédé à un tiers.Cependant, ces deux conceptions ducontradiction. Si une marque patronymiqupeut-il se détacher suffisamment de la pson titulaire n’a plus prise ?Les tribunaux ont été saisis régulièremenl’encontre de tiers exploitant leur nom patpar suite d’un contrat passé avec eux.équilibre entre les exigences opposées decontrat d’autre part.Dans l’arrêt Ducasse du 6 mai 2003, la Coêtre annulées les marques enregistrées pmotif que le célèbre chef avait donné sopatronymique dans la dénomination sociacette dernière à déposer ce patronyme à tPlus récemment, dans l’affaire Inès derécupérer le droit à l’usage commercial demarques portant sur ce dernier, qui continde la Fressange. La Cour d’appel de Pademande, relevant que l’utilisation à titre dalors que celle-ci ne concevait plus lestrompeuse pour le consommateur en rCependant, la décision a été censurée pasur le fondement du droit de la vente : srelatif à la garantie d’éviction, la Cour amarques concernées, la demanderessel’acquéreur contre tout trouble dans la jouiCertes, la Cour de cassation ne se pronpour cause de déceptivité. Mais celle-ci dde justice des Communautés européennes

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PROPRIETE INTELLECTUELLE - TE

nt concilier l’application des contratset les droits de la personne sur son

re. D’une part, il s’agit d’un attribut de lad’identifier une personne physique. A ce

imprescriptible. D’autre part, le nomploitation commerciale. L’article L. 711-1ctuelle autorise ainsi le dépôt de marque

chambre commerciale, 12 mars 1985), laipe des conventions portant sur l’utilisationroit à l’usage commercial d’un nom peut

nom patronymique peuvent entrer ene peut faire l’objet de conventions, le nomersonne pour devenir un signe sur lequel

t d’actions intentées par les personnes àronymique, notamment à titre de marque,Les juges ont essayé de ménager unrespect du nom d’une part, de respect du

ur de cassation a considéré que devaientar la société Alain Ducasse Diffusion au

n consentement à l’insertion de son nomle de la société, mais n’avait pas autoriséitre de marque.la Fressange, le mannequin cherchait àson nom en dénonçant la déceptivité des

uaient à être exploitées par la société Inèsris, le 15 décembre 2004, a accueilli sae marque du nom d’Inès de la Fressange,produits vendus par la société, s’avérait

aison de la notoriété de ce patronyme.r la Cour de cassation, le 31 janvier 2006,e fondant sur l’article 1628 du Code civilestimé qu’en agissant en déchéance des

manquait à son obligation de garantirssance des droits cédés.once pas sur la déchéance des marquesevrait difficilement être obtenue. La Coura rendu un arrêt sur ce point le 31°mars

N° 5 – Juin 2006

CHNOLOGIES DE L’INFORMATION

2006, et décidé que « quand bien même un consommateur moyen pourrait êtreinfluencé dans son acte d’achat d’un vêtement portant la marque [patronymique] enimaginant que [le titulaire de ce patronyme] a participé à la création de cevêtement », cette marque patronymique « ne peut être considérée comme étant àelle seule, de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance dela marchandise qu’elle désigne ».La CJCE réserve seulement le cas où il existerait une volonté de la part ducessionnaire de faire croire au consommateur que le titulaire du nom patronymiqueest toujours créateur des produits portant ladite marque ou qu’il participe à leurcréation. Dans ce cas, il s’agirait d’une manœuvre dolosive justifiant un refusd’enregistrement ou la déchéance d’une marque.Il est donc recommandé aux entreprises souhaitant utiliser un nom patronymique àtitre de marque de prévoir contractuellement, en accord avec le titulaire de ce nom,les conséquences des événements pouvant affecter ce dernier ou la marque :départ du titulaire du nom de l’entreprise, ou cession de la marque à un tiers,notamment.

ACTUALITE

Le propriétaire d’une marque première ne peut agir en contrefaçon àl’encontre du titulaire d’une marque seconde s’il a toléré l’usage de celle-ci enconnaissance de causeCour de cassation, chambre commerciale, 28 mars 2006, pourvoi n° 05-11.686

L’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le propriétaired’une marque ne peut agir en contrefaçon à l’encontre du titulaire d’une marqueenregistrée postérieurement s’il a toléré l’usage de cette dernière pendant cinq ans.L’action est néanmoins possible si le dépôt de la marque seconde a été effectué demauvaise foi.Dans une affaire opposant le titulaire de la marque « Pariscope » au propriétaire dela marque « Lyon Scope », la Cour de cassation énonce qu’ « il résulte de ce texteque la forclusion sanctionne, non pas l’absence d’action en contrefaçon par lepropriétaire de la marque première à la suite du dépôt de la marque seconde, maissa tolérance, en connaissance de cause, de l’usage de celle-ci ».Cet arrêt est l’occasion pour la Cour de rappeler que, pour que la forclusion puisses’appliquer, les juges du fond doivent préciser les circonstances dans lesquelles letitulaire de la marque première a pu avoir connaissance du dépôt de la marqueseconde par un tiers, et examiner si ce dernier a effectivement fait usage de cettemarque seconde.La Cour impose ainsi des limites étroites au jeu de la déchéance. Il est vrai quecelle-ci présente parfois un caractère inique, puisqu’elle conduit à sanctionner letitulaire d’une marque dont le succès fait qu’elle entre dans le langage commun. Deplus, elle pousse les titulaires de marques à intenter des procès... afin desauvegarder leurs droits.Reste que le titulaire d’une marque doit faire preuve de vigilance. Un signe identiqueou similaire à sa propre marque peut en effet faire l’objet d’une demanded’enregistrement, voire – en l’absence d’opposition – être enregistré à titre demarque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux qu’ilcommercialise. Le titulaire de la marque première doit alors s’interroger sur lameilleure stratégie à adopter, compte tenu de ses intérêts et de ses moyens :engager une action en contrefaçon, ou conclure un accord de coexistence avec letitulaire de la marque seconde, par exemple.

EN BREF

Publication de la Con-vention sur la cyber-criminalitéDécret n° 2006-580 du23°mai 2006, JO 24 mai2006, et décret n° 2006-597 du 23 mai 2006, JO27°mai 2006

Les deux décrets per-mettent la publication de laConvention de Budapestdu 23 novembre 2001 surla cybercriminalité, ainsique celle du protocoleadditionnel relatif à l’incri-mination d’actes de natureraciste et xénophobecommis par le biais desystèmes informatiques.La Convention impose auxEtats parties d’adopter desmesures de fond ou deprocédure pour lutter,notamment, contre lesatteintes à la confiden-tialité, l’intégrité et ladisponibilité des données,la falsification ou la fraudeinformatique, les atteintesà la propriété intellectuelle.Elle est désormais oppo-sable et invocable par lesjusticiables français.

La fraude en droit des marques consiste dans l’intention de priver autrui d’unsigne nécessaire à son activitéCour de cassation, chambre commerciale, 25 avril 2006, pourvoi n° 04-15.641

Un litige opposait la chanteuse Emma Shapplin à son producteur et à l’exploitant deses enregistrements, au sujet du dépôt par ces derniers de la marque « EmmaShapplin ». Après avoir rompu les contrats qui la liaient avec ceux-ci, l’artiste-interprète a agi en nullité des marques sur le fondement de la théorie générale de lafraude.La Cour de cassation, dans un arrêt de principe, énonce qu’ « un dépôt de marqueest entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signenécessaire à son activité ».En l’espèce, la Cour d’appel de Paris a jugé que l’artiste ne justifiait pas qu’ellefaisait usage du signe déposé et que le déposant en avait eu connaissance, etrelevait que la chanteuse ne s’était pas opposée au dépôt.La Cour de cassation casse l’arrêt : « Alors qu’elle constatait que le producteur avaitattribué son pseudonyme à l’artiste-interprète, de sorte que ce signe désignant, nonl’œuvre en cours de réalisation, mais cet artiste même, il en résultait que [leproducteur] avait connaissance, à la date du dépôt, de la nécessité pour [l’artiste]d’en disposer pour ses activités ultérieures, la cour d’appel, qui n’a pas tiré lesconséquences légales de ses constatations, a violé le texte et le principe susvisés ».Traditionnellement, on estime que la fraude nécessite la preuve de la mauvaise foidu déposant fraudeur, qui connaissait l’usage d’un signe identique ou similaire, et/oude son intention de nuire, en voulant tirer un avantage indu du dépôt ou en voulantinterdire l’utilisation du signe sur le marché ou tenter d’éliminer un concurrent.Dans cet arrêt, la Cour de cassation exige, en plus de la mauvaise foi, la preuve quele signe était nécessaire à l’activité du demandeur.

La compétence territoriale des juridictions françaises en matière decontrefaçon de marque sur internet ne devrait plus être systématiqueCour d’appel de Paris, 4ème chambre, section A, 26 avril 2006, SA Normalu c/ SARLAcet

Le titulaire de la marque française « Ceilings that s-t-r-e-c-h your imagination. Leplafond qui é-t-e-n-d votre imagination » a engagé une action en contrefaçon àl’encontre d’une société faisant usage de l’expression « Ceilings that s-t-r-e-c-h yourimagination » au Liban, sur un site internet accessible en France.Les juges de première instance n’ont pas retenu la responsabilité de la sociétélibanaise. Reprenant une solution établie selon laquelle « lorsqu’une infraction auxdroits de propriété industrielle a été commise par une diffusion sur le réseau internet,le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations litigieuses ont étémises à la disposition des utilisateurs éventuels du site », le tribunal s’est déclarécompétent pour connaître de l’affaire. Sur le fond, cependant, il a relevé que le site,bien qu’accessible en France, n’était pas rédigé en français, que les contactsaffichés sur le site étaient tous situés au Liban, et qu’il n’était pas établi que le siteproposait des produits à destination de la France. Prenant en considération lalangue du site et son objet pour caractériser le public visé, et donc pour apprécier s’ilavait pu y avoir des actes de contrefaçon sur le territoire français, les juges ontrefusé d’admettre l’atteinte à la marque française.La Cour d’appel infirme ce jugement. Préférant aller plus directement au but, elleestime qu’il convient de se placer au stade de la compétence des juges français, etnon plus à celui de l’examen de l’action au fond, pour décider s’il existe un lienconcret suffisant entre la cause à juger et l’ordre juridictionnel français. Elle déclare

EN BREF

Demandes d’enregistre-ment ou d’inscription etdéclaration relatives auxdessins et modèlesArrêté du 13 avril 2006, JO26 avril 2006

Le texte modifie l’arrêté du13 août 1992 relatif auxdessins et modèles.Il dresse la liste desformulaires homologuéspour procéder aux de-mandes d’enregistrementou d’inscription et auxdéclarations auprès del’INPI prévues par le Codede la propriété intellec-tuelle en matière de des-sins et modèles.

ainsi que « sauf à vouloir conférer systématiquement, dès lors que les faitsincriminés ont eu pour support technique le réseau internet, une compétenceterritoriale aux juridictions françaises, il convient de rechercher et de caractériser,dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre cesfaits et le dommage allégué ».Elle relève qu’en l’espèce le site était rédigé en langue anglaise et n’offrait auxconsommateurs français aucun produit à la vente. Elle considère, par conséquent,que « la seule reproduction partielle de la marque litigieuse ne saurait caractériser,de ce seul fait, un lien suffisant, substantiel ou significatif, avec le préjudice alléguéde nature à permettre au tribunal de grande instance de retenir sa compétenceterritoriale ».Le raisonnement avait déjà été soutenu par le Tribunal de grande instance de Paris,dans un jugement du 14 septembre 2004, qui avait admis la compétence du jugefrançais en relevant les liens du litige avec la France (site en langue française).

Condamnation d’actes de « typosquatting »Tribunal de grande instance de Paris, référé, 10 avril 2006, Rue du commerce

Le « typosquatting » consiste à réserver des noms de domaine proches d’un nomou d’une marque existante, à une ou deux lettres près, de manière à profiter deserreurs de frappe des internautes trop pressés qui, ayant recherché un site maiss’étant trompé dans l’orthographe de son nom, se trouvent orientés vers des sitesconcurrents de ce dernier. Ainsi, réserve-t-on « louisvuiton.com » pour débaucherdes clients potentiels qui veulent accéder au site de Louis Vuitton.La pratique a été condamnée par le Tribunal de grande instance de Paris, le 10 avril2006, dans une affaire où une société canadienne avait réservé comme nom dedomaine « rueducommerc.com » et « rueducommrece.com » afin d’orienter desmauvais tapeurs vers les sites de Mistergooddeal, eBay, MultePass, etc.Se fondant sur le caractère renommé de la marque « Rue du commerce » exploitéepar la plaignante, et donc sur l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle,le Tribunal a accueilli la demande de cette dernière sur le terrain de la responsabilitécivile, reconnaissant que le défendeur avait fait une utilisation frauduleuse de lamarque et avait causé à la plaignante un trouble manifestement illicite.Tirant les conséquences de cette constatation, les juges ont ordonné le transfert desnoms de domaine sous astreinte, et, admettant l’hypothèse de détournement d’unclient par jour sur une période d’au moins six mois, ils ont accordé une sommeprovisionnelle de 25 000 euros à titre de réparation.

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EN BREF

Dispense de déclarationauprès de la CNIL desfichiers constitués à desfins d’information ou decommunication externeDélibération de la CNILn°°2006-138, 9 mai 2006

Sont désormais dispen-sées de déclaration auprèsde la Commission natio-nale de l’informatique etdes libertés, sous cer-taines conditions, les listesd’adresses de contacts etcorrespondants constitu-ées par des organismespublics ou privés à des finsd’information ou de com-munication externe.Ces fichiers étaientjusqu’alors soumis àdéclaration simplifiée(norme 15).

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