L’actualité américaine des brevets

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juillet 2014

Une mise à jour sur l’admissibilité à la protection par brevet aux États-UnisLes trois derniers mois ont été une période intense pour ceux qui suivent le droit américain concernant l’admissibilité au brevet. Les récentes directives publiées par l’USPTO pourraient affecter les demandes de brevet avec des revendications de composition ou de méthode dans plusieurs sciences chimiques, matériaux et biologiques. Le 8 mai 2014, la décision du Circuit fédéral dans l’affaire In re Roslin Institute, No. 2013-1407, a également fourni des informations sur la façon dont les tribunaux américains pourraient examiner, suite à la jurisprudence récente de la Cour suprême américaine, l’admissibilité à la protection par brevet des revendications de composition. Lire la suite

La PTAB considère des revendications contestées non-brevetables car« évidentes » en se basant sur une combinaison de référencesDans la procédure après délivrance de la méthode d’affaireLiberty Mutual Ins. Co. v. Progressive Cas. Ins. Co., la Chambre de recours et d’interférences (« the Patent Trial and Appeal Board » ou PTAB) de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) a jugé toutes les revendications contestées du brevet U.S.N. 6,064,970 (« le brevet ’970 ») non-brevetables pour « évidence » ou manque d’activitéinventive en vertu de 35 U.S.C. § 103(a). CBM2012-00002, Papier 66 (23 janvier 2014). La PTAB a estimé que l’opposant avait bien prouvé, par prépondérance de preuve, les trois motifs d’invalidité sur base desquels la PTAB avait fondé la révision. Lire la suite

Les Brevets de DesignGaines Inconsistentes Causent Obstacles Pesants : Des dessins de mauvaise qualité mènent à des brevets de design invalidesEn savoir plus

Revue de la règleExceptions « naturelles » aux objets admissibles à la protection par brevet : Les nouvelles directives de l’Office des brevetsEn savoir plus

Procédures devant l'OEBUne perspective européenne sur les Directives de MyriadEn savoir plus

Au Circuit fédéral“Un” ne veut pas toujours dire “un”– le Circuit fédéral trouve « unepopulation » dans une revendication.En savoir plus

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juillet 2014

Une mise à jour sur l’admissibilité à la protection par brevet aux États-UnisElizabeth A. Doherty, Ph.D.

Les trois derniers mois ont été une période intense pour ceux qui suivent le droit américain concernant l’admissibilité au brevet. Les récentes directives publiées par l’USPTO pourraient affecter les demandes de brevet avec des revendications de composition ou de méthode dans plusieurs sciences chimiques, matériaux et biologiques. Le 8 mai 2014, la décision du Circuit fédéral dans l’affaire In re Roslin Institute, No. 2013-1407, a également fourni des informations sur la façon dont les tribunaux américains pourraient examiner, suite à la jurisprudence récente de la Cour suprême américaine, l’admissibilité à la protection par brevet des revendications de composition. Nous offrons une mise à jour des événements récents pour aider les praticiens à garder un œil sur ce domaine de la loi où plusieurs questions restent ouvertes. Vous trouverez également un article plus détaillé sur les directives de l’USPTO dans cette édition du Feu Vert.

Comme les lecteurs du Feu Vert s’en rappelleront peut-être, en 2012 et 2013 la Cour suprême a rendudeux décisions clés au sujet de la brevetabilité. Dans l’affaire Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 132 S. Ct. 1289 (2012), la Cour avait jugé que la corrélation entre la concentration d’un biomarqueur dans un patient et l’efficacité d’un traitement médicamenteux était une loi de la nature. La Cour avait conclu que, bien que l’application d’une telle loi de la nature puisse être brevetable, la revendication en cause portait, dans les faits, sur la corrélation elle-même et n’était pas admissible à une protection par brevet. Id. Dans l’affaire Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 133 S. Ct. 2107 (2013), la Cour s’est penchée sur la brevetabilité d’une revendication de composition portant sur des segments d’ADN génomique isolé et d’ADNc. La Cour a considéré que les revendications portant sur l’ADN génomique isolé n’étaient pas susceptibles de protection par brevet parce que les séquences revendiquées étaient les même que les séquences de gènes qui existent dans la nature. Id. Mais la Cour a jugé les revendications portant sur l’ADNc brevetables parce que les séquences d’ADNc revendiquées différaient des séquences de gènes existant dans la nature, en raison de l’élimination des introns. Id.

Le 4 mars 2014, l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) publié de nouvelles directives pour l’examen de l’admissibilité à la protection par brevet de revendications de produits et de procédés à la lumière des affaires Mayo et Myriad. Le document intitulé « Guidance for Determining Subject Matter Eligibility of Claims Reciting or Involving Laws of Nature, Natural Phenomena, & Natural Products» (Directives pour déterminer l’admissibilité à la protection par brevet de revendications énonçant ou impliquant des lois de la nature, des phénomènes naturels, et des produits naturels; « les Directives »)est disponible sur : http://www.uspto.gov/patents/law/exam/myriad-mayo_guidance.pdf. Les Directives de mars 2014 serviront pour déterminer l’objet susceptible de protection par brevet dans toutes les revendications énonçant ou impliquant des lois de la nature, des phénomènes naturels, et/ou des produits naturels, auxquels les Directives donnent le nom collectif d’ « exceptions judiciaires » à la brevetabilité. Directives à. 1-2. L’USPTO fait également remarquer que les directives antérieuresconcernant les revendications énonçant des idées abstraites ne sont pas modifiées par les Directives du 4 mars. Id. à 1.

En particulier, alors que la décision dans l’affaire Myriad concernait certains segments de DNA isolés,

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l’USPTO fait remarquer que ses Directives s’appliquent à des revendications qui énoncent ou comprennent une variété de produits naturels. Directives pt. 3. Des exemples peuvent inclure « desproduits chimiques dérivés de sources naturelles (e.g., des antibiotiques, des graisses, des huiles, des dérivés de pétrole, des résines, des toxines, etc.) ; des produits alimentaires (e.g., des fruits, des céréales, des viandes, des légumes) ; des métaux et composés métalliques qui existent dans la nature; des minéraux ; des matériaux naturels (e.g., des roches, des sables, des sols); des acides nucléiques ; des organismes (e.g., des bactéries, des plantes et des animaux multicellulaires) ; des protéines et peptides; et d’autres substances trouvées dans ou dérivées de la nature ». Id.

Selon les Directives, si une revendication inclut, ou pourrait inclure une des « exceptions judiciaires » à labrevetabilité, telle qu’une loi de la nature, un phénomène naturel ou un produit naturel, la revendication est admissible à la protection par brevet si « la revendication dans son ensemble est ‘significativement différente’ de la / des exception(s) judiciaire(s) ». Id. Les Directives fournissent un cadre d’analyse multifactoriel destiné à aider les examinateurs à évaluer si la revendication énonce quelque chose de« significativement différent » des exceptions judiciaires. Id. à 3-5. Si la revendication porte sur un produit ou une composition, les facteurs déterminent s’il existe entre le produit revendiqué et un produit naturel des différences structurelles suffisantes pour rendre le produit revendiqué « sensiblement différent » du produit naturel. Dans le cas de revendications de méthode, les facteurs ont par exemple pour but de déterminer si des étapes ou des éléments d’une revendication imposent des limites sur la portée de la revendication, fournissent des instructions spécifiques sur la manière d’appliquer ou d’utiliser la / les exception(s) judiciaire(s), ou s’ils ajoutent des caractéristiques qui sont plus que les caractéristiques conventionnelles, bien comprises ou de routine dans le champ d’étude concerné. Id. Les Directives font ensuite remarquer que « si la totalité des facteurs pertinents pèse pour l’admissibilité,

la revendication est considérée comme susceptible de protection par brevet », mais « [s]i la totalité des facteurs en pertinents pèse contre l’admissibilité, alors la revendication devrait être rejetée ». Id. à 4.

Les Directives fournissent quelques exemples pour illustrer l’analyse; un de ceux-ci inclut une revendication hypothétique portant sur un « acide amazonien purifié », un élément chimique isolé des feuilles d’un arbre se trouvant dans la forêt tropicale d’Amazonie et connu pour avoir des effets thérapeutiques pour traiter le cancer du sein. Directives à 7, exemple B, revendication 1. Cetterevendication est jugée non-admissible à la protection par brevet parce que l’acide amazonien est structurellement identique à l’acide amazonien trouvé dans les feuilles et que la revendication n’offre pas d’autre caractéristique distincte. Id. Par contre, une revendication hypothétique portant sur un « acide amazonien 5-méthyl purifié », un dérivé créé en laboratoire avec des fonctions thérapeutiques additionnelles, est considéré comme susceptible de protection par brevet parce que le composé revendiqué est « de structure sensiblement différente » de ce qui existe dans la nature. Id. à 7-8, exemple B, revendication 2.

Si la revendication sur l’acide amazonien purifié est considérée comme non-admissible à la protection par brevet, qu’en est-il des méthodes d’utilisation de ce composé ? L’USPTO considère qu’une revendication hypothétique portant sur « une méthode de traitement du cancer du colon qui comprendrait : l’administration d’une dose journalière d’acide amazonien purifié à un patient souffrant d’un cancer du colon, pendant une période de 10 à 20 jours, [à une dose journalière de] environ 0,75 à 1,25 cuillères à thé d’acide amazonien purifié », serait admissible parce que la revendication dans son ensemble énonce quelque chose de « significativement différent » du produit naturel en ajoutant des limitations spécifiques telles que celles concernant le type de patient (cancer du colon, pas cancer du sein), le schéma d’administration, la durée du traitement et la posologie. Id. à 7-9, exemple B, revendication 3. Mais les Directives ne reconnaîtraient pas une méthode plus simple portant sur l’acide amazonien pour le cancer du colon qui omettrait le schéma de traitement et/ou la posologie. En effet, les exemples de revendications des Directives dans leur ensemble sont plutôt de portée ou relativementlarge ou relativement étroite, ce qui rend incertaine la façon dont l’USPTO évaluera les revendications avec une portée entre ces deux extrêmes.

Deux semaines après la publication des Directives, le 19 mars 2014, l’USPTO publiait des diapositives utilisées dans le programme de formation de ses examinateurs sur l’admissibilité à la protection par brevet, intitulé Evaluating Subject Matter Eligibility under 35 USC § 101: March 2014 Update (Evaluer

l’admissibilité à la protection par brevet en vertu de 35 USC § 101: Mise à jour de mars 2014). Les diapositives sont disponibles à l’adresse : //www.uspto.gov/patents/law/exam/myriad-mayo_slides_20140319.pdf. Les praticiens devraient examiner les diapositives aussi bien que lesDirectives car les diapositives donnent aux examinateurs plus d’instructions que ce qu’on peut trouver dans les Directives, et des exemples supplémentaires de revendications. Le 16 avril 2014, l’USPTO adonné une représentation publique incluant une autre présentation de diapositives destinée notamment à clarifier le sens de certains exemples de revendications des Directives. Cette présentation peut-êtretéléchargée sur: http://www.uspto.gov/patents/announce/myriad-mayo_bcp_20140416.pdf.

Ensuite, le 9 mai 2014, l’USPTO a tenu un forum public lors duquel plusieurs organisations et praticiens individuels ont donné leur vision des Directives de l’USPTO. Vous pouvez télécharger ces présentations à l’adresse: http://www.uspto.gov/patents/announce/myriad-mayo.jsp. L’USPTO à accepte les commentaires du public au sujet des Directives. Pour le moment, on ne sait pas avec certitude si ou dans quelle mesure les commentaires du public pourront influencer l’USPTO et lui faire changer certainsaspect des Directives.

Il est important de noter que les Directives de l’USPTO reflètent l’analyse par l’USPTO des casprécédemment traités par la Cour suprême, et l’avis de l’USPTO dans les Directives n’est pas contraignant pour les tribunaux américains. Il reste à voir si les tribunaux accepteront la position de l’USPTO. On ne pourra voir clairement si les tribunaux américains sont d’accord avec l’interprétation de l’USPTO de l’affaireMayo et Myriad que quand ils auront entendus quelques cas d’admissibilité à la protection par brevets provenant d’appels après un rejet par l’USPTO. Cela pourrait prendre plusieurs années. Entretemps néanmoins, les demandeurs de brevets dans les industries chimiques et biopharmaceutiques devront faire avec la nouvelle stratégie d’examen de l’USPTO. Les demandeurs devraient donc envisager d’adapter la rédaction de leurs revendications et leur stratégie de divulgation pour que les nouvelles demandes de brevet américaines répondent aux exigences d’admissibilité à la protection par brevet soulignées dans les nouvelles Directives de l’USPTO. De plus, les demandeursdevraient peut-être également revoir certaines revendications dans des demandes américaines en cours et prendre les mesures adéquates pour modifier des revendications si nécessaire.

Même s’il faudra encore du temps avant que les tribunaux ne pèsent vraiment dans le débat sur l’admissibilité des brevets, le 8 mai 2014, un jour avant l’un des forums public de l’USPTO sur lesDirectives, le Circuit fédéral a rendu une décision concernant l'admissibilité au brevet des revendications de l'Institut Roslin qui portaient sur certains mammifères clonés. In re Roslin Institute, No. 2013-1407 (Fed. Cir. 8 mai 2014). L’Institut Roslin est le créateur de la brebis Dolly : le premier mammifèrecloné à partir d’une cellule somatique adulte. Id., slip op. à 2. Les revendications de Roslin énonçaient, entre autre, un « clone né vivant d’un donneur mammifère non-embryonnaire préexistant, dans lequel le mammifère est choisi parmi les bovins, les moutons, les porcs, et les chèvres ». Id. à 3. Le tribunal a jugé que les clones revendiqués étaient « d’exactes copies génétiques d’un objet non susceptible de protection par brevet » et « [d]onc … non susceptibles de protection par brevet. » Id. à 8. Le tribunal a de plus fait remarquer que si Roslin arguait qu’il y avait des facteurs environnementaux conduisant à des différences phénotypiques entre ses clones et leurs mammifères donateurs et qu’il y avait également des différences dans l’ADN mitochondrial des mammifères clonés, ces différences n’étaient pas exprimées dans les revendications. Id. à 9-10. Selon le tribunal, « les revendications [de Roslin] ne décrivent pas des clones qui ont des caractéristiques nettement différentes des animaux donneurs dont ils sont les copies ». Id. à 11. Compte tenu de cette décision, ainsi que des Directives de l’USPTO, les déposants devraient, lors de la rédaction de revendications de composition, penser à veiller à ce que leurs spécifications comprennent des bases sur lesquelles ajouter des limitations aux revendications qui illustreront les différences structurelles entre l’objet revendiqué et tout produit naturel dont l’objet revendiqué est dérivé.

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juillet 2014

La PTAB considère des revendications contestées non-brevetables car « évidentes » en se basant sur une combinaison de référencesTheresa M. Weisenberger

Dans la procédure après délivrance de la méthode d’affaire Liberty Mutual Ins. Co. v. Progressive Cas. Ins. Co., la Chambre de recours et d’interférences (« the Patent Trial and Appeal Board » ou PTAB) de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) a jugé toutes les revendications contestées du brevet U.S.N. 6,064,970 (« le brevet ’970 ») non-brevetables pour « évidence » ou manque d’activité inventive en vertu de 35 U.S.C. § 103(a). CBM2012-00002, Papier 66 (23 janvier 2014). La PTAB a estimé que l’opposant avait bien prouvé, par prépondérance de preuve, les trois motifs d’invalidité sur base desquels la PTAB avait fondé la révision. Comme il s’agit de la première décision dans laquelle la PTAB juge des revendications invalides sur base d’une combinaison de références, l’analyse de la PTAB dans sa décision écrite finale pourrait avoir un impact sur les contestations pour évidence dans d’autresprocédures à l’USPTO. Quoi qu’il en soit, il s’agit seulement de la décision d’un jury de juges, l’impact que cette décision aura sur d’autres jurys reste encore à déterminer.

La revendication 4 du brevet contesté, qui illustre les autres revendications contestées, couvre « uneméthode pour assurer le conducteur d’un véhicule pour une période choisie en se basant sur des caractéristiques du conducteur pendant cette période ». Les méthodes revendiquées comprennent deux composants principaux. D’abord, une prime d’assurance de base est calculée sur base d’une collecteinitiale d’informations associées à un conducteur et se rapportant aux caractéristiques d’un véhicule ou à des caractéristiques de conduite.

Se basant premièrement sur la divulgation du brevet ’970 lui-même, la PTAB a trouvé que le « niveau de connaissance d’une personne du métier est élevé ». Les revendications contestées demandent des connaissances actuarielles, qui sont à la base du calcul des risques pour évaluer les primesd’assurances, ainsi qu’un certain niveau d’expertise en télématiques. La PTAB a trouvé que la section-contexte du brevet ’970 reflétait le niveau des connaissances d’une personne du métier. D’abord, le niveau de connaissances de l’homme du métier inclut une compréhension poussée de l’utilisation des principes des catégories actuaires pour déterminer les coûts de l’assurance d’un véhicule. Ensuite, la section-contexte divulguait que les systèmes de pistage de véhicule étaient connus des personnes du métier et que ces systèmes pouvaient être modifiés pour obtenir le type désiré d’informations pertinentes pour déterminer le coût d’une assurance. La divulgation du brevet ’970 a été corroborée par des preuves que des compagnies développaient déjà au temps de l’invention contestée des systèmes de télématiqueembarquée qui contrôlaient exactement le type de données pertinentes pour ajuster les primes d’assurances. Donc, la PTAB a conclu que le niveau de connaissance d’une personne du métier incluait « la connaissance de la façon de déterminer des primes d’assurance en utilisant des données provenant de véhicules suivis ». De plus, la PTAB a estimé qu’une personne du métier connaîtrait « les principes basiques, les standards et les pratiques liés à l’estimation de primes d’assurances », étant donné que ces connaissances étaient également divulguées telles quelles dans la partie-contexte du brevet ’970.

Le fait que le niveau de connaissances ordinaire d’une personne du métier soit présenté comme couvrant deux champs d’étude séparés – l’estimation du prix d’assurances et la télématique – a renforcé les arguments d’évidence de l’opposant. Par exemple, la PTAB a convenu qu’une personne du métier

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aurait trouvé évident de combiner une référence portant sur l’estimation du prix d’une assurance (FloridaGuide), avec une référence discutant sur de l’équipement télématique du véhicule (Kosaka), même si cette dernière ne faisait référence qu’en passant aux assurances. De plus, la PTAB a réitéré dans sa décision écrite finale que les références à l’art antérieur « doivent être considérées en même temps que les connaissances des personnes versées dans l’art concerné ». Bien que le propriétaire du brevet ait interprété les références à l’art antérieur d’une façon bien plus limitée que l’opposant, la PTAB a expliqué que « il faut prendre en considération non seulement les enseignements spécifiques des références maisaussi les conclusions qu’en tirerait probablement une personne du métier ». CBM2012-00002, Papier 66 à 19–20. En d’autres termes, une analyse d’évidence n’exige pas d’enseignement précis puisque les déductions et l’activité inventive qu’aurait une personne du métier seront également prise en compte dans l’analyse. Voir id. à 20.

La PTAB a pris ces conclusions et activité inventive en considération quand elle a évalué comment une personne du métier comprendrait la référence Black Magic, qui concernait l’utilisation de la « boîte noire » de véhicules. L’opposant comptait que Black Magic divulgue « une heure et un lieu d’opération du véhicule ainsi qu’un journal de bord correspondant de la vitesse du véhicule pour chaque heure et lieu », comme il était dit dans les revendications. Le propriétaire du brevet a argumenté que la phrase « time and distance travelled » (l’heure/le temps et la distance voyagé(s)) parlait seulement de l’enregistrement de la distance et de la durée d’un voyage, pas de l’heure de la journée à laquelle les données sont enregistrées. La PTAB a rejeté l’argument du propriétaire comme étant trop littéraire, se concentrant sur « la question de savoir s’il devait y avoir une virgule entre les mots ‘temps/heure’ et ‘et.’Une enquête en bonne et due forme demande de considérer Black Magic dans son ensemble, du point de vue d’une personne du métier ». CBM2012-00002, Papier 66 à 42. Point de vue qui inclut la connaissance des « fonctionnalités basiques des boîtes noires et de la technologie satellitaire GPS », ce qui comprend les données en corrélation telles que la vitesse absolue et la location. Id. à 43. La PTAB a estimé qu’une telle fonctionnalité était cohérente avec l’objectif des boîtes noires. Id. Donc, la PTAB a trouvé l’interprétation de Black Magic par le propriétaire du brevet trop réductrice.

La décision de la PTAB donne des informations aux futures parties à des procédures après délivrance abordant la question de l’évidence. D’abord, lier le niveau de connaissance dans le métier au contexte du brevet contesté renforcera la position de l’opposant, surtout pour les brevets avec un contexte plusdétaillé. Deuxièmement, des arguments qui pourraient bien convaincre la PTAB que l’art antérieur ne divulgue pas un élément revendiqué dans un argument d’anticipation pourraient ne pas aussi bien fonctionner quand il s’agira des motifs d’évidence. Compter sur les divulgations explicites des référencessans le contexte des connaissances générales des personnes du métier ne suffit pas. Et enfin, les requérants de contestations de validité après délivrance devraient penser à contester les revendications sur base d’évidence même quand le motif repose sur une seule référence vu que les conclusions etl’activité inventive d’une personne du métier peuvent compléter des divulgations moins détaillées.

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juillet 2014

Les Brevets de DesignGaines Inconsistentes Causent Obstacles Pesants : Des dessins de mauvaise qualité mènent à des brevets de design invalidesElizabeth D. Ferrill

Bienvenue dans le premier article de Feu Vert sur les brevets de design ou les droits des dessins et modèles industriels. Dans cette nouvelle addition au bulletin d’information, nous espérons mettre en évidence certaines décisions récentes concernant les brevets de design, et donner des conseils pratiques aussi bien pour les personnes impliquées dans le développement de designs industrielsinnovant que pour celles qui cherchent à les protéger avec les droits de la propriété intellectuelle.

Vous aurez deviné que cet article parle de gaines. Et nous y viendrons. Mais tout d’abord, il faut revenirun peu en arrière. Une des choses les plus difficiles à apprécier pour un client est l’importance capitale de dessins de qualité pour une demande de brevet de design aux États-Unis. L’utilisation des dessins qui n’ont pas été spécialement créés pour se conformer aux exigences des dépôts de brevet de design des États-Unis, mais par exemple en vue d’être déposé dans un autre bureau de la propriété intellectuelle, mène souvent à une non-conformité aux pratiques en vigueur aux États-Unis.

Les États-Unis ont un système d’examen pour les dessins et modèles; contrairement au systèmed’enregistrement dans beaucoup d’autres parties du monde. Un examinateur de brevets de design de l’USPTO concentre principalement son attention sur les dessins, qui sont donc la cause de bien des rejets.

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Brevet U.S. 141,993Delivré le 7 août 1945

Le manuel de traitement des brevets de l’USPTO explique qu’ « on ne peut trop insister sur la nécessité

de bons dessins dans une demande de brevet de design/dessin ou modèle »1. Des dessins bien exécutés montreront le design clairement et complètement et donc comme l’USPTO le mentionne « rien

dans le design dont la protection est demandée n’est laissé au hasard »2.

Par conséquent, les États-Unis ont des exigences strictes pour les dessins de brevet de design. Les dessins doivent être clairs avec des parties ombrées pour montrer tout contour tridimensionnel du design. Même si les photographies sont permises, la réglementation sur les brevets exprime une préférence pour les dessins au trait. En pratique, les examinateurs exigent souvent que lesphotographies soient redessinées, des dessins au trait, à cause des capacités limitées de l’USPTO à reproduire en haute qualité les photographies dans les brevets finaux. De plus, l’USPTO encourage les demandeurs à déposer autant de vues de dessins que nécessaire pour montrer « suffisamment » ledesign. Un design qui par exemple revendiquerait beaucoup d’éléments concaves sur différents côtés pourrait nécessiter des vues additionnelles pour divulguer adéquatement la forme de ces éléments – en d’autres mots, plus il y a de dessins de haute qualité mieux c’est.

Dans certains cas, le temps passé par le demandeur à corriger des dessins de mauvaise qualité prolongera d’autant le temps de traitement de la demande, rendant beaucoup plus coûteuxl’enregistrement du brevet. Dans le pire scénario, des dessins insuffisants peuvent couler entièrement la demande pour non respect des exigences du 35 U.S.C. §112. Cela peut se produire quand l’examinateur demande des corrections aux dessins qui ne sont pas possibles sans ajout d’éléments nouveaux – c’est-à-dire de détails non présents dans les dessins originaux. Dans ce cas, le demandeur aura besoin de déposer une nouvelle demande, perdant la date de dépôt d’origine.

Ce qui nous ramène à l’affaire des gaines incohérentes, au sujet desquelles une décision a récemment

été prise à New York — Times Three Clothier, LLC. V. Spanx, Inc.3 Le plaignant, Times Three Clothier, dont les produits portent le nom Yummie Tummie, avait porté plainte contre le défendant Spanx, créateur d’une ligne de sous-vêtements de maintien adorée des célébrités. Times Three a allégué la contrefaçon de trois de ses brevets de design portant sur des « vêtements » - essentiellement des gaines contemporaines. Spanx a répliqué que les brevets de design étaient invalides car indéfinis (manquant de clarté). Pour deux des brevets de design, la cour a donné raison à Spanx et a invalidé les brevets. Comme montré ci-dessous, la cour a estimé que le brevet de design U.S.N. 666,384 souffrait d’« incohérence fatale » :

Vous ne voyez pas? Il est important de savoir que les lignes « solides » font partie du brevet revendiqué alors que les lignes en pointillés (ou à tirets) pas. En gardant cela à l’esprit, regardez de plus près la ligne du buste de la vue du côté gauche comparée à la vue de dos :

vue de face vue du côté droit vue de dos vue du côté gauche

Dans la vue de gauche, le dessin s’arrête sous l’aisselleDans la vue de dos, le dessin remonte jusqu’au milieu du dos

La partie revendiquée de la vue de dos remonte plus haut dans le dos de la personne que la partie revendiquée dans la vue de côté. Bref, le dessin est incohérent. La cour a déterminé qu’elle ne pouvait résoudre le problème en faveur du propriétaire du brevet parce que faire cela « modifierait

matériellement l’objet couvert par les droits d’exclusivité du brevet »4. Les mains liées, le tribunal a déclaré le brevet ’384 « d’une ambigüité insoluble » et donc invalide5.

Ce cas est inhabituel – mais uniquement parce que ce brevet provenait de l’USPTO permettant à un tribunal de rendre cette décision. Une étude récente a montré que sur les rejets de demande de brevets de design en instance, 91,53% des demandes rejetées par l’USPTO l’étaient parce que les dessins

manquaient de clarté ou de précision6. Cela suggère fortement que l’USPTO débusque la plupart de ces problèmes de dessin avant que le brevet de design ne soit délivré.

Le meilleur conseil pour les déposants est de suivre les suggestions de l’USPTO et d’engager un

dessinateur professionnel spécialisé dans la préparation de dessins pour des brevets de design7. Donnez à ce dessinateur des photographies de haute qualité d’un produit incarnant le design ou des fichiers en format CAO du produit. Si possible, envoyez au dessinateur un échantillon du produit. Vos frais de dessins seront plus élevés mais vous économiserez de l’argent à long terme en réduisant, ou même en éliminant, la plupart des allers et retours avec l’USPTO sur la route vers l’obtention de votre brevet de design.

Si vous déposez d’abord dans un autre pays, et particulièrement si ce dernier a seulement un systèmed’enregistrement, il pourra vous sembler superflu de dépenser plus d’argent pour obtenir des dessins de haute qualité. Mais si vous pensez que vous pourriez déposer aux États-Unis et que vous pourriez vouloir revendiquer la priorité du dépôt antérieur, alors il sera raisonnable d’engager un dessinateurprofessionnel. Avec une bonne planification, vous pourriez être en mesure de réutiliser le même jeu de dessins, avec seulement quelques modifications mineures, à travers le monde.

Notez bien aussi qu’alors que l’USPTO recommande d’avoir autant d’illustrations que nécessaire, beaucoup d’autres parties du monde ont le point de vue contraire. Par exemple, l’Union européenne limite le nombre de dessins par mode de réalisation à seulement sept illustrations. Et la Corée du sud limite le nombre de vues de perspective pouvant être inclues dans une seule demande. Dans certaines circonstances, cela peut rendre difficile le dépôt aux États-Unis d’une demande qui a d’abord été déposée ailleurs. Vous devriez consulter un conseiller avisé pour vous aider à explorer ces questions.

1 MPEP ¶ 15.48.

2 Id.

3 No. 13-cv-02157 (SDNY 29 avril 2014).

4 Slip op. à 22 (citations internes omises).

5 Le tribunal de district rendrait probablement le même jugement après le récent arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., No. 13-369 (2 juin 2014). Dans cette affaire, la Cour suprême a écarté le test « insolublement ambigu » en faveur d’un test demandant si, à la lumière de la description et du

dossier de la demande, la revendication « manquait d’informer, avec un degré de certitude raisonnable, les personnes versées dans l’art au sujet de la portée de l’invention » .

6 Jason J. Du Mont and Mark D. Janis, Virtual Designs, 17 Stan.Tech.L.Rev. 50 (2014).

7 USPTO, A Guide to Filing A Design Patent Application.

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juillet 2014

Revue de la règleExceptions « naturelles » aux objets admissibles à la protection par brevet : Lesnouvelles directives de l’Office des brevetsElliot C. Cook

La loi concernant les exceptions aux objets brevetables en vertu du 35 U.S.C. § 101 évolue, les directives applicables par les examinateurs aussi. En conséquence, se basant sur les récentes décisionsprises par la Cour suprême au sujet des exceptions judiciaires à la brevetabilité pour les lois de la nature, les principes naturels, les produits naturels et les phénomènes naturels, l’USPTO a publié le 4 mars 2014 des Directives pour déterminer l’admissibilité à la protection par brevet d’objets citant ou incluant des lois de la nature, des phénomènes naturels ou des produits naturels (« les Directives ») [cliquez ici]. Les Directives auront un impact sur le travail des examinateurs comme sur celui des praticiens.

Les Directives expliquent les décision de la Cour suprême dans l’affaire Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 133 S. Ct. 2107 (2013), et Mayo Collaborative Services v. Prometheus Labs., Inc., 132 S. Ct. 1289 (2012). Si les Directives s’appliquent à tous types de revendications (c’est-à-dire revendications de machine, de composition, d’article manufacturé et de procédé), elles s’appliquent uniquement aux revendications citant ou impliquant des lois de la nature, des phénomènes ou produits naturels, que les Directives reconnaissent comme étant des « exceptionsjudiciaires » à la brevetabilité. (Les Directives à 1-2.) Les Directives ne s’appliquent, par exemple, pas à l’exception à la brevetabilité pour cause d’« idée abstraite ». (Id. à 1.) Les Directives remplacent le mémorandum précédent (13 juin 2013) de l’Office des brevets intitulé Décision(s) de la Cour suprême dans l’affaire Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.

Les Directives comportent quatre parties. La partie I se concentre sur le processus général pour déterminer l’admissibilité à la protection par brevet d’inventions revendiquant ou comprenant des lois naturelles, phénomènes naturels et produits naturels. Pour illustrer le procédé, un graphique est fourni, qui représente un processus servant à déterminer si une invention : (1) porte sur une des quatre catégories légales brevetables (c’est-à-dire un procédé, une machine, un produit manufacturé ou une composition de matériaux) ; (2) revendique ou inclut une exception judiciaire à ces catégories d’objet(c’est-à-dire une idée abstraite, une loi de la nature, un principe naturel, un phénomène naturel ou un produit naturel) ; et (3) expose, dans son entièreté, quelque chose de « significativement différent » de ces exceptions judiciaires. Le graphique est reproduit (et traduit) ci-dessous :

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(1) La revendication porte-t-elle sur une des quatre catégories établies, c.à.d. un procédé, une machine, un produit manufacturé ou une composition de matériaux ? OUI /NON(2) La revendication expose ou inclut-elle des exceptions judiciaires? Les exceptionsjudiciaires incluent : les idées abstraites, les lois et principes de la nature, les phénomènes naturels et les produits naturels.NON / PEUT-ETRE (ou OUI)* Si la revendication cite ou inclut une idée abstraite (qu’elle soit seule ou combinée avec d’autres exceptions judiciaires), utilisez MPEP 2106(II) pour analyser l’admissibilité de larevendication.(3) La revendication dans son ensemble expose-t-elle quelque chose de « significativement différent» des exceptions judiciaires? OUI /NONOUI : LA REVENDICATION SE QUALIFIE COMME OBJET ADMISSIBLENON : REJET DE LA REVENDICATION EN VERTU DE 35 U.S.C 101 CAR PORTANT SUR UN OBJET NON ADMISSIBLE

La partie II des Directives porte essentiellement sur la façon dont les examinateurs devraient juger si une invention est « significativement différente » des exceptions à l’admissibilité au brevet, c’est-à-dire latroisième étape dans le processus général de la partie I. Selon les Directives, une « différence significative » entre une invention revendiquée et une exception judiciaire à l’admissibilité au brevet(c’est-à-dire, un produit naturel, une loi de la nature ou un phénomène naturel) peut être montrée là où une revendication inclut des éléments en plus de l’exception judiciaire qui mettent en pratique » l’exception judiciaire d’une manière significative, ou quand la revendication inclut des caractéristiques ou activités démontrant que l’objet revendiqué est sensiblement différent de ce qui existe dans la nature. (Directives à 3-4.) Les Directives donnent de plus une liste de facteurs que les examinateurs devraient prendre en considération lors d’une mise en balance afin de déterminer si la revendication offre une « différence significative » par rapport à l’exception jurisprudentielle à l’admissibilité au brevet. (Directives à 4-5)

La partie III des Directives donne plusieurs exemples de revendications pour illustrer la façon dont le procédé et l’analyse des parties I et II devraient être appliqués. Dans un premier exemple, une revendication portant sur un « plasmide générant une énergie stable, offrant une voie de dégradation deshydrocarbures » est jugée non admissible pour une protection par brevet en se basant sur les facteurs mentionnés plus haut, mais une revendication portant sur « une bactérie du genre Pseudomonas contenant au moins deux plasmides générant une énergie stable, chacun desdits plasmides offrant une voie de dégradation des hydrocarbures » est brevetable sur base des parties I et II des Directives. (Directives à 5-6.) Un autre exemple portant sur un « feu d’artifice fontaine » est jugé être admissible à la protection par brevet au titre du schéma identifié dans les parties I et II des Directives. (Directives à 9-10.) De nombreux autres exemples sont fournis et analysés.

Et finalement, la Partie IV des Directives donne un « formulaire paragraphe» destiné à être utilisé par les examinateurs quand ils rejettent une revendication exposant ou comprenant une loi, un principe, un phénomène ou un produit naturels. Le formulaire paragraphe stipule: « [L]’invention revendiquée ne porte pas sur un objet susceptible de protection par brevet. Sur base d’une analyse relative à la revendication dans son ensemble, la/les revendication(s) [1] n’expose(nt) pas quelque chose de significativement différent d’une exception judiciaire » . (Directives à 18.)

Les Directives, ayant pris effet dès leur publication par l’Office des brevets le 4 mars 2014, ont commencé, et vont continuer, à affecter l’examen des inventions portant sur les lois, principes, phénomènes et produits naturels. Les praticiens dans de nombreux domaines, incluant la chimie, les sciences matérielles, pharmaceutiques, et les inventions biologiques en particulier, devraient accorder une attention spéciale aux Directives quand ils formuleront de nouvelles revendications ou prépareront des modifications de revendications. S’il est important de remarquer les changements et clarifications apportées par les Directives, ce que les directives laissent inchangé est également important. En particulier, les Directives disent clairement qu’« [i]l n’y a pas de changement dans l’examen de revendications exposant une idée abstraite, dont la brevetabilité devra continuer à être analysée en utilisant les Directives existant dans MPEP §2106(II). » [cliquez ici]. Les Directives fournissent donc des informations supplémentaires pour les examinateurs et les praticiens concernant tous les types de revendications exposant ou incluant des lois, principes, phénomènes et produits naturels, mais elles laissent intacts les pratiques d’examen pour les autres domaines conformément à 35 U.S.C. § 101 ainsi que les autres critères de brevetabilité. Pour plus d’informations sur les Directives et la façon dont l’USPTO entend qu’on les applique, il a sorti une présentation datée du 19 mars 2014 qui est disponible sur son site. [cliquez ici].

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juillet 2014

Procédures devant l'OEBUne perspective européenne sur les Directives de MyriadMartin D. Hyden and Clara N. Jiménez

L’approche de l’Office européen des brevets (OEB) et de l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) pour déterminer la présence d’un objet brevetable dans une revendication diffèrent depuis des années, en raison de différences dans la législation et de son interprétation par les tribunaux. Néanmoins, cette différence est récemment devenue plus marquée au vu des récentes directives publiées par le « Patent Examining Corps » (groupe d’examinateurs de brevets) afin de déterminer la brevetabilité de revendications portant sur des produits de la nature et des lois de la nature, suite à de récentes décisions de la Cour suprême américaine dont celles dans l’affaire Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 133 S. Ct. 2107, (2013), et Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 132 S. Ct. 1289 (2012).

L’article 52 de la Convention sur le brevet européen (CBE) précise que les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à certaines conditions, mais indique aussi que ne sont pas considérées comme des inventions, notamment : les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ; les créations esthétiques ; les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur ; et les présentations d’informations. En vertu desdécisions des chambres d’appel de l’OEB, pour être brevetable, l’objet revendiqué doit avoir un « caractère technique » ou, pour être plus précis, comprendre un « enseignement technique » c’est-à-dire une instruction adressée à une personne du métier expliquant comment résoudre un problème technique particulier en utilisant des moyens techniques particuliers. L’article 53 CBE précise que la suite sera également exclu: les exploitations qui seraient contraires à la moralité et à l’ordre public ; lesvariétés de plantes ou d’animaux, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux ; et les méthodes de traitement thérapeutique ou de diagnostic du corps humain ou animal.

Aux États-Unis, ce qui est brevetable est défini par la loi dans 35 U.S.C. § 101, qui énonce simplement qu’un brevet peut être obtenu pour une invention comprise dans une des quatre catégories légales (un procédé, une machine, un article manufacturé ou une composition de matières). Une revendication ne tombant pas dans une de ces quatre catégories ne peut être l’objet d’un brevet valide. Une interprétation plus approfondie est laissée aux tribunaux américains. Les tribunaux ont défini plus en profondeur les quatre catégories afin d’exclure certains objets, notamment les lois de la nature/principes naturels, les phénomènes naturels et les produits naturels. L’USPTO appelle ces exclusions décidées par les tribunaux les « exceptions judiciaires ».

Les non-inventions législatives de la CBE et les exclusions judiciaires des États-Unis coïncident en grande partie. Néanmoins, ni la CBE, ni les décisions des chambres de recours de l’OEB, n’ontd’exclusion qui corresponde aux nouvelles exclusions de l’USPTO concernant les produits naturels. Au lieu de cela, à condition qu’il y ait un caractère technique, la brevetabilité des revendications comprenant des produits naturels sera évaluée par l’OEB de la manière habituelle (nouveauté, activité inventive,etc.).

A la une

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En vertu des Directives de l’USPTO, pour qu’une revendication impliquant un produit naturel soit brevetable, le produit revendiqué doit non seulement ne pas exister à l’état naturel, mais également être « sensiblement différent » des produits existant à l’état naturel. Voir les Directives pour déterminer l’admissibilité à la protection par brevet d’objets citant ou incluant des lois de la nature, des phénomènesnaturels ou des produits naturels (les Directives) (4 mars 2014). En particulier, les Directives veulent « déterminer si une revendication montre une différence significative par rapport à ce qui existe dans la nature et est donc susceptible de protection par brevet [un objet], ou si elle porte en réalité sur quelque chose qui existe à l’état naturel » et n’est donc pas brevetable. Voir id. à 1-2.

Alors que la décision de la Cour suprême dans l’affaire Myriad se rapportait au génome humain et à desséquences d’ADNc, les Directives abordent la question des revendications mentionnant des produits chimiques dérivés de sources naturelles (e.g., des antibiotiques, des graisses, des huiles, des dérivés de pétrole, des résines, des toxines, etc.) ; des produits alimentaires (e.g., des fruits, des graines, des viandes, des légumes) ; des métaux et composés métalliques qui existent dans la nature ; des minéraux ; des matériaux naturels (e.g., des roches, des sables, des sols) ; des acides nucléiques ; des organismes (e.g., des bactéries, des plantes et des animaux multicellulaires) ; des protéines et peptides ; et d’autres substances trouvées dans ou dérivées de la nature. Id. Donc, les Directives semblent suggérer qu’un objet revendiqué démontrant « un caractère technique » au sens de l’OEB, n’est à présent plusbrevetable aux États-Unis, indépendamment des questions de nouveauté, évidence, etc.

Le cadre d’analyse mis en place dans les Directives cherchent à déterminer la brevetabilité en posant trois questions :

1. La revendication porte-t-elle sur une des quatre catégories légales: un procédé, une machine, un produit manufacturé ou une composition de matériaux ?

2. La revendication énonce-t-elle ou inclut-elle des exceptions judiciaires ? 3. La revendication dans son ensemble expose-t-elle quelque chose de « significativement

différent » des exceptions judiciaires ?

Si la réponse à la première question est « non », la revendication n’est pas susceptible de protection parbrevet et devrait être rejetée en vertu de 35 U.S.C. § 101. Si la réponse est « oui », l’examinateur doit alors poser la deuxième question, pour savoir si la revendication expose ou inclut une ou plusieurs exceptions judiciaires (incluant des produits naturels). Les Directives donnent des exemples d’objets tombant dans les exceptions judiciaires des « produits naturels » comme des produits chimiques dérivés de sources naturelles (des antibiotiques, graisses, huiles, dérivatifs de pétrole, résines, toxines, etc.) ; des produits alimentaires (des fruits, graines, viandes et légumes) ; des métaux et composés métalliques qui existent dans la nature. Voir Directives à 3. Si la réponse est « oui », ou s’il n’est pas clair si la revendication inclut une exception judiciaire, l’examinateur doit procéder à la troisième question. Id. Avec la troisième question, l’examinateur doit déterminer si la revendication, dans son ensemble, énonce quelque chose de significativement différent des exceptions judiciaires.

Sachant cela, jetons maintenant un œil aux exemples qui illustrent les Directives de l’USPTO. LesDirectives donnent des exemples des situations suivantes et des conclusions sur la brevetabilité. Pour certains des exemples, l’USPTO et l’OEB arriveraient à des différentes conclusions concernant labrevetabilité.

Une revendication énonçant un produit de la nature purifié? – Probablement pas éligible en vertu des Directives de l’USPTO, si le produit revendiqué est structurellement inchangé par rapport à ce qu’on trouve dans la nature. Voir Exemple III B des Directives (discuté plus en détail ci-dessous). À l’OEB, si le produit naturel est susceptible d’application industrielle, il est potentiellement brevetable, des niveaux améliorés de pureté sont considérés comme étant une nouveauté Une revendication énonçant un simple mélange d’éléments métalliques (le cuivre et l’étain sont donnés dans un exemple) ? – Potentiellement non éligible en vertu des Directives de l’USPTO si chaque élément est tel que trouvé dans la nature ce qui fait de la composition revendiquée, du point de vue des Directives, seulement une juxtaposition de deux éléments naturels

structurellement inchangés. Voir la présentation de diapositives de l’USPTO du 19 mars 2014, intitulée « Evaluating Subject Matter Eligibility Under 35 USC § 101, March 2014 Update », dias 44-45, disponible à l’adresse : http://www.uspto.gov/patents/law/exam/myriad-mayo_slides_20140319.pdf. Par contre à l’USPTO, un mélange d’éléments métalliques ayant un effet technique, e.g., un mélange de fer et d’aluminium formant une mixture aluminothermique, serait considéré comme susceptible de protection par brevet.Une revendication d’une boisson comprenant du jus de fruit et un conservateur ? –Potentiellement non éligible, si un produit naturel peut agir comme conservateur de telle façon que la revendication, du point de vue de l’USPTO, comprenne un simple mélange de deuxproduits naturels sans qu’aucun des produits ne soit fondamentalement différent de sa forme à l’état naturel. À l’OEB, ce serait un objet susceptible de protection par brevet étant donné le caractère technique conféré à la boisson par le conservateur. Une poudre à canon comprenantun simple mélange de trois matériaux existant dans la nature est aussi considérée comme non brevetable par l’USPTO étant donné que chacun des trois matériaux existe dans la nature et n’est pas fondamentalement modifié par la formation du mélange. Voir la présentation de diapositives de l’USPTO du 16 avril 2014, dias 52-57, disponible à l’adresse :http://www.uspto.gov/patents/announce/myriad-mayo_bcp_20140416.pdf. À l’OEB, elle serait brevetable en raison de son caractère technique.

Dans d’autres cas, les analyses en vertu des Directives de l’USPTO et de l’OEB arrivent à la même conclusion. Par exemple, un alliage d’éléments métalliques est susceptible de protection par brevet selon l’USPTO car la forme cristalline avec les deux éléments n’est pas connue dans la nature. Voir la, présentation de diapositives du 19 mars 2014, dia 45. L’OEB arriverait à la même conclusion.

Les Directives évoquent tout spécialement des termes précis des revendications analysées. Dans certains cas, il pourrait être possible d’éviter l’exclusion simplement en modifiant certains termes d’unerevendication, e.g., en changeant le mot « mélange » en « alliage ». Néanmoins dans d’autres cas, des limitations supplémentaires aux revendications pourraient être nécessaires pour éviter l’exclusion, e.g., définir comment une molécule revendiquée diffère structurellement de sa variante naturelle en raison du procédé utilisé pour la purifier. Par exemple, l’exemple III B des Directives présentent trois revendications :

La revendication 1 portant sur de l’acide amazonien purifié La revendication 2 portant sur de l’acide amazonien 5-méthyl purifié La revendication 3 qui porte sur « une méthode de traitement du cancer du colon, comprenant : « l’administration d’une dose journalière d’acide amazonien purifié à un patient souffrant d’uncancer du colon pour une période de temps allant de 10 à 20 jours, dans laquelle ladite dose journalière comprend une quantité d’environ 0.75 à 1.25 cuillère à thé d’acide amazonien. »Dans cet exemple, l’acide amazonien n’était pas préalablement connu pour avoir une action sur le cancer du colon mais était connu pour être actif contre le cancer du sein. Voir Directives au pt. 7.

Selon les Directives de l’USPTO, la revendication 1 n’est pas admissible comme objet brevetable parceque la revendication est une composition de matériaux qui présente un produit chimique présent dans la nature, qu’on trouve dans les feuilles d’un cerisier d’Amazonie, et la revendication dans son ensemble ne propose pas quelque chose de « significativement différent » du produit naturel. Id. La revendication manque aussi d’éléments qui montreraient que le produit présenté a une structure « sensiblement différente » de ce qui existe dans la nature. Id.

En revanche, la revendication 2 est considérée comme contenant un objet brevetable parce quel’addition du groupe 5-methyl rend le produit revendiqué structurellement différent du produit naturel. Id. au pt. 8. Les Directives fout remarquer que, bien que la revendication n’énonce pas une différence fonctionnelle, la présence d’une différence fonctionnelle résultant de la différence structurelle soutiendrait mieux l’admissibilité à la protection par brevet que la différence structurelle seule.

La revendication 3 est également jugée comme contenant un objet brevetable parce que la revendication dans son ensemble énonce quelque chose de « significativement différent » du produit naturel. Id. Au sujet des facteurs en faveur de la brevetabilité d’un objet, les Directives remarquent que le dosage spécifique et les limitations concernant la période de traitement réduisent la portée des revendications de telle façon que les autres ne sont plus substantiellement empêchés d’utiliser d’une autre manière l’acide amazonien.

En Europe, ces trois revendications n’auraient pas fait partie des exclusions explicites de l’article 52, mais la revendication 3 serait tombée dans les exclusions de l’Article 53 CBE (méthode de traitement). À l’OEB, l’analyse de l’admissibilité des revendications 1 et 2 aurait d’abord probablement consisté àdéterminer si chacune des revendications avait un caractère concret et technique. Dans le cas de la revendication 1, il est probable que l’acide purifié aurait été considéré comme admissible étant donné qu’il est donné dans son état purifié et non pas dans son état naturel. Similairement, la modification de l’acide par addition du groupe méthyle dans la revendication 2 aurait eu un caractère technique suffisant pour passer le test de brevetabilite. Concernant la revendication 3, reformuler cette revendication en une revendication de second usage thérapeutique couvrant l’acide amazonien pour utilisation dans le cas de cancer du colon pourrait la rendre brevetable à l’OEB.

De plus, notez que la revendication 3 comprend des plages numériques liées au dosage et à la durée du traitement. Si le simple usage de l’acide amazonien dans le cas de cancer du colon n’avait pas étéprécédemment prouvé et n’était pas prévisible en raison de son action connue précédemment dans le cas de cancer du sein, une revendication couvrant l’acide amazonien pour utilisation dans le cas de cancer du colon sans spécification de posologie ou de durée de traitement, comme dans l’exemple ci-dessus de l’USPTO, aurait été considérée comme nouvelle et ayant une activité inventive. Enconséquence, à l’OEB, ajouter des limitations concernant la posologie et la durée du traitement pourrait ne pas être nécessaire si la revendication fait preuve de nouveauté et d’activité inventive et est rédigée dans un format brevetable. Il peut donc y avoir des cas dans lesquels un demandeur restreindra une revendication de procédé américaine d’une façon qui ne serait pas nécessaire à l’OEB simplement pour s’assurer que les revendications répondent aux exigences des Directives

C’est pourquoi, la mise en pratique des Directives de l’USPTO mènera probablement à plus de rejets aux États-Unis pour manque d’objet susceptible de protection par brevet. L’application des Directivespourrait également mener à des conclusions divergentes à l’USPTO et l’OEB. De plus, les demandeurs cherchant à éviter un rejet d’admissibilité à la protection par brevet aux USA (par exemple lors de la revendication d’un produit naturel) devrait étudier les conséquences de leur stratégie concernant l’activité inventive à l’OEB (où la revendication correspondante est brevetable).

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juillet 2014

Au Circuit fédéral“Un” ne veut pas toujours dire “un” – le Circuit fédéral trouve « une population » dans une revendication. Adam M. Breier, Ph.D.

Si une revendication décrit une composition comme induisant un effet désiré chez « un patient » et indique aussi qu’elle ne produit pas un certain effet secondaire, on pourrait s’attendre à ce que larevendication fasse référence à une seule personne. Et si l’effet désiré se produisait chez ce patient mais pas l’effet secondaire, la revendication serait-elle satisfaite ? Le Circuit fédéral a décidé que non dans l’affaire Braintree Labs., Inc. v. Novel Labs., Inc., 110 U.S.P.Q.2d 1525 (Fed. Cir. 2014). L’affaire concernait le brevet américain No. 6,946,149 (« le brevet ’149 ») de Braintree, qui revendique une composition utilisée pour préparer les patients à une colonoscopie. Le Circuit fédéral a jugé qu’une revendication du brevet ’149 requérait qu’un effet secondaire ne se produise pas dans une population depatient, même si la revendication énonçait « un patient » (bien que dans le préambule).

Le colon doit être visuellement dégagé pendant une colonoscopie. Le patient boit donc habituellement plusieurs litres d’une solution, telle qu’un laxatif osmotique, afin de purger le colon avant lacolonoscopie. Il se peut qu’un laxatif osmotique ait pour effet secondaire un changement de l'équilibre électrolytique. Les passages pertinents de la revendication 15 du brevet ’149 invoqué se lisent commesuit :

Une composition pour induire la purge du colon d’un patient, la composition comprenant…[une] solution comprenant une quantité efficace de [trois types de sel], dans laquelle la composition ne produit aucun changement cliniquement significatif de l’équilibreélectrolytique ….

Le brevet ’149 col. 2 ll. 23-30 (c’est nous qui mettons en italiques).

Les parties ne contestaient pas que « un patient » devrait être importé du préambule vers la limitation de ne produire aucun changement de l’équilibre électrolytique cliniquement significatif. Le tribunal de district avait interprété « un patient » comme signifiant « un ou plusieurs patients » quand il avait accordé un jugement sommaire de contrefaçon, et Braintree avait soutenu cette interprétation en appel. Novel s’est opposé à cette interprétation parce qu’elle signifierait qu’une composition peut satisfaire cette limitation tant qu’un seul patient n’expérimente aucun changement de l’électrolyte cliniquement significatif, même si 99% des patients subissaient ce changement.

Dans une opinion de la Juge Prost, le Circuit fédéral avait exprimé son accord avec Novel et interprété que « ‘un patient’ signifiait la catégorie générale de personnes auxquelles les compositions sont destinées, c’est-à-dire une population de patients ». Braintree Labs., 110 U.S.P.Q.2d at 1530 (c’est nous qui mettons en italiques). La Cour a jugé qu’interpréter « un patient » comme un ou plusieurs patients« mène à un résultat absurde de contrefaçon même si une composition cause des changements de l’équilibre électrolytique cliniquement significatifs chez un large pourcentage de patients », mais que l’interpréter comme un groupe de patients est « cohérent avec l’invention que le breveté entendait définiret protéger ». Id. (citations et guillemets internes omis). La Cour a fait remarquer que le fascicule de brevet indiquait l’objectif de trouver « un purgatif colique administré par voie orale bien toléré et qui…

A la une

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évite les risques de perturber l'équilibre électrolytique chez les patients ». Id. à 1531 (citant le brevet ’149 col. 4 ll. 45–48). La Cour a aussi noté d’autres énoncés dans la description se référant aux « patients » ou aux « personnes ». Voir id.

En conséquence, la Cour a trouvé qu’il y avait un vrai désaccord sur la question de savoir si le produit accusé évitait de produire tout changement de l’équilibre électrolytique cliniquement significatif chez une population de patients. Dès lors, la Cour a annulé le jugement sommaire de contrefaçon des revendications du tribunal inférieur et a renvoyé l’affaire pour de nouvelles procédures. Id.

Dissidente, la Juge Moore aurait interprété « un patient » comme « un ou plusieurs patients », en accord avec Braintree et le tribunal de district. Id. à 1536 (Moore, J., dissenting). L’avis dissident faisait remarquer que « un » avait été interprété bien des fois et que le tribunal avait considéré à maintes reprises que « un », quand il est utilisé dans une revendication ouverte (« comprenant »), signifie « un ou plus ». Id. à 1537. « Les exceptions à cette règle sont extrêmement limitées : un breveté doit exprimer une claire intention de limiter l’article ‘un’ [« a »] au ‘nombre un’ [« one »] ». Id. (citant 01 Communique Lab., Inc. v. LogMeIn, Inc., 687 F.3d 1292, 1297 (Fed. Cir. 2012)). Et « il n’y a pas de sens strict du mot ‘un’ qui exclue le singulier ». Id. à 1537. De plus, elle a souligné que la description n’utilisait que quelques fois le mot « patients » et utilisait aussi le singulier par example en indiquant que l’« objectif » était d’éviter des effets indésirables « au destinataire » de la solution. Id. (citant le brevet ’149, col. 3 ll. 32-38). La juge Moore a donc conclu que l’interprétation de Braintree était juste.

Bien qu’il y ait peu de risque que des juges décident à l’avenir qu’interpréter le mot « un » comme incluant le « nombre un » donne des résultats absurdes, il semble prudent pour les innovateurs de penser à se protéger contre les interprétations non-désirées de revendications avec des limitations concernant ce que l’objet protégé permet d’obtenir. Par exemple, une revendication énonçant explicitement qu’une composition ne produit pas un effet secondaire chez au moins un patient pourrait être moins vulnérable face au genre d’interprétation de l’affaire Braintree Labs. De plus, un préambule de revendication est considéré comme limitant s’il est « nécessaire pour donner de la vie, de la signification, et de la vitalité » à la revendication. Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298, 1305 (Fed. Cir. 1999) (citations omises). Préciser l’entité sujette à un effet revendiqué à l’extérieur du préambule d’une revendication pourrait réduire le risque de surprise lors de l’interprétation des revendications liées à cette norme.

De plus, obtenir une revendication de repli qui énonce plus spécifiquement les bases pour évaluer si un effet est survenu pourrait rendre plus claire l’intention première. Particulièrement, de tellesrevendications de repli pourraient avoir une valeur encore accrue à la lumière du récent rejet par la Cour suprême de la norme du Circuit fédéral concernant la nature indéfinie de revendications. Nautilus Inc. v. Biosig Instruments, Inc., No. 13-369 (2 juin 2014) [cliquez ici]. Et, bien qu’une prévoyance sans faille soit difficile à atteindre, les praticiens devraient éviter de rédiger des descriptions dans un langage qui suggèrerait qu’une invention revendiquée implique un effet sur une population plutôt que sur un individu.

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