Méthodes d'évaluationMéthodes d'évaluation des dommages et intérêtsdes dommages et intérêtsen matière de contrefaçonen matière de contrefaçon

L’EXPERT COMPTABLE JUDICIAIRE ET LA LOI DU 29/10/2007

1

XAVIER LECARON ROBERT POIRIEREXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

AGREE PAR LA COUR DE CASSATION

CNECJ 2009

PLAN DE L’INTERVENTIONPréambule

1 - UN TEXTE NOVATEUREvaluation des dommages et intérêtsIntervention de l'expert comptable judiciaire

2 - METHODES PRINCIPALES D'EVALUATION DES DOMMAGES ET INTERETSConséquences économiques négativesBénéfices réalisés par le contrefacteur

3 - METHODE ALTERNATIVELa redevance indemnitaire

Conclusion

2

XAVIER LECARON ROBERT POIRIEREXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

AGREE PAR LA COUR DE CASSATION

CNECJ 2009

PREAMBULE

Propriété intellectuelle : monopole légal.- Confère au titulaire du droit un monopole légal qui lui réserve l’exploitation économique de son droit.

Contrefaçon : dommage concurrentiel.- Immixtion d’un agent économique sur un marché réservé par la loi au titulaire du droit et le détournement de sa clientèle.

3

XAVIER LECARON ROBERT POIRIEREXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

AGREE PAR LA COUR DE CASSATION

CNECJ 2009

PREAMBULE

Evaluation : délicate dans un processus global de marché.

- Délicate car la concurrence illicite due à la contrefaçon s’intègre dans un processus global de marché qui peut subir de très nombreux autres aléas.

Evolution: convergence avec la directive 2004/48/CE.

- L’application stricte du principe de preuve du préjudice abouti nécessairement à une sous évaluation du préjudice. - La loi du 29/10/07 a transposé dans le droit français la directive européenne 2004/48/CE du 29/04/04 et a profondément remanié le Code de la Propriété Intellectuelle.

4

XAVIER LECARON ROBERT POIRIEREXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

AGREE PAR LA COUR DE CASSATION

CNECJ 2009

1 - UN TEXTE NOVATEUR

Evaluation des dommages et intérêts :

Avant le 29 octobre 2007: le droit commun

Réparation intégrale : tout le préjudice, rien que le préjudice.Ce principe ressortait : - de la loi française, - de la jurisprudence.Articles 1382 et 1149 du Code civil stipulent respectivement que : « Tout fait quelconque de  l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé… ».

5

XAVIER LECARON ROBERT POIRIEREXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

AGREE PAR LA COUR DE CASSATION

CNECJ 2009

1 - UN TEXTE NOVATEUR

Evaluation des dommages et intérêts :

Depuis : un droit de la propriété intellectuelle adapté à la contrefaçonLa transposition dans le CPI par la loi du 29 octobre 2007 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 est la suivante : « Pour fixer les dommages et intérêts,  la juridiction prend en  considération  les  conséquences  économiques négatives,  dont  le manque à gagner,  subies  par  la  partie  lésée,  les  bénéfices  réalisés  par  le  contrefacteur  et  le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte ». 

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer  à  titre  de  dommages  et  intérêts  une  somme  forfaitaire  qui  ne  peut  être inférieure  au  montant  des  redevances  ou  droits  qui  auraient  été  dus  si  le contrefacteur  avait  demandé  l'autorisation  d’utiliser  le  droit  auquel  il  a  porté atteinte ».

6

XAVIER LECARON ROBERT POIRIEREXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

AGREE PAR LA COUR DE CASSATION

CNECJ 2009

1 - UN TEXTE NOVATEUR

Evaluation des dommages et intérêts :

Un texte novateur

Le texte introduit-il des dommages punitifs ?La directive écarte en son article 26 une telle hypothèse.

Le texte porte-t-il atteinte au principe de réparation intégrale ?Il ne semble, pas en l’état.

Les vraies nouveautés sont en fait :- la prise en compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur,- le recours, à la demande de la victime, à une indemnité forfaitaire.

L’avenir dira l’application qui en sera faite par les juridictions souveraines.

7

XAVIER LECARON ROBERT POIRIEREXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

AGREE PAR LA COUR DE CASSATION

CNECJ 2009

1 - UN TEXTE NOVATEUR

Intervention de l’expert comptable judiciaire

- Evolution de la mission

Le texte de la mission pourrait être dorénavant :

« L’expert fournira au tribunal tous éléments de fait sur :les conséquences économiques négatives subies par la victime des contrefaçons dont :- le manque à gagner,- et les pertes subies,les bénéfices réalisés par le contrefacteur,le taux et le montant des redevances indemnitaires,lui permettant de fixer les dommages et intérêts dus à la société X du fait des actes de contrefaçon de… par la société Y ».

8

XAVIER LECARON ROBERT POIRIEREXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

AGREE PAR LA COUR DE CASSATION

CNECJ 2009

1 - UN TEXTE NOVATEURIntervention de l’expert comptable judiciaire

- Exigence méthodologique accrue

Le caractère économique de la mission se trouve dorénavant renforcé par la nécessité d’apprécier les conditions économiques de la contrefaçon tant chez le contrefait que chez le contrefacteur.

L’approche méthodologique de l’expert comprendra notamment :

- l’analyse du marché, - de l’organisation opérationnelle et commerciale des parties et enfin,- des comptes.

9

XAVIER LECARON ROBERT POIRIEREXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

AGREE PAR LA COUR DE CASSATION

CNECJ 2009

1 - UN TEXTE NOVATEUR

Intervention de l’expert comptable judiciaire

- Exigence méthodologique accrue (suite)

L’expert, économiste, doit en effet connaître suffisamment le marché sur lequel intervient la contrefaçon pour apprécier notamment :

- le marché pertinent,- les parts respectives de marché de la victime et du contrefacteur, - l’incidence de la perturbation provoquée par la contrefaçon pendant et après les actes de contrefaçon.

10

XAVIER LECARON ROBERT POIRIEREXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

AGREE PAR LA COUR DE CASSATION

CNECJ 2009

1 - UN TEXTE NOVATEUR

- Exigence méthodologique accrue (suite)

L’expert doit comprendre l’organisation de la société victime et du contrefacteur afin d’apprécier :

- la capacité de la victime à réaliser les volumes correspondant à la masse contrefaisante et à la commercialiser,- les conséquences des effets de seuils ,- les conséquences sur les actifs incorporels et corporels .

11

XAVIER LECARON ROBERT POIRIEREXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

AGREE PAR LA COUR DE CASSATION

CNECJ 2009

1 - UN TEXTE NOVATEUR

- Exigence méthodologique accrue (suite)

L'expert doit procéder à un « audit » de la comptabilité pour mesurer :

- le caractère probant des pièces produites,- les liens de causalité,- l'analyse et la structure des coûts,- les référentiels utilisés,- les pièges éventuels...

12

XAVIER LECARON ROBERT POIRIEREXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

AGREE PAR LA COUR DE CASSATION

CNECJ 2009

2 - METHODES PRINCIPALESConséquences économiques négatives

- Gains manqués

- Quête documentaire,- Produits contrefaits,- Masse contrefaisante,- Pondérations de la masse contrefaisante,- Marge perdue.

- Pertes subies

- Avilissement de la marque,- Perte de parts de marché,- Autre perturbation commerciale,- Actualisation des préjudices.

13

XAVIER LECARON ROBERT POIRIEREXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

AGREE PAR LA COUR DE CASSATION

CNECJ 2009

Gains manqués

– Quête documentaire

– Produits ou procédés contrefaits

– Masse contrefaisante

– Marge perdue

14

XAVIER LECARON ROBERT POIRIEREXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

AGREE PAR LA COUR DE CASSATION

CNECJ 2009

Gains manqués

- Masse contrefaisante : pondérations

- Capacités de production et de commercialisationDéfinir au préalable le marché pertinent sur lequel la victime etle contrefacteur sont effectivement concurrents pour le produit en cause.

- Différences de prixLes produits contrefaits sont généralement vendus à un prix plus faiblede sorte que le titulaire du droit aurait vendu moins d’objets quele contrefacteur.

- Brevets : tout commercialFréquemment, en matière de brevets, l’objet contrefait n’est qu’un élémentd’un produit ou est vendu avec des accessoires ou service.

15

XAVIER LECARON ROBERT POIRIEREXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

AGREE PAR LA COUR DE CASSATION

CNECJ 2009

Gains manqués

– Masse contrefaisante : pondérations (suite)

- Marques : utilisation de certains signes distinctifsEn matière de marques et particulièrement lorsque seuls certains signesdistinctifs sont contrefaits, la difficulté pour déterminer la massecontrefaisante indemnisable est extrême.

- Droits d’auteur : contrefaçon partielleA double titre :- une partie de l’œuvre est contrefaite,- une œuvre contrefaite est introduite dans une œuvre composite.

- Différences de mode d’exploitation des droitsL’exploitation du droit contrefait par le contrefacteur est différente decelle du titulaire du droit .

- Effet tremplin

16

XAVIER LECARON ROBERT POIRIEREXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

AGREE PAR LA COUR DE CASSATION

CNECJ 2009

Gains manqués

- Marge perdue :

La marge perdue correspond à la marge additionnelle sur charges variables qu’aurait réalisé la victime en l’absence de contrefaçon.

17

XAVIER LECARON ROBERT POIRIEREXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

AGREE PAR LA COUR DE CASSATION

CNECJ 2009

Pertes subies

– Avilissement de la marque

– Pertes de parts de marché

– Autres perturbations commerciales

– Actualisation des préjudices

18

XAVIER LECARON ROBERT POIRIEREXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

AGREE PAR LA COUR DE CASSATION

CNECJ 2009

Pertes subies

– Avilissement de la marque

Effet :

– la marque est moins distinctive,– le caractère exclusif de la marque n'est plus assuré,– la fonction de garantie de la marque est attaquée.

Méthode d'évaluation :

– coût de reconstitution de la marque,– dépréciation des investissements publicitaires et marketing,– dépréciation de la marque.

19

XAVIER LECARON ROBERT POIRIEREXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

AGREE PAR LA COUR DE CASSATION

CNECJ 2009

Pertes subies

- Pertes de parts de marché :- la perte de parts de marchés peut être temporaire ou définitive.

- Autres perturbations commerciales : - la révision des tarifs,

- les frais effectivement engagés (publicité...) pour compenser la concurrence accrue.

- Actualisation des préjudices :- tenir compte de la dépréciation monétaire.

20

XAVIER LECARON ROBERT POIRIEREXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

AGREE PAR LA COUR DE CASSATION

CNECJ 2009

2 - METHODES PRINCIPALES

Bénéfices réalisés par le contrefacteur

– Aspect novateur de cette approche :

On s'éloigne du principe général gouvernant la responsabilitécivile.Certains évoquent aujourd'hui des dommages et intérêts« dissuasifs ».

– Détermination du bénéfice du contrefacteur :

La loi ne donne pas de définition des « bénéfices ».S'agit-il de bénéfices nets, de marge sur charges indirectes,de conséquences économiques positives ?

21

XAVIER LECARON ROBERT POIRIEREXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

AGREE PAR LA COUR DE CASSATION

CNECJ 2009

3 - METHODE ALTERNATIVE

La redevance indemnitaire

₋ Somme forfaitaire :

Le CPI précise qu'elle ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation préalable d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

₋ Base de la redevance :

La masse contrefaisante est déterminée dans les conditions rappelées précédemment.

₋ Taux de redevance :

Taux pratiqués habituellement sur le marché dans la même industrie pour des produits comparables.

22

XAVIER LECARON ROBERT POIRIEREXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

AGREE PAR LA COUR DE CASSATION

CNECJ 2009

Problèmes pratiques

Le secret des affaires : sa compatibilité avec :

- le respect du contradictoire

- déclaration de confidentialité : l'accord des parties et l'homologation par le juge,- les experts des parties : professions réglementées et déontologie

- les méthodes d'évaluation

23

XAVIER LECARON ROBERT POIRIEREXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

AGREE PAR LA COUR DE CASSATION

CNECJ 2009

Cas pratiques

Examen des problèmes rencontrés dans des affaires publiées(CITEC, 2M...) et des affaires qu'on eu à connaître les animateurs(A c/ W, C c/ P...) et les participants quant à l'appréciation de :

- La masse contrefaisante / consistance du «tout commercial»

- L'appréciation du gain manqué et de la réalité de la perte de marché

- Les coûts de revient standards : définition pratique des charges fixes et variables, des effets de seuil

- Le taux de redevance indemnitaire

24

Quelques arrêts de Jurisprudence

- Avant le 29 octobre 2007 :

Brevets : arrêt SCHAEFER / CITEC du 26/10/2007

Modèles : jugement FISO / ERAM (« FIFI ») du 21/06/2007

Marques : arrêt SADAS / LTJ (« ARTHUR ») du 21/05/2005

Marques : arrêt WINTHROP / ROCHE (« LEXOMIL ») du 27/09/2005

25

XAVIER LECARON ROBERT POIRIEREXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

AGREE PAR LA COUR DE CASSATION

CNECJ 2009

Quelques arrêts de Jurisprudence

- Après le 29 octobre 2007

Marques : jugement LVMH / E-BAY, TDC Paris, 30/06/2008

Marques : arrêt MICROSOFT / WIP NORD, CA Douai, 09/01/2009

26

XAVIER LECARON ROBERT POIRIEREXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

AGREE PAR LA COUR DE CASSATION

CNECJ 2009

CONCLUSION

• Novation : dommages et intérêts dissuasifs

• Mission et démarche de l’expert

• Exigence méthodologique de l’expert

“EXPERT COMPTABLE ET ÉCONOMISTE “

27

XAVIER LECARON ROBERT POIRIEREXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

AGREE PAR LA COUR DE CASSATION

CNECJ 2009