Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Interface entre la Marque Communautaire et le Dessins

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

WWW.OAMI.EUROPA.EU

Interface entre la Marque Communautaire et le Dessins et Modèles Communautaires

P. RODINGER – Directeur du département des dessins et modèles (OHMI)

APRAM – Paris, 27.11.08


Fuerteventura, Canary Islands


Three Mills, Mota del Cuervo Village, Cuenca


Tossa de Mar, Girona


Peniscola, Valencia

PLAN DE PRÉSENTATION1. Comparaison des provisions

légales les plus importantes2. Exemples de la coexistence

(résultats de recherche dans CTM et RCD Online)

3. L’affaire T-148/08 «Stabilo Boss» 1er cas devant le TPI basé sur l’article 25(1)e

4. Conclusions


(1) (1)

Comparaison des provisions Comparaison des provisions légales les plus importanteslégales les plus importantes


DMC

RDMC, Article 3:• « DM » c’est l'apparence d‘ un

produit … caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, des formes, texture et/ou des matériaux

• « produit » c’est tout article industriel/artisanal, emballage, ... symboles graphiques …

RDMC, Article 96:• « cumulation avec autres

droits de PI, y compris des marques; par conséquent, le système de DMC est complémentaire au système de la MC »

MC

RMC, Article 4: MC … tous signes ... y

compris … les dessins, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer…

Définitions des DMC et MC


DMC

RDMC, Article 4 à 9:• Nouveauté/caractère individuel

– Identité (complète / avec différences insignifiantes)

– impression globale différente sur l'utilisateur averti

– connu aux entreprise de l’UE dans le commerce normal

• Non exclusivement imposé par la fonction technique;

• Non contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs

• L’usage n’est pas exigé

MC

RMC, Article 7:• Caractère distinctif

– Indicateur de provenance du produit

– Peut être acquis par usage• Non descriptif

• Non déterminé par la nature du produit, par la valeur substantielle ou par la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique (ECJ, 20/9/07)

• Non contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs;

• L’usage est exigé (Art. 15)

Conditions de protection


DMCOHIM examine:• Les formalités• La classification

– EUROLOCARNO– L’étendue pas affectée

• Examen des motifs de refus– La définition du DM– L'ordre public ou bonnes

moeurs• Motifs de nullité

– Nouveauté/Caractère individuel

– Droits antérieurs– Après l’enregistrement– Auprès des tribunaux ou de

l’OHMI (OHMI<0.2%)

MCOHMI examine:• Les formalités• La classification

– EUROACE– L’étendue est affectée

• Motifs absolus (article 7)

• Motifs relatifs (l’opposition)– 17 % MC publiées– Dont:

• 24% MC rejetées• 37% MC limitées• 38% Opposition rejetée

Examen substantiel / motifs relatifs


Décision Division d’Annulation

L’usage d’une marque peut être interdit, en vertu de la loi d’un pays.

MC 2534436Titulaire: Lacasa, S.A. Date de dépôt: 14/1/2002Date d’enregistrement : 2/9/2004Classe 30 (…sucreries, chocolats,…)

Plusieurs dessins nationauxInternat., Benelux, FR, DE, GR, IT, ES, DK, FI, PT,

SE, UKTitulaire: Nestlé, Dates de dépôt : 1998 & 1999Pâtisserie, sucreries & chocolats, …

• Lois nationales harmonisées: Directive de dessins et modèles• Nouveau, caractère individuel, portée de

protection, droits conférés:– impression visuelle globale;– utilisateur averti;– degré de liberté du créateur.

Annulation rejetée (30/1/2007)


(2)(2)

Exemples de laExemples de la

coexistencecoexistenceRésultats de recherche dansRésultats de recherche dans

CTM et RCD OnlineCTM et RCD Online


SÉLECTIONSÉLECTIONA. Les formesA. Les formes

(Dépôt parallèle ou cumulatif (Dépôt parallèle ou cumulatif 3-D MC versus DMC) 3-D MC versus DMC)


DMC 181466 / MC 4174074 refusée

Procter & Gamble, US

Information sur le DMCE • Date de dépôt: 24/05/2004• Publication ajournée (A2)

10/08/2004• Date de publication: 04/07/2006• Indication du produit: Bouteille

Information sur la MC :• Date de dépôt : 23/12/2004• Type de la marque: 3-D• Classes: 3• Date de réponse négative:

07/06/2006

1

2

4

3

5


DMC 1024061 / MC 7342009

L'OREAL Société Anonyme, France

Dessin Communautaire enregistré:Flacons de parfumDate de dépôt: 20/10/2008Date de publication: 27/10/2008

Marque Communautaire: 3-DDate de dépôt: 24/10/2008Classes: 3État: Publication en attente


SÉLECTIONSÉLECTIONB. Branding avec DMC?B. Branding avec DMC?

(Utilisation du DMC au lieu (Utilisation du DMC au lieu de la MC?)de la MC?)


Uniquement DMC 768148

Rousseau S.A., France

Date de dépôt et date de publication: entre juin et septembre 2007

Indication du produit: Logos

Classe: 99.00


SÉLECTIONSÉLECTIONC. Les symboles graphiquesC. Les symboles graphiques(MC figurative versus DMC)(MC figurative versus DMC)


DMC 740352 / MC 5938287

Novartis AG, Suisse

Information sur le DMC• Date de dépôt : 25/05/2007• Date de publication : 10/07/2007• Symboles graphiques, classe 99.00

Information sur le MC

• Date de dépôt : 25/05/2007• Classes: 5, 41, 42,

44• Objet d’une opposition


DMC 967427 / MC 6387203+6078927

Apple Inc., US

2 Dessin Communautaire enregistré:Interfaces d’utilisateur graphique pour un écran ou une partie de celui-ciDate de dépôt: 09/07/2008Date de publication: 08/10/2008

2 Marque Communautaire: Figurative

Date de dépôt: 23/10/2007Classes: 9, 28, 38, 41, 42 État: Enregistrement en cours

Date de dépôt: 28/06/2007Classes: 9, 15, 38État: Demande retirée


SÉLECTIONSÉLECTIOND. L’identité corporative et D. L’identité corporative et

les DMCles DMC


Information de le MC :• Date de dépôt :

15/06/2007• Classes: 35• Marque nominative• Enregistré le 5/5/2008

DMC 740782 / MC 6006456

SPERIAN PROTECTION

Bacou-Dalloz, le leader mondial de l’équipement de protection individuelle (EPI),est devenu Sperian Protection et a adoptéune nouvelle identité de cohésion.

En tant qu’un symbole de la stratégie du groupe, signifiant une expansion internationale et un nouveau élan, Sperian sera la marque parapluie en réunissant tout le portfolio de marques autour des valeurs communes.

D’ailleurs, Sperian reflète le désir du Groupe d’adopter des outils effectifs de publicité et de marketing pour qu’il puisse consolider sa position de leader mondial de l’EPI. (Communiqué de presse, Paris, le 20 juin 2007)

Information sur le DMC: Date de dépôt : 15/06/2007

Symbole graphique


DMC 1011142

MOVEA S.A.,France DMC: LogosDate de depôt : 29/09/2008 Date de publication : 08/10/2008


DMC 925862

ELECTRICITE DE FRANCE (société anonyme), France

DMC: LogosSymboles graphiquesDate de depôt : 29/04/2008 Date de publication: 23/05/2008


• Couleur est un élément essentiel de la définition du DMC– Complément pour renforcer une marque figurative ou pour

ajouter des éléments figuratifs à une marque nominative

• Rapidité de la publication et du certificat & les coûts– Processus d’examen différent pour les MC et les DMC – Le DMC permet un lancement de produit plus vite

• Usage complémentaire dans la protection des formes– DMC peut servir comme réserve en cas de doutes: MC 3-D,

valeur substantielle de la forme (Lego, Bang &Olufsen)– La MC parait être l’objectif final, grâce à sa durée illimitée,

le DMC est la première étape dans cette direction, simple et rapide, pas de motifs absolus, pas d’opposition (une première ligne de défense contre la piraterie)

– Le DMC peut être utile pour obtenir la distinctivité acquise

Les possibles raisons


Valley Fog, Guipuzcoa, Basque Country

Une petite pause avant de continuer


(3) (3)

Affaire T-148/08 «Stabilo Boss»Affaire T-148/08 «Stabilo Boss»

1er cas devant le TPI basé sur l’article 25(1)e1er cas devant le TPI basé sur l’article 25(1)e

Partiellement basé sur la mémoire en réponse par Arnaud Folliard (OHMI)Partiellement basé sur la mémoire en réponse par Arnaud Folliard (OHMI)


DMC 352315-0007

Date de dépôt: 27/5/2005; « instruments d’écriture »Beifa Group Co., Ltd.; République populaire de Chine


Demande de déclaration en nullité

ICD 2426 (http://oami.europa.eu/pdf/design/invaldec/ICD-000002426-decision-%28EN%29.pdf)

La demande est fondé sur les articles 4 à 9 et autres conformément à l’article 25 § 1, c), d), e), f) ou g) par Schwan-STABILO Schwanhäusser (23/3/06)

Les revendications: l’article 14, paragraphe II, point 2, de la loi allemande sur les marques confère le droit d’interdire l’usage du dessin ou modèle contesté, tout comme l’article 25(1) e du RDMC

La marque allemande nº 300 45 470 enregistrée le 14/12/2000 dans la classe 16, à savoir: crayons, mines ou recharges, crayons de couleur et de reproduction, portemines, stylos à bille, recharges de stylos à bille, stylos-feutres et à pointe en fibres, recharges de stylos à pointe en fibres, stylos plume, stylo-

mines, marqueurs pour surligner du texte et surligneurs


La marque 3-D allemande 300 45 470

Le produit connu:



Décision de la division d’annulation

• Une comparaison des signes le DMC intègre les principaux éléments de la marque

• Il s’agit d’un signe similaire à l’enregistrement de la marque

• Les produits que couvrent cette marque sont identiques aux «instruments d’écriture» indiqués dans la demande d’enregistrement du DMC.

• La combinaison de ces deux facteurs crée un risque de confusion dans l’esprit du public au sens de l’article 14, paragraphe II, point 2, de la loi allemande sur les marques qui confère le droit d’interdire l’usage du dessin ou modèle contesté

• Date de la décision: 24/8/2006


Arguments devant la chambre

• Suspension de la procédure: Une procédure pareille auprès des tribunaux allemands (1ère instance: tribunal régional de Francfort, 2ème instance: tribunal régional supérieur de Francfort), les résultats pouvant être d’influence.

• La validité de la marque allemande: manque de caractère distinctif, usage, forme imposée par la nature du produit

• L’interprétation de l’article 25(1) e du RDMC est limitée à l’usage d’un signe entièrement repris, c’est-à-dire, cet article ne couvre pas l’usage d’un signe similaire.

• Comparaison des signes: 22 différences


La chambre disait NO


Décision de la chambre de recours

• L’Office n’est pas compétent pour juger de la validité d’un droit antérieur. La marque allemande est considéré comme un signe distinctif valide au sens de l’article 25(1) e RDMC

• Une reproduction identique n’est pas nécessaire. Il suffit que le signe distinctif soit intégré dans le DMC. Les caractéristiques de la marque restent intactes malgré les éléments additionnels ajoutés.

• Il est fait usage de la marque dans le DMC au sens de l’article 25(1) e RDMC

• Il est inutile de statuer sur la pertinence de la décision du tribunal régional supérieur de Francfort

• R 1352/2006-3 (31/1/2008)http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2006/en/R1352_2006-3.pdf


Arguments devant le TPI

1. La notion d’«usage» du signe distinctif antérieur– L’«usage» au sens de l’article 25 (1) e est l’usage du signe

distinctif antérieur en tant que tel, c’est-à-dire, d’un signe identique. Cet usage ne couvre pas l’usage d’un signe similaire.

2. La preuve de l’usage du signe distinctif antérieur – La chambre aurait dû considérer si cette marque avait été utilisée

à la fois comme un ingrédient de l’article 25 (1) e et comme un ingrédient du droit national allemand sur les violations de marque

3. Le risque de confusion– La comparaison est incomplète et imprécise. Le fait que les

éléments caractéristiques de la marque antérieure puissent «être identifiés» dans le DMC n’est pas un critère opportun.

– Le faible caractère distinctif de la marque antérieure réduit le champ de protection. L’intervenante n’utilise jamais la forme brute du surligneur puisque tous ses produits portent la marque «Stabilo Boss» et un logo.


Reflexion: notion d’usage

Est-ce que la lettre e se refere à une reproduction sérvile, ou à l’impression générale?

• L’article 25 (1) couvre des motifs absolus d’annulation (a et b) et des motifs relatifs (c à g).

• La lettre b couvre le caractère individuel basé sur l’impression globale

• Les lettres c à f utilise d’une façon ou autre le terme « usage », mais font pas référence à l’impression globale

Pourrait-on conclure que le cadre de comparaison est limité aux éléments du DMC qui violent les droits conférés, sans considérer les ajouts?


À titre d’illustration:

Une robe Boîte de conserve Peinture

Si l’usage de la marque/l’œuvre artistique ne conduisait pas àl’annulation du DMC, la protection serait-elle suffisante?

Réflexion: notion d’usage


Réflexion: Preuve de l’usage

La preuve de l’usage du signe distinctif antérieur

• Le RDMC ne contient aucune disposition permettant à la partie défenderesse de demander une preuve de l’usage.

• Si l’y avait des doutes quant à l’«usage sérieux» de la marque antérieure, il reste toujours l’option d’introduire devant un tribunal allemand une action en déchéance de la marque antérieure.


Réflexion: Risque de confusion

Le risque de confusion• Les principaux éléments de la marque:


(4) (4)

ConclusionConclusion


• La situation réglementaire a créé un interface entre le DMC et la MC, notamment pour la protection des formes et symboles graphiques.

• L’expérience pratique montre que le DMC et la MC coexistent et se complémentent.

• Des règles juridiques existent pour résoudre un possible conflit entre les deux.

• Bien que l’objectif final semble être la MC, le DMC est un premier élément de protection (rapide et économique), une première ligne de défense et un plan B en cas de problème avec la marque (3-D, etc.)

Dans le développement d’un portefeuille de marque, il faut sérieusement considérer l’utilité des DMC.


Merci beaucoup


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(+ 34) 965 139 400 (hotline e-business)

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