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Procédure d’enregistrement Directives marques

Mai 2016

2 / INPI / Procédure d’enregistrement / Mai 2016

Table des matières

INTRODUCTION 3

SECTION A – MODALITÉS DE DÉPÔT 4 1. LIEU DE DÉPÔT 4 2. LES PIÈCES DE DÉPÔT D’UNE DEMANDE 5 3. ATTRIBUTION D’UNE DATE DE DÉPÔT ET D’UN NUMÉRO NATIONAL 6

SECTION B – EXAMEN PRÉLIMINAIRE – RECEVABILITÉ ET PUBLICATION DE LA DEMANDE 8 1. CONDITIONS DE RECEVABILITÉ 8 2. PROCÉDURE EN CAS D’IRRECEVABILITÉ 13 3. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE PUBLICATION DE LA DEMANDE 14 4. ISSUE DE LA PROCÉDURE D’EXAMEN PRÉLIMINAIRE 15

SECTION C – EXAMEN MATÉRIEL 16

CHAPITRE 1 – EXAMEN PORTANT SUR LA FORME DU DÉPÔT 16

A/ Principes généraux et procédure 16 1. OBJECTIFS DE L’EXAMEN DE FORME 16 2. PROCÉDURE EN CAS D’IRRÉGULARITÉ DE FORME 17

B/ Typologie des irrégularités matérielles 19 1. IDENTIFICATION DU DÉPOSANT (RUBRIQUE 2) 19 2. DÉSIGNATION D’UN MANDATAIRE 22 3. BRÈVE DESCRIPTION DU MODÈLE DE MARQUE (RUBRIQUE 4) 25 4. ÉNUMÉRATION DES PRODUITS OU SERVICES AUXQUELS S’APPLIQUE LA MARQUE

(RUBRIQUES 5 ET 6) 28 5. DÉPÔT ASSOCIÉ À UN RENOUVELLEMENT (RUBRIQUE 7) 36 6. DEMANDE DIVISIONNAIRE (RUBRIQUE 8) 36 7. PRIORITÉ (RUBRIQUE 10) 37 8. EXTENSION DE LA PROTECTION EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE

(RUBRIQUE 11) 38 9. SIGNATURE DU DÉPOSANT OU DU MANDATAIRE (RUBRIQUE 12) 39 10. QUALITÉ DU SIGNATAIRE (RUBRIQUE 12) 39 CHAPITRE 2 – EXAMEN PORTANT SUR LE FOND DU DÉPÔT (à paraître) 40

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INTRODUCTION

La procédure d’enregistrement d’une marque de fabrique, de commerce ou de service comporte un certain nombre d'étapes. 1. La demande d’enregistrement est déposée au siège de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), à Courbevoie. Elle peut également être adressée à l’INPI par voie postale ou par télétransmission. 2. L’INPI vérifie si les conditions de recevabilité de la demande d’enregistrement sont remplies et si une date de dépôt peut être accordée à la demande. 3. La demande est publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (Bopi), ce qui ouvre une période de deux mois pendant laquelle des tiers peuvent formuler des observations ou former opposition à enregistrement. 4. Un examen de forme permet de vérifier la régularité formelle de la demande et des pièces qui y sont annexées au regard des prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur. 5. Un examen de fond permet de vérifier que le signe déposé peut constituer une marque par application des critères de validité prévus par le Code de la propriété intellectuelle. 6. En cas de non-conformité de la demande constatée à l’occasion des deux examens précités, l’INPI notifie au déposant des objections motivées, impartissant un délai pour régulariser le dépôt ou contester les objections. 7. À défaut de régularisation ou d’observation de nature à lever l’objection notifiée au déposant, la demande d’enregistrement est rejetée, en totalité ou en partie. 8. Le cas échéant, l’opposition est instruite par l’INPI. À l’issue de la procédure, la demande d’enregistrement est enregistrée ou rejetée (partiellement ou totalement). 9. En cas d’absence d’irrégularité de fond ou de forme, ou si la demande est dûment régularisée par le déposant à la suite d’une notification d’objection, l’enregistrement de la marque est publié au BOPI et un certificat d’enregistrement est envoyé au déposant.

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SECTION A – MODALITÉS DE DÉPÔT

1. LIEU DE DÉPÔT

R. 712-1 Décision n° 2013-834 du directeur général de l’INPI du 10 déc. 2013

Article R. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle : « La demande d’enregistrement de marque est déposée au siège de l’Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l’Institut ».

1.1. Dépôt direct Une demande d’enregistrement de marque peut être déposée directement au siège de l’INPI, à Courbevoie, à l’adresse suivante : 15 rue des Minimes CS 50001 92677 Courbevoie Cedex Un récépissé du dépôt comportant la date de réception des pièces et le numéro attribué à celui-ci est remis au déposant. Après la fermeture des guichets de réception, les dépôts peuvent être effectués dans une boîte automatique commandée par une minuterie, ouverte jusqu’à minuit les jours ouvrés. Dans ce cas, le récépissé du dépôt sera adressé au déposant par voie postale. Depuis le 1er juillet 2014, il n’est plus possible de déposer une demande d’enregistrement au sein des délégations régionales ou des antennes de l’INPI.

1.2. Dépôt postal ou par télétransmission Les dépôts peuvent également être effectués à distance, par le biais d’un dépôt électronique sur le site Internet de l’INPI www.inpi.fr, par pli postal ou par télécopie.

a) Dépôt électronique Une demande de marque française peut être déposée par voie électronique, en ligne, auprès du serveur informatique de l’INPI. Le dépôt sous forme électronique suppose le respect de la décision 2013-834 du directeur général de l’INPI relative aux modalités de dépôt électronique des demandes d’enregistrement et des déclarations de renouvellement de marques de fabrique, de commerce ou de service. La demande d’enregistrement ne peut être signée qu’avec un certificat électronique généré dans le cadre d’une infrastructure à clé publique, accepté par l’INPI et en cours de validité. Aucune confirmation sous forme papier de la part du déposant n’est nécessaire, seuls les fichiers électroniques de la demande faisant foi. Le récépissé du dépôt est délivré au déposant par courrier électronique à l’adresse mentionnée par celui-ci lors du dépôt. Il est possible d’effectuer des dépôts électroniques sur le serveur de l’INPI tous les jours, 24 heures sur 24.

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Certains documents ne peuvent pas être déposés sous forme électronique. Il s’agit, en ce qui concerne les annexes à la demande de marque : • du pouvoir du mandataire ; • du consentement écrit des titulaires de droits réels, de gage ou de licence ; • des copies officielles, à moins qu’elles n’aient été délivrées sous forme

électronique par l’Office auprès duquel le dépôt dont la priorité est revendiquée a été effectué.

b) Dépôt postal La demande peut être envoyée à l'INPI à Courbevoie à partir d'un bureau de poste français ou étranger. Le récépissé du dépôt est adressé au déposant par voie postale.

Décision n°2014-67 du directeur général de l’INPI du 22 avril 2014

c) Dépôt par télécopie La demande de marque ainsi que l’ensemble des pièces annexes peuvent être transmises au siège de l’INPI par télécopie en utilisant exclusivement le numéro suivant : 01.56.65.86.00. Le dépôt par télécopie suppose le respect de la décision 2014-67 du directeur général de l’INPI relative au dépôt par télécopie. À la réception de la demande, un récépissé est délivré par télécopie, si le déposant le demande expressément et si son numéro de télécopieur est lisible. À défaut, il est adressé par voie postale. Le dépôt par télécopie doit obligatoirement être suivi d’une régularisation officielle dans le délai de 2 jours ouvrés suivant la réception de la télécopie (le cachet de la Poste faisant foi en cas d’envoi postal). Cette régularisation consiste à remettre ou à envoyer à l’INPI les documents originaux du dossier de dépôt. Le déposant devra alors cocher, sur le formulaire de régularisation, la case indiquant qu’il s’agit de la confirmation d’un dépôt par télécopie et inscrire le numéro national de son dépôt figurant sur le récépissé de dépôt communiqué par l’INPI. S’il n’a pas encore reçu le récépissé comportant le numéro national de sa demande d'enregistrement, le déposant est invité à se rapprocher de l’INPI pour obtenir ce numéro.

2. LES PIÈCES DE DÉPÔT D’UNE DEMANDE

Formulaire de demande d’enregistrement d’une marque de fabrique, de commerce ou de service R. 712-3

Les demandes d’enregistrement sont présentées par le biais d’un formulaire Cerfa n° 12259*03 enregistré par le Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP). Ce formulaire doit être rédigé intégralement en langue française, conformément à la Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. En vertu de l’article R.712-3 du Code de la propriété intellectuelle, le dépôt doit comporter : • l'identification du déposant • le modèle de la marque, consistant dans la représentation graphique de cette

dernière ; • l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que

l'énumération des classes correspondantes ; • la justification du paiement des redevances prescrites.

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• Le dépôt devra être accompagné, le cas échéant, des pièces ou précisions suivantes : - si un mandataire est désigné, un pouvoir, à moins que ledit mandataire n'ait la

qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ; - s'il s'agit d'une marque collective de certification, le règlement déterminant les

conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque (voir infra) ; - l’indication qu'est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt

étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908.

Enfin, si le déposant entend démontrer que la marque dont il demande l’enregistrement a acquis un caractère distinctif par l’usage, il peut joindre à sa demande des pièces justifiant de cette acquisition.

3. ATTRIBUTION D’UNE DATE DE DÉPÔT ET D’UN NUMÉRO NATIONAL

R. 712-5 R. 712-6

3.1. Attribution d’une date de dépôt Article R. 712-5 du Code de la propriété intellectuelle : « À la réception du dépôt, sont mentionnés sur la demande d'enregistrement : la date, le lieu et le numéro d'ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l'article R. 712-6. Un récépissé du dépôt est remis au déposant. »

a) Dépôt électronique Dans le cas d’un dépôt électronique, la date de dépôt est la date du jour où le dépôt électronique a été définitivement validé par le serveur informatique de l’INPI.

b) Dépôt postal Dans le cas d’un dépôt postal, la date de dépôt est celle de la réception du courrier à l’INPI.

c) Dépôt par télécopie Dans le cas d’un dépôt par télécopie, la date de remise des pièces est celle de la réception de la télécopie, y compris s'il s'agit d'un jour où les services sont fermés au public, à condition que la télécopie soit lisible, qu’elle ait été adressée au numéro unique prévu à cet effet (01.56.65.86.00), et qu’elle ait été suivie d’une confirmation du dépôt par voie postale dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la télécopie. À défaut de transmission dans le délai de deux jours, la date de dépôt de la demande sera celle de la réception à l’Institut des pièces originales. En conséquence, en l’absence de transmission desdites pièces, la demande de marque sera réputée n’avoir jamais été déposée et aucune date de dépôt ne sera attribuée. Dans le cas où la demande d’enregistrement porte sur une marque figurative ou semi-figurative (y compris s’il s’agit d’une marque verbale comportant un élément figuratif, caractère particulier ou graphisme), si l’examen de l’original révèle des éléments qui n’apparaissent pas nettement sur la télécopie, la date de dépôt attribuée sera celle de la réception de l’original à l’Institut. À titre alternatif, le déposant pourra décider de conserver comme date de dépôt celle de la réception de la télécopie ; toutefois, le dépôt sera alors considéré comme portant sur le signe tel qu’apparaissant sur la télécopie.

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R. 712-6

3.2. Attribution d’un numéro national Article R. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle : « Dès sa réception à l'Institut national de la propriété industrielle, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant » Le numéro national figure sur le récépissé du dépôt remis au demandeur (voir supra : LIEU DE DÉPÔT).

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SECTION B – EXAMEN PRÉLIMINAIRE – RECEVABILITÉ ET PUBLICATION DE LA DEMANDE

Cet examen a pour objet de déterminer si la demande d’enregistrement d’une marque répond aux conditions nécessaires pour recevoir une date de dépôt. Il convient de noter qu’il s’agit là des conditions minimales nécessaires à l’attribution d’une date de dépôt et à la publication de la demande au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (Bopi). Ainsi, le seul fait qu’une demande ne présente aucune irrégularité à ce stade ne préjuge pas de sa validité. En effet, la demande d’enregistrement fera, par la suite, l’objet d’un examen portant sur la forme et le fond, effectué par le service de l’examen (voir infra).

1. CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

L. 712-2 R. 712-3

En application de l’article L. 712-2 du Code de la Propriété intellectuelle : « La demande d'enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par le présent titre et précisées par décret en Conseil d'État. Elle doit comporter notamment le modèle de la marque et l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique ».

L’article R. 712-3 précise :

« Le dépôt comprend : 1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26 et précisant notamment : a) L'identification du déposant : b) Le modèle de la marque, consistant dans la représentation graphique de cette dernière ; le modèle peut être complété par une brève description ; cette dernière est obligatoire dans les cas prévus à l'arrêté précité ; c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération des classes correspondantes ; d) Le cas échéant, l'indication qu'est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908. 2° Les pièces annexes ci-après : a) La justification du paiement des redevances prescrites ; b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ; c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l'usage, la justification de cet usage ; d) S'il s'agit d'une marque collective de certification, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque ; e) Si le déposant est un étranger qui n'est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification qu'il a régulièrement déposé la marque dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux marques françaises. Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque. »

Les prescriptions résultant de cet article sont précisées par une décision du directeur général de l’INPI relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.

Certaines exigences minimales énumérées dans ces dispositions doivent impérativement être respectées pour que la demande d'enregistrement puisse se voir attribuer une date de dépôt.

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Ainsi, sera susceptible d’être déclarée irrecevable une demande de marque ne comportant pas : • l’identification du ou des déposants, • le modèle de marque, consistant dans la représentation de la marque, • l’énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que

l'énumération des classes correspondantes, • le paiement des redevances prescrites.

1.1. Identification du ou des déposants Une demande de marque peut être faite par toute personne physique ou morale. Elle peut être faite au nom d’une seule personne ou en copropriété, ou par une ou plusieurs personne(s) physique(s) agissant pour le compte d’une société en cours de formation. Il convient de mentionner les indications suivantes : si le déposant est une personne physique, ses nom, prénom et adresse complète. si le déposant est une personne morale, sa dénomination sociale ou raison sociale ainsi que son siège. Néanmoins, une demande ne contenant pas l’ensemble de ces indications mais présentant des mentions permettant d’établir l’identité du déposant et d’entrer en contact avec lui sera quand même considérée comme recevable. Certaines irrégularités ne remettant pas en cause la recevabilité du dépôt (adresse ou nom incomplet, forme juridique irrégulière…) pourront cependant être relevées ultérieurement, lors de l’examen portant sur la forme, et faire l’objet d’une notification d’irrégularités matérielles (voir infra).

L. 711-1 CJCE, 6 mai 2003, Libertel Groep BV c. Benelux-Merkenbureau, Aff. C-104/01

1.2. Représentation graphique du modèle de marque Un signe ne peut faire l’objet d’un dépôt à titre de marque que s’il est susceptible d’être représenté graphiquement, en application de l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que :

« la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ».

Comme indiqué sur le formulaire de demande d’enregistrement, la représentation graphique du modèle de marque doit apparaître dans la rubrique 3, au sein d’un carré de 8 cm sur 8 cm. Elle ne doit pas dépasser ledit carré, et ne peut être fournie sur un document séparé ne respectant pas ces dimensions. L’exigence de représentation graphique est impérative afin d’assurer que l’on puisse déterminer précisément l’objet et l’étendue du droit exclusif demandé. La Cour de justice de l’Union Européenne a précisé que cette représentation doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective (voir notamment CJCE, 6 mai 2003, Libertel Groep BV c. Benelux-Merkenbureau, Aff. C-104/01). Il appartient au déposant de vérifier que son modèle de marque est suffisamment lisible. Une fois la demande déposée, le modèle de marque ne peut plus être modifié.

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R. 712-3 L. 711-1

Il convient par ailleurs de préciser qu’un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque (article R.712-3 du Code de la propriété intellectuelle). Dès lors, une marque constituée d’une série de variantes autour d’un même signe sera protégée dans son ensemble, et non pour chaque variante prise séparément. À titre d’exemple, une marque constituée des termes « marque a – MARQUE A – Marque b – MARQUE B » ne sera pas protégée pour chacun des syntagmes « marque a », « MARQUE A », « Marque b », et « MARQUE B » individuellement, mais pour le signe dans sa globalité tel que figurant sur le dépôt. Le déposant souhaitant protéger chacune des variantes d’un signe devra donc procéder à autant de dépôts. L’article L. 711-1 du CPI fait mention d’une liste, non limitative, de catégories de signes susceptibles de constituer une marque, à savoir les dénominations sous toutes les formes, les signes sonores, les signes figuratifs. En pratique, il est généralement possible de classer les modèles de marques dans les catégories suivantes : 1.2.1. Marques verbales Une marque verbale est une marque composée d'un ou plusieurs mots, lettres, chiffres ou signes de ponctuation, écrite sans couleur ni graphie ou présentation particulière. Il peut notamment s’agir de mots du langage courant, d’un nom patronymique ou géographique, de termes de fantaisie, d’un assemblage de mots arbitraire, d’une suite de chiffres et/ou de lettres, ou encore d’un slogan. 1.2.2. Marques figuratives Une marque figurative désigne tout élément graphique sans éléments verbaux (logo, dessin…), représenté par des photographies, du graphisme ou des images. Cependant, certains types de signes figuratifs appellent des précisions quant à leur représentation graphique. Il s’agit des marques constituées d’une nuance ou d’une combinaison de couleurs, des hologrammes et des marques tridimensionnelles. a) Marques constituées d’une nuance ou d’une combinaison de couleurs Il est possible de déposer à titre de marque une nuance de couleur ou une disposition de couleurs. Les nuances de couleurs sont des signes constitués d’une couleur plate, que le déposant doit représenter par un simple carré de cette nuance de couleur. Les dispositions de couleurs sont des signes constitués d’une ou plusieurs couleurs disposées selon un certain agencement. Le déposant doit impérativement cocher en rubrique 4 de la demande la case « déposée en couleurs » et identifier précisément la ou les nuances revendiquées par un code international reconnu, par exemple le code pantone. b) Hologrammes Une marque peut être constituée d’un hologramme, c'est-à-dire une image en relief obtenue par un procédé holographique. Le modèle de marque doit dans ce cas être constitué d’une ou plusieurs représentations graphiques ou photographiques du ou des éléments holographiés, à l’exclusion de l’hologramme lui-même.

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Il convient également de cocher la case « comportant un hologramme » et de procéder à une description claire et précise de l’hologramme en rubrique 4, à défaut de quoi le signe sera considéré comme une marque figurative simple. 1.2.3. Marques semi-figuratives Une marque semi-figurative est constituée d’éléments figuratifs (photographie, graphisme, image, couleur…) combinés avec des éléments verbaux. 1.2.4. Marques tridimensionnelles Une marque tridimensionnelle s’entend d’un signe constitué par la représentation en trois dimensions de la forme d’un produit ou de son conditionnement. Elle doit être représentée par une photographie ou un dessin du produit en rubrique 3 du formulaire CERFA. Cette représentation peut être effectuée par une seule vue du produit ou de son conditionnement, mais la représentation de plusieurs vues est possible dans le même modèle de marque, afin notamment de faire apparaitre différentes perspectives. Néanmoins, il convient impérativement de cocher la case « tridimensionnelle » en rubrique 4, à défaut de quoi le signe sera considéré comme une marque figurative en deux dimensions. En outre, le déposant a la possibilité de procéder à une description du modèle en rubrique 4.

CJCE, 27 novembre 2003, Shield Mark BV c. Joost Kist h.o.d.n. MEMEX, Aff. C-283/01

1.2.5. Marques sonores Si un son (phrase musicale, bruit…) peut être déposé à titre de marque, ce n’est qu’à la condition qu’il soit représenté graphiquement. Cette représentation graphique doit s’effectuer au moyen d’une portée divisée en mesures sur laquelle figure notamment une clé, des notes de musique, des silences et des altérations (CJCE, 27 novembre 2003, Shield Mark BV c. Joost Kist h.o.d.n. MEMEX, Aff. C-283/01). La simple description verbale d’un son ne serait pas acceptée comme une marque sonore. Il convient impérativement de cocher la case « sonore » en rubrique 4, à défaut de quoi le signe sera considéré comme une marque figurative ou semi-figurative.

L. 711-1 CJCE, 12 déc. 2002, Ralf Sieckmann c. Deutsches Patent- und Markenamt, Aff. C-273/00

1.2.6. Autres types de marques : exemple des marques olfactives ou gustatives La protection des marques olfactives et gustatives n’est a priori pas exclue par l’article L. 711-1 du code.

Cependant, elle s’avère actuellement impossible, l’exigence de représentation graphique, qui doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective, ne pouvant pas être satisfaite par les moyens techniques existant à ce jour.

La jurisprudence a notamment considéré que cette exigence n’était pas remplie par une formule chimique, une description à l’aide de mots, par le dépôt d’un échantillon d’odeur ni par la combinaison de ces éléments (CJCE, 12 décembre 2002, Ralf Sieckmann c. Deutsches Patent- und Markenamt, Aff. C-273/00).

La protection des marques gustatives n’est pas davantage possible actuellement, du fait de cette même impossibilité de les représenter graphiquement.

En conséquence, aucune marque olfactive ou gustative n’a, à ce jour, été enregistrée par l’Institut.

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Arrangement de Nice Classification de Nice

1.3. Énumération des produits et services revendiqués et des classes correspondantes

• Une marque étant un signe servant à distinguer des produits et/ou services, les droits conférés par celle-ci ne portent pas sur le signe en tant que tel, mais sur le signe en relation avec les produits et services choisis par le titulaire de la marque lors du dépôt Ce principe, appelé principe de spécialité, a pour objet d’éviter que des signes susceptibles de constituer des marques ne soient monopolisés au-delà des besoins de leur titulaire. Dès lors, il convient d’énumérer précisément les produits et services auxquels s’appliquera la marque lors du dépôt. La France étant partie à l’Arrangement de Nice, l’INPI est tenu d’appliquer la classification de Nice des produits et des services aux fins de l’enregistrement de marques, qui fixe certaines conditions relatives à l’énumération des produits et services lors d’un dépôt de marque. Cette classification est composée d’une liste de produits et services répartis en 45 classes numérotées de 1 à 34 pour les produits et de 35 à 45 pour les services. La classification de Nice n’a qu’une valeur administrative et non juridique, ce qui implique que la seule mention d’une classe sans énumération expresse des produits et services ne saurait être acceptée.

À titre indicatif, l’INPI publie sur son site internet un aperçu de la classification, qui permet de guider le déposant dans l’énumération des produits et/ou services que sa marque est destinée à protéger en mentionnant certains libellés de produits et services valables. • Au moment du dépôt, il convient à tout le moins d’indiquer sur les exemplaires de

dépôt, à peine d’irrecevabilité, un produit ou un service pour lequel la marque est destinée à être protégée.

Si l’indication des classes dont relèvent les produits et/ou services désignés est en principe impérative, une demande faisant état d’un produit ou d’un service sans faire pour autant faire mention de classes ne sera pas considérée comme irrecevable, dans la mesure où ces classes pourront être régularisées ultérieurement dans le cadre de l’examen approfondi de la marque portant sur la forme du dépôt (voir infra).

Il en est de même s’agissant des libellés de produits et services vagues ou indiqués au regard de la mauvaise classe, qui ne constituent pas des causes d’irrecevabilité, mais dont l’INPI pourra demander la régularisation dans le cadre de cet examen approfondi. L’INPI se réserve la possibilité d’attribuer provisoirement une ou plusieurs classes s’il s’avère qu’un produit et ou un service appartient à une classe non mentionnée dans le dépôt. Cette attribution provisoire permet notamment aux tiers d’effectuer des recherches d’antériorité sur de meilleures bases. Le cas échéant, les classes provisoirement attribuées feront l’objet d’une mention au Bopi lors de la publication de la demande d'enregistrement, au côté des classes mentionnées par le déposant.

13 / INPI / Procédure d’enregistrement / Mai 2016

1.4. Paiement des redevances prescrites Le dépôt d’une marque est soumis au paiement d’une redevance dont le montant dépend essentiellement du nombre de classes revendiquées. Le coût d’un dépôt sous forme papier est de 250 euros pour 3 classes de produits ou services, plus 42 euros par classe supplémentaire, tandis que le coût d’un dépôt sous forme électronique s’élève à 210 euros pour 3 classes, plus 42 euros par classe supplémentaire. L’INPI propose différents moyens de paiement en fonction du mode de dépôt :

Mode de paiement Dépôt par

courrier

Dépôt direct au siège de

l’INPI

Dépôt par

télécopie

Dépôt par voie électronique

Carte bancaire non oui non oui

Ordre de prélèvement sur un compte client ouvert auprès de l’INPI

oui oui oui oui

Chèque oui oui non non Numéraire non oui non non Mandat postal oui non non non

Dans le cadre d’un dépôt sous forme papier, il convient de joindre le paiement des redevances au formulaire de dépôt. En l’absence de paiement, ou si la somme versée est inférieure au montant de la redevance de dépôt, la demande sera considérée comme irrecevable. Il est à noter que, dans le cadre d’un dépôt électronique, l’absence de paiement empêchera techniquement la validation du dépôt.

2. PROCÉDURE EN CAS D’IRRECEVABILITÉ

R. 712-7

Si l’une des 4 conditions énumérées ci-dessus n’est pas respectée au moment du dépôt, la demande d’enregistrement de marque est susceptible d’être déclarée irrecevable. À ce titre, l’article R. 712-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

« Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas les mentions prévues à l'article R. 712-3 (1° a, b et c) et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt. Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par l'Institut national de la propriété industrielle qu'après que le déposant a été invité à compléter les mentions manquantes. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation dans le délai fixé le dépôt sera déclaré irrecevable. Si la régularisation est effectuée dans le délai, la date de dépôt à prendre en compte est celle à laquelle les mentions manquantes ont été produites ».

Dès lors, en présence d’une des irrégularités mentionnées ci-dessus, une notification est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, invitant le déposant à procéder à la régularisation de son dépôt dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification.

• Si le déposant procède à une régularisation conforme, la date de dépôt de sa demande d’enregistrement est alors la date de réception des pièces manquantes. À ce titre, une notification est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au déposant ou à son mandataire, l’informant de la date définitivement attribuée au dépôt.

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La demande d'enregistrement, comportant cette date définitive de dépôt, fait l’objet d’une publication complète en partie 4 du volume I du Bopi, faisant courir le délai d’opposition.

• À l’inverse, si à l’échéance du délai fixé dans la notification, aucune régularisation n’est parvenue à l’INPI, une décision d’irrecevabilité est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au déposant ou à son mandataire. Cette décision est susceptible de recours devant la cour d’appel compétente. Le dépôt qui n’a pas fait l’objet d’une régularisation n’est pas publié.

• Si le déposant procède à une régularisation incomplète, celle-ci n’ouvre droit à aucune prolongation du délai initial, et sera considérée comme un défaut de régularisation à l’issue du délai prescrit.

3. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE PUBLICATION DE LA DEMANDE

R. 712-8

En vertu de l’article R. 712-8 du Code de la propriété intellectuelle : « Tout dépôt reconnu recevable est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf s'il apparaît soit que sa présentation ne satisfait pas aux prescriptions techniques nécessaires pour permettre sa reproduction, soit que sa publication serait de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. »

En application de ces principes, un dépôt, même s’il répond aux conditions de recevabilité énoncées ci-dessus, pourra néanmoins ne pas faire l’objet d’une publication au Bopi dans les cas suivants :

3.1. Dépôt dont la présentation ne satisfait pas aux critères techniques

La présentation du dépôt doit satisfaire aux prescriptions techniques nécessaires pour permettre sa reproduction. Les mentions du dépôt doivent être lisibles sans difficulté, pour permettre une reconnaissance numérique (s’agissant notamment des dépôts effectués de façon manuscrite). Seront notamment considérés comme illisibles les dépôts qui ne sont pas effectués sur le formulaire CERFA de demande d’enregistrement de marque (dépôt sur papier libre…), les dépôts présentés en format « paysage » (au lieu de « portrait »), ainsi que les dépôts comportant une écriture illisible ou faisant apparaitre le modèle de marque en dehors de la rubrique 3. Si le dépôt ne remplit pas les conditions de lisibilité, une notification de refus provisoire pour irrégularité matérielle est envoyée au déposant par lettre recommandée avec accusé de réception. Une mention en ce sens est publiée au Bopi sous le numéro national. Le déposant dispose alors d’un délai d’un mois pour régulariser son dépôt, étant précisé qu’aucune modification de la portée de son dépôt initial n’est autorisée (ex : modification du signe, extension de la liste des produits et services…). Si le déposant régularise sa demande d'enregistrement dans le délai, celle-ci fera alors l’objet d’une publication complète en volume I partie 4 du Bopi. À défaut, une décision portant rejet de la demande d’enregistrement de marque sera adressée au déposant. Dans le cas d’un rejet, la redevance de dépôt ne sera pas remboursée au déposant.

15 / INPI / Procédure d’enregistrement / Mai 2016

3.2. Demande d’enregistrement dont la publication serait de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs

Le dépôt peut ne pas être reproduit au Bopi si sa publication apparaît de nature à porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Avant toute publication et examen approfondi, les marques dont la publication semblerait de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs et/ou à l’ordre public sont recensées.

Dans cette hypothèse, l’INPI notifie au déposant une notification de refus provisoire de publication de sa demande.

Une mention en ce sens est publiée au Bopi en même temps que le numéro national de la demande d’enregistrement.

Cette notification ne constitue néanmoins qu’un refus provisoire ; le dossier fera quand même l’objet d’un examen de fond et de forme par le service de l’examen.

Si la demande n’est pas rejetée à l’issue de l’examen de forme et de fond, elle fera l’objet d’une publication complète dans le Volume I, Partie 4 du Bopi, à compter de laquelle courra le délai d’opposition.

À l‘inverse, une demande dont la publication n’a pas été considérée comme étant de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs pourra néanmoins être rejetée s’il apparait, à l’issue de son examen de fond, que son enregistrement à titre de marque contreviendrait à l’article L. 711-3 b) du Code de la propriété intellectuelle (voir infra).

4. ISSUE DE LA PROCÉDURE D’EXAMEN PRÉLIMINAIRE

R. 712-8

En vertu de l’article R. 712-8 du Code de la propriété intellectuelle :

« Tout dépôt reconnu recevable est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf s'il apparaît soit que sa présentation ne satisfait pas aux prescriptions techniques nécessaires pour permettre sa reproduction, soit que sa publication serait de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

La publication au Bulletin officiel intervient dans les six semaines qui suivent la réception du dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle. Mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans un délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l'article L. 712-4 de former dans ce même délai opposition à enregistrement. »

Un dépôt déclaré recevable, satisfaisant aux prescriptions techniques et ne portant atteinte, ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs, est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, Volume 1, Partie 1, dans les six semaines qui suivent la réception du dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle.

À l’inverse, si une décision d’irrecevabilité est prononcée à l’encontre d’une demande, cette dernière ne sera pas publiée. La décision d’irrecevabilité est néanmoins susceptible de recours devant la cour d’appel compétente, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.

R. 411-17 En cas d’irrecevabilité de la demande d'enregistrement, et à l’expiration des délais de recours, les redevances versées par le déposant lui seront remboursées, en application de l’article R. 411-17 du Code de la propriété intellectuelle.

« En cas d'irrecevabilité, les redevances suivantes sont remboursées : (…) - pour les marques de fabrique, de commerce ou de service : dépôt, classe de

produit ou service, renouvellement ».

Ce remboursement peut intervenir avant l’expiration de ce délai, si le déposant en fait la demande en précisant qu’il renonce à exercer un recours contre la décision d’irrecevabilité prononcée par l’INPI.

16 / INPI / Procédure d’enregistrement / Mai 2016

SECTION C – EXAMEN MATÉRIEL

CHAPITRE 1 – EXAMEN PORTANT SUR LA FORME DU DÉPÔT A/ Principes généraux et procédure

1. OBJECTIFS DE L’EXAMEN DE FORME

L. 712-2 R.712-26 R.712-10 L.712-7

Aux termes des dispositions de l’article L.712-2 du code de la propriété intellectuelle :

« La demande d'enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par le présent titre et précisées par décret en Conseil d'État. Elle doit comporter notamment le modèle de la marque et l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique ».

L’article R.712-26 du CPI précise :

« Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne : 1° La demande d'enregistrement prévue à l'article R. 712-3 ».

Cette décision (décision n° 2014-142 bis relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques) a été publiée le 22 juin 2014. L’article R.712-10 du CPI prévoit que :

« Tout dépôt donne lieu à vérification par l'Institut : 1° Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur »

Enfin, l’article L.712-7, a) dispose que :

« La demande d’enregistrement est rejetée (…) si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article L.712-2.

Lorsque les motifs de rejet n’affectent la demande qu’en partie, il n’est procédé qu’à son rejet partiel ».

Tout dépôt recevable donne lieu à un examen de forme destiné à vérifier que les formalités relatives au dépôt ont été correctement effectuées par le déposant ou par son mandataire. L’examen de forme portant sur l’ensemble des pièces, l’INPI contrôle que le formulaire de la demande d’enregistrement a été régulièrement complété et ne contient pas d’irrégularités matérielles, mais également que les redevances versées correspondent au montant dû, et, le cas échéant, que les documents annexes (pouvoirs, documents justifiant que le déposant dispose d’un droit de priorité…) ont été régulièrement remis et complétés. Cet examen débute à partir de la 6ème semaine suivant le dépôt de la demande d’enregistrement de marque. Il convient de rappeler que l’absence d’irrégularité matérielle n’implique pas nécessairement que la demande de marque pourra faire l’objet d’un enregistrement, dans la mesure où l’INPI vérifie également que le signe déposé est valable sur le fond dans le cadre d’un examen distinct (voir infra, SECTION C, Chapitre 2).

17 / INPI / Procédure d’enregistrement / Mai 2016

2. PROCÉDURE EN CAS D’IRRÉGULARITÉ DE FORME

R. 712-11

Aux termes des dispositions de l’article R.712-11 du code de la propriété intellectuelle :

« 1° En cas de non-conformité de la demande aux dispositions de l'article R. 712-10, notification motivée en est faite au déposant. Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'Institut. À défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti. (…) 3° Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt. »

2.1. Notifications d’irrégularités Si l’INPI constate que la demande d’enregistrement contient une ou plusieurs irrégularités, il adresse au déposant ou à son mandataire une notification d’irrégularité matérielle, qui peut prendre deux formes distinctes : les notifications « d’office » et les notifications « classiques ». 2.1.1. Notification d’irrégularité « d’office » La notification dite d’office est une notification dans laquelle l’INPI propose une solution de régularisation au déposant et l’informe que sans réponse de sa part dans un délai d’un mois après réception de la notification, la ou les propositions seront considérées comme acceptées par le déposant. À l’issue de ce délai, en l’absence de réponse du déposant, la demande sera alors rectifiée conformément à la proposition formulée sur le relevé d’irrégularités, et la marque sera enregistrée en tenant compte de ces modifications, sous réserve de son examen sur le fond. Au cours de ce délai, le déposant peut également contester la proposition de régularisation ou répondre à la notification en apportant lui-même les corrections demandées. Le dossier sera alors traité par l’INPI comme une demande d’enregistrement ayant fait l’objet d’une notification d’irrégularité « classique » (voir infra, 2.1.2). 2.1.2. Notification d’irrégularité « classique » La notification dite classique est une notification par laquelle l’INPI identifie les différentes irrégularités affectant la demande d'enregistrement et invite le déposant ou son mandataire à procéder à sa régularisation, en lui indiquant, dans la mesure du possible, comment le faire. Suite à une notification, le déposant peut soit régulariser son dossier, soit contester en tout ou partie les irrégularités soulevées s’il estime la position de l’INPI non fondée en droit. La régularisation consiste généralement à retourner 3 exemplaires signés de la demande d’enregistrement modifiés en tenant compte des indications portées sur le relevé d’irrégularité ou à fournir d’éventuelles pièces manquantes (pouvoirs, etc.). Sans réponse du déposant dans un délai d’un mois après réception de la notification, une décision de rejet partiel ou total sera rendue. Les délais pour répondre à la notification d’irrégularité sont prorogeables une fois, sur simple demande écrite du déposant (par courrier recommandé avec avis de réception, par courrier simple ou par télécopie) avant l’expiration du délai.

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Si le déposant décide de régulariser son dossier, il convient de préciser qu’aucune régularisation ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt. Ainsi, le déposant ne pourra notamment ni modifier son modèle de marque, ni ajouter des produits et/ou des services à son libellé, sauf s’il s’agit de préciser des termes jugés trop vagues par l’Institut à l’occasion de l’examen de régularité des produits et services revendiqués. Si le déposant conteste la notification :

• Soit l’INPI souscrit aux arguments du déposant et lève l’objection portant sur la forme du dépôt. Les préparatifs d’enregistrement de la marque sans modification sont alors engagés, sous réserve que celle-ci soit également régulière sur le fond.

• Soit l’INPI maintient sa position et émet un projet de décision de rejet, ouvrant un nouveau délai de réponse d’un mois à compter de la réception par le déposant de la notification, la date de distribution mentionnée sur l’avis de réception faisant foi. Si les documents transmis par les déposants s’avèrent insuffisants ou font apparaitre de nouvelles irrégularités, une nouvelle notification est envoyée par l’examinateur. Cette notification ouvre un nouveau délai d’un mois pour procéder à la régularisation de la demande ou pour contester les irrégularités soulevées. Si le déposant maintient sa contestation à la suite d’une notification d’irrégularité matérielle, un projet de décision lui est adressé par courrier recommandé avec avis de réception. Si le déposant conteste une nouvelle fois le projet de décision et que l’INPI souscrit à ses arguments et par conséquent lève l’objection, les préparatifs d’enregistrement de la marque sans modification sont alors engagés, sous réserve de sa régularité sur le fond (voir infra). En l’absence de réponse du déposant ou si les arguments du déposant ne peuvent être considérés comme pertinents par l’INPI, le projet de décision donne lieu à la rédaction d’une décision définitive de rejet.

2.2. Projet de décision de rejet Si le déposant maintient sa contestation à la suite d’une notification d’irrégularité matérielle, un projet de décision lui est adressé par courrier recommandé avec avis de réception. Si le déposant conteste une nouvelle fois le projet de décision et que l’INPI souscrit à ses arguments et par conséquent lève l’objection, les préparatifs d’enregistrement de la marque sans modification sont alors engagés, sous réserve de sa régularité sur le fond (voir infra). En l’absence de réponse du déposant ou si les arguments du déposant ne peuvent être considérés comme pertinents par l’INPI, le projet de décision donne lieu à la rédaction d’une décision définitive de rejet.

2.3. Décision de rejet Une décision de rejet partiel ou total peut intervenir : • à la suite d’une notification « classique » restée sans réponse ; • à la suite d’un projet de rejet resté sans réponse ; • -à la suite du projet de décision de rejet si l’INPI ne souscrit pas aux arguments

développés par le déposant. Les décisions font l’objet d’une inscription au Registre National des Marques, inscription publiée par mention au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

19 / INPI / Procédure d’enregistrement / Mai 2016

Cette décision est définitive et n’est pas susceptible d’être contestée auprès des services de l’Institut. Néanmoins, le déposant dispose des délais légaux pour contester la décision devant une cour d’appel compétente, dans les conditions énoncées aux articles R.411.20 et suivant du code de la propriété intellectuelle, rappelées au verso de la décision de rejet (voir infra).

B/ Typologie des irrégularités matérielles

1. IDENTIFICATION DU DÉPOSANT (RUBRIQUE 2)

R. 712-3 Décision du directeur général de l’INPI du 22 juin 2014 R. 712-5

Article R.712-3 du CPI : « Le dépôt comprend : 1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26 et précisant notamment : a) L'identification du déposant »

Décision du directeur général de l’INPI du 22 juin 2014, article 2 :

« Les prescriptions résultant de l’article R.712-3 sont assorties des tempéraments ou modalités suivantes : a) Identité du déposant : La mention d'un nom d'usage peut figurer en dessous des nom et prénoms des personnes physiques, à l'exclusion de toute autre indication. b) Adresse : L'adresse doit être complète et comporter notamment le code postal suivi, pour l'étranger, de l'indication du pays ».

Les informations relatives à l’identification du déposant doivent être mentionnées en rubrique 2 du formulaire CERFA N° 12259*03 de demande d’enregistrement. Une demande de marque peut être faite par toute personne physique, morale, ou au nom de plusieurs personnes physiques et/ou morales. Il convient à tout le moins d’indiquer : • si le déposant est une personne physique, ses nom, prénom et adresse complète ;

• si le déposant est une personne morale, sa dénomination sociale ou raison sociale

ainsi que son siège social. Article R. 712-5 du Code de la propriété intellectuelle :

« À la réception du dépôt, sont mentionnés sur la demande d'enregistrement : la date, le lieu et le numéro d'ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l'article R. 712-6. Un récépissé du dépôt est remis au déposant. »

1.1. Nom du déposant

1.1.1. Principes généraux de l’indication du nom du déposant Le dépôt de marque ne peut être effectué que par une personne physique ou morale ayant la personnalité juridique. Lorsque le dépôt est effectué au nom d’une personne physique, elle est identifiée par son nom et son (ses) prénom(s). Lorsque le dépôt est effectué au nom d’une personne morale, l’identification doit comporter sa forme juridique. Celle-ci peut figurer en toutes lettres ou en abrégé (par exemple, « société anonyme » ou « SA »).

20 / INPI / Procédure d’enregistrement / Mai 2016

1.1.2. Cas particuliers selon la nature du déposant Lorsque le dépôt est réalisé par une société en cours de formation, l’identification doit être mentionnée de la façon suivante : « [nom de la ou des personnes physique(s)] agissant pour le compte de la société [dénomination ou raison sociale de la société] en cours de formation ». Une fois la société constituée, il conviendra de procéder à une inscription au Registre national des marques via le formulaire de « demande d’inscription au registre national d’une rectification », afin que la société devienne officiellement titulaire de la marque. Lorsque le dépôt est effectué par une personne de droit public :

S’il s’agit d’un Établissement public, cette forme juridique doit être mentionnée.

Si le déposant est un Ministère, il convient de l’identifier comme suit : « État français, représenté par le Ministère de [suivi du nom du Ministère procédant au dépôt] ».

S’il s’agit d’une collectivité territoriale (commune, département, région..), la forme juridique « collectivité territoriale » doit être mentionnée. Les mairies et les conseils généraux ou régionaux n’étant que des organes délibérant, ils ne peuvent déposer une marque à ce titre ; le dépôt doit donc être effectué au nom de la « Commune de… », du « Département de… » ou de la « Région … », à l’exclusion de toute autre mention. Lorsque le dépôt est effectué par une société étrangère, il est nécessaire que sa forme juridique soit régulièrement mentionnée (par exemple Limited (ou LTD), Incorporated (ou INC), SPA…). Toutefois, si le nom de la société est suivi de la mention « société de droit britannique » ou « société constituée selon les lois de l'État de... » (notamment dans le cas de sociétés américaines), le dépôt sera également considéré comme régulier. Lorsque le dépôt est effectué pour une association, il convient simplement d’indiquer la mention « association » en tant que forme juridique ; néanmoins, la mention de la loi régissant l’association (par exemple, « association loi 1901 ») sera également considérée comme régulière. Lorsque le dépôt est effectué pour une indivision, l'identification du déposant doit se présenter comme suit : « Indivision (suivie éventuellement de son nom), suivie obligatoirement du nom des coindivisaires, éventuellement représentés par l'un d'entre eux. Ainsi, le dépôt devra être effectué comme dans l’exemple suivant : « Indivision Dupont, composée de M. Jacques Dupont, M. Roger Dupont et Mme Sandrine Dupont, représentée par M. Jacques Dupont ». Lorsque le dépôt est effectué pour un mineur ou pour un incapable majeur (personne sous tutelle ou curatelle), l’identification doit être mentionnée de la façon suivante : « [nom du représentant légal, du tuteur ou du curateur] agissant pour le compte de [nom du mineur ou de l’incapable majeur], mineur / sous tutelle / sous curatelle ». Les entreprises individuelles et auto-entreprises étant dépourvues de la personnalité morale, elles ne peuvent elles ne peuvent pas procéder à un dépôt de marque sous cette forme. Il convient donc de procéder au dépôt en indiquant le nom et le prénom de la personne physique, à l’exclusion de toute autre mention relative à une quelconque entreprise. Les sociétés en participation et sociétés créées de fait étant dépourvues de la personnalité morale, elles ne peuvent pas procéder à un dépôt de marque sous cette forme.

21 / INPI / Procédure d’enregistrement / Mai 2016

Il convient donc de procéder au dépôt au nom de chaque personne physique déposante, en indiquant leur noms, prénoms et adresses respectives. Il conviendra également de désigner un mandataire commun (voir infra, 2.2.2). 1.1.3. Dépôt en copropriété Un dépôt peut être effectué au nom de plusieurs personnes physiques et/ou morales. Dans une telle hypothèse, chaque déposant doit indiquer ses noms, prénoms et/ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse. Plus précisément, lorsque le dépôt est effectué en copropriété au nom de plusieurs personnes physiques, il convient d’indiquer séparément les noms, prénoms et adresses de chaque déposant, et lorsque le dépôt est effectué au nom de plusieurs personnes morales, la raison ou dénomination sociale et siège social de chacune d’entre elles. Il convient également de désigner un mandataire commun (voir infra, 2.2.2).

1.1.4. Identification imprécise du déposant L’identification du déposant ne doit pas être rédigée de manière à créer une ambigüité quant à l’identité réelle du déposant. Ainsi, un dépôt faisant à la fois mention d’une société et du nom d’une personne physique, comme dans l’exemple suivant :

« SAS DUPONT M. Jacques Dupont 1 rue du Pont 75001 Paris France »

est porteur d’une ambigüité quant à l’identité du déposant, dans la mesure où il n’est pas possible de savoir qui est le demandeur du droit de marque, la personne physique, la société, ou la personne physique et la société en copropriété. Une notification d'irrégularité matérielle sera alors envoyée au déposant, lui demandant d’indiquer clairement si le dépôt a été effectué au nom de la personne morale, de la personne physique, ou des deux en copropriété. Dans cette dernière hypothèse, il conviendra également de désigner un mandataire commun (cf. infra, 2.2.2). 1.1.5. Identification du déposant en cas de cession de la demande de marque En cas de cession de la demande de marque avant enregistrement, le nom ou la dénomination du déposant ne pourra être modifiée sur le formulaire de dépôt en cours de procédure. Ce changement de titulaire devra en revanche faire l’objet d’une inscription au Registre national des marques par l’une ou l’autre des parties à l’acte de cession, via le formulaire de « demande d’inscription au registre national d’un acte affectant la propriété ou la jouissance d’un dépôt ».

1.2. Adresse du déposant Le déposant, personne physique ou morale, doit faire figurer son adresse. Cette adresse doit être complète et comporter notamment le code postal suivi de l'indication du pays.

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Des irrégularités sont susceptibles d’être soulevées notamment dans les cas suivants : 1.2.1. Défaut de numéro et d'un nom de rue Ceci se produit, en général, pour des déposants domiciliés en France. Avant d’envoyer une notification d’irrégularité, l’INPI effectue néanmoins une recherche dans un dictionnaire des communes, la commune du déposant ne comportant pas nécessairement de rue ou de numéro. 1.2.2. Mention d’une boite postale La seule mention d'une boîte postale ne constitue pas une adresse complète. En conséquence, en cas de dépôt ne mentionnant qu’une simple boite postale, il sera demandé au déposant d’ajouter le numéro et le nom d’une rue, ou à tout le moins de justifier que son adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de rue. En revanche, un dépôt avec mention d’une adresse complète accompagnée de la mention d'une boîte postale sera considéré comme régulier. Par exception, la simple mention d’une boite postale sans indication d’un numéro et d’un nom de rue ne sera pas considérée comme une irrégularité pour les dépôts effectués par un déposant habitant en Polynésie française. 1.2.3. Indication de l’adresse du déposant en cas de changement d’adresse après la date de dépôt En cas de changement d'adresse du déposant avant les préparatifs techniques de publication de l'enregistrement, l’identification du déposant en rubrique 2 du formulaire de dépôt ne sera pas modifiée, dans la mesure où cette adresse était correcte au moment du dépôt. Si le déposant informe l’INPI d’un tel changement d’adresse et qu’il s’agit également de l’adresse de correspondance, celui-ci modifiera néanmoins la rubrique 1 « destinataire de la correspondance », afin que le certificat d'enregistrement soit envoyé à cette nouvelle adresse. Par ailleurs, il est recommandé au déposant d’inscrire ce changement d’adresse au Registre national des marques, via le formulaire de « demande d’inscription au registre national d’une rectification ».

2. DÉSIGNATION D’UN MANDATAIRE

R. 712-2

2.1. Principes généraux Article R.712-2 du CPI :

« Le dépôt peut être fait personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un État membre de la communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

Tout déposant peut recourir, s’il le souhaite, à un mandataire, c’est-à-dire à une personne chargée de le représenter pour procéder au dépôt d’une marque, en mentionnant ses nom, prénom et adresse de en rubrique 1. Les correspondances afférentes au dépôt seront alors adressées audit mandataire. Néanmoins, l’accomplissement du dépôt et tout acte subséquent sont considérés comme des actes dont la technicité nécessite le recours à un mandataire qualifié, et sont donc réservés à certains professionnels en vertu des dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

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À ce titre, les articles L.422-4 et L. 422-5 dudit code prévoient que seules sont habilitées à agir au nom du demandeur les personnes suivantes :

- un conseil en propriété industrielle bénéficiant de la mention de spécialisation « Marques » ;

- un avocat ; - une personne habilitée à représenter le déposant auprès de l’INPI, inscrite sur

une liste spéciale disponible auprès de l’INPI ; - un professionnel d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace

économique européen (EEE) habilité à représenter toute personne auprès de l’office de propriété industrielle de son pays ;

- une société établie dans l’Espace économique européen, contractuellement liée à la société déposante (mais seulement dans l’hypothèse où le déposant est lui-même une société) (voir infra, 2.1.1.)

Lorsque le déposant fait appel à un tel mandataire habilité pour procéder au dépôt d’une demande d’enregistrement, ce dernier doit transmettre à l’INPI un pouvoir l’habilitant à intervenir au nom et pour le compte du déposant, sauf s’il s’agit d’un conseil en propriété industrielle ou d’un avocat. Il devra donc fournir :

• soit un pouvoir spécial, c’est-à-dire un pouvoir habilitant le mandataire à intervenir uniquement dans le cadre du dépôt en question. Ce pouvoir doit être obligatoirement joint au dépôt. À ce titre, dans la mesure où un pouvoir ne peut être joint lors d’un dépôt électronique de marque, il doit être transmis par courrier postal au siège de l’INPI.

• soit un pouvoir permanent, c’est-à-dire un pouvoir habilitant le mandataire à représenter le déposant de façon générale et pour tous types de démarches devant l’INPI. Dans ce dernier cas, le pouvoir doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, avant le dépôt, en 2 exemplaires (original + copie) afin d’y être enregistré, à l’adresse suivante : INPI - CTP GUICHET 15 rue des Minimes CS 50001 92677 Courbevoie cedex Le mandataire devra par la suite fournir une copie de ce pouvoir à chaque fois qu’il intervient au nom et pour le compte du déposant. Qu’il soit spécial ou permanent, le pouvoir doit impérativement contenir les éléments suivants : • les noms, prénoms ou la dénomination sociale et l’adresse du déposant ; • les noms, prénoms et adresse du mandataire ; • l’indication des actes que le mandataire est autorisé à effectuer au nom et pour

le compte du déposant, étant précisé qu’il peut s’agir de « toutes les démarches nécessaires à l'effet d'obtenir en France l'enregistrement de la marque en copropriété » ;

• la date de signature du pouvoir ; • la signature manuscrite du ou des déposant(s). S’il s’agit d’un pouvoir spécial, il doit également contenir l’identification de la marque concernée et son numéro national s’il est d’ores et déjà connu. Si le pouvoir n’est pas annexé au dépôt ou s’avère incomplet, une notification d’irrégularité sera adressée au déposant afin qu’il puisse, soit fournir un pouvoir, soit se faire représenter par un avocat ou conseil en propriété industrielle, soit signer lui-même la demande d’enregistrement de marque. Une copie de la notification sera également envoyée au mandataire désigné, pour information.

24 / INPI / Procédure d’enregistrement / Mai 2016

R.712-2 R.712-2

Dans le cas où une société déposante désigne pour mandataire une autre société avec laquelle elle est contractuellement liée, le lien contractuel entre ces deux entreprises s’entend d’un lien économique, par exemple celui qui unit une société mère et une filiale, un simple lien commercial n’étant pas suffisant. Le mandataire doit joindre au dépôt un pouvoir indiquant qu’il existe un lien contractuel entre la société déposante et la société qui la représente, et dans la mesure du possible la nature du lien contractuel unissant ces deux entités.

2.2. Cas dans lesquels la désignation d’un mandataire est obligatoire

2.2.1. Dépôt effectué par une personne physique ou morale non domiciliée en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Économique Européen Article R.712-2, alinéa 3 du CPI :

« Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'Institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent ».

Les déposants non domiciliés en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen devront impérativement se faire représenter par un mandataire qualifié (en application des règles énoncées supra). En cas d’absence de mandataire qualifié, l’Institut adressera une notification d’irrégularité au déposant par courrier recommandé international ainsi que, le cas échéant, une copie de cette notification pour information au mandataire non qualifié, si un tel mandataire a été désigné en rubrique 1 du formulaire CERFA. Par exception au principe énoncé ci-dessus, les déposants domiciliés en Suisse sont dispensés de se faire représenter par un mandataire qualifié, un accord ayant été conclu entre l’Union européenne et la Confédération helvétique. 2.2.2. Dépôt effectué par plusieurs demandeurs Article R.712-2, alinéa 4 du CPI :

« En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des déposants, il doit satisfaire aux conditions prévues par le deuxième alinéa ».

Lorsque la demande d’enregistrement est effectuée par plusieurs personnes, un mandataire commun doit obligatoirement être désigné. Il peut s’agir soit d’un mandataire qualifié (en application des règles énoncées supra), soit de l’un des codéposants (article R.712-2 du code de la Propriété Intellectuelle). Dans l’hypothèse où le mandataire commun désigné est l’un des codéposants, un pouvoir en copropriété devra être fourni. En pratique, ce pouvoir devra indiquer : • l’indication que le dépôt est effectué en copropriété ; • si les déposants sont des personnes physiques, les noms, prénoms et adresses

de tous les déposants ; • si les déposants sont des personnes morales, la dénomination sociale et le siège

des personnes morales déposantes, ainsi que les noms, prénoms et la qualité

25 / INPI / Procédure d’enregistrement / Mai 2016

(président, gérant…) des personnes physiques représentant les personnes morales déposantes ;

• les noms, prénoms et adresse du mandataire commun ; • l’indication des actes que le mandataire est autorisé à accomplir au nom des

déposants, étant précisé qu’il peut s’agir de « toutes les démarches nécessaires à l'effet d'obtenir en France l'enregistrement de la marque en copropriété » ;

• l’identification de la marque ou son numéro national ; • la date de signature du pouvoir ; • la signature manuscrite de tous les déposants ou de leurs représentants s’il s’agit

de personnes morales. Le mandataire commun désigné par les déposants devra être le signataire de la demande d’enregistrement. En cas d’absence de pouvoir, de pouvoir incomplet ou d’irrégularité quant à l’indication du signataire, une notification d’irrégularité sera envoyée au mandataire désigné, accompagnée d’un modèle de pouvoir à compléter par les codéposants. Il convient par ailleurs de noter que si l’un des codéposants est ressortissant de l'Espace Économique Européen et l'autre non, le déposant ressortissant de l’EEE pourra être désigné mandataire commun par l’ensemble des déposants, sans qu’il ne soit nécessaire de désigner un mandataire qualifié.

3. BRÈVE DESCRIPTION DU MODÈLE DE MARQUE (RUBRIQUE 4)

R. 712-3 Décision du directeur général de l’INPI du 22 juin 2014

Article R.712-3 du CPI :

« Le dépôt comprend : 1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26 et précisant notamment : (…) b) Le modèle de la marque, consistant dans la représentation graphique de cette dernière ; le modèle peut être complété par une brève description ; cette dernière est obligatoire dans les cas prévus à l'arrêté précité ;

Décision du directeur général de l’INPI du 22 juin 2014, article 2, d)

« Brève description de la marque et de ses couleurs : Cette description doit se limiter à l'énoncé des caractéristiques de la marque pouvant avoir une incidence sur la portée de la protection demandée. Elle est facultative. Toutefois, si la marque n'est constituée que de la représentation d'une couleur ou d'une combinaison de couleurs, la description devra comporter obligatoirement un code d'identification internationalement reconnu de cette couleur ».

Cette description, en principe facultative, consiste à décrire les caractéristiques du signe déposé, par exemple lorsqu’il est complexe ou qu’il existe une ambigüité sur la partie verbale du signe. Elle permet d’indiquer également s’il s’agit d’une marque sonore, tridimensionnelle ou comportant un hologramme. Ces informations doivent être mentionnées en rubrique 4 du formulaire CERFA N° 12259*03 de demande d’enregistrement.

26 / INPI / Procédure d’enregistrement / Mai 2016

Cette rubrique doit obligatoirement être remplie lorsque la marque consiste exclusivement en une nuance de couleur ou à une combinaison de couleurs. Cette description s’effectue par la référence à un code couleur internationalement reconnu (RAL, Pantone…). D’une manière générale, les mentions figurant dans la rubrique « brève description de la marque et de ses couleurs » doivent se contenter de décrire objectivement le modèle de marque tel que déposé et présenté en rubrique 3 de la demande d’enregistrement, par exemple ses couleurs ou la typographie employée. Tout élément extérieur au modèle de marque (par exemple la référence à un logo, à une couleur, une forme ou un élément verbal qui n’est pas reproduit dans le modèle de la marque, ou l’indication d’éléments de fait sur la personne du déposant ou sur les modalités d’utilisation du signe) ne peut figurer dans cette rubrique. De même, un même dépôt ne pouvant porter que sur une seule marque, aucune déclinaison ni variante (de texte, de couleurs ou de présentation) ne peut être énoncée dans cette rubrique. La présence de tels éléments donnera lieu à l’envoi d’une notification d’irrégularité matérielle afin de supprimer ces mentions.

3.1. Marque sonore Si la marque déposée est sonore, il convient de faire figurer dans le modèle de marque une représentation graphique du signe sonore, sous la forme d’une une portée divisée en mesures et sur laquelle figurent une clef, des notes et des silences. La case « sonore » doit également être cochée en rubrique 4 du formulaire CERFA N° 12259*03 de demande d’enregistrement. Le déposant peut également mentionner, s’il le souhaite, des précisions sur le timbre des sons représentés dans le modèle de marque ou les instruments qui les reproduisent. Lorsque la case sonore est cochée sans que ne figure la représentation graphique d’un son (portée, notes…), ou que des éléments graphiques ou verbaux sans lien avec un quelconque son figurent en plus de la représentation d’un son, une notification d’irrégularité, en principe « d’office », sera envoyée au déposant afin de supprimer cette croix. À l’inverse, si le signe déposé comporte la représentation graphique d’un son mais que la case « sonore » n’est pas cochée, la marque ne sera pas considérée comme « sonore », mais simplement comme une marque figurative ou semi-figurative, sans qu’une notification d’irrégularité ne soit envoyée au déposant.

3.2. Marque comportant un hologramme Dans le cas d’une marque comportant un hologramme, il convient de ne pas faire figurer l’hologramme lui-même dans le modèle de marque mais une ou plusieurs représentations graphiques ou photographies du ou des éléments holographiés. Il faudra également cocher la rubrique « comportant un hologramme » en rubrique 4 du formulaire. Le déposant peut également préciser, s’il le souhaite, les caractéristiques de sa marque dans la rubrique 4 en décrivant plus particulièrement la façon dont les éléments représentés dans le modèle de marque apparaissent, se combinent ou se superposent.

27 / INPI / Procédure d’enregistrement / Mai 2016

Lorsque la case « comportant un hologramme » est cochée sans que figure une représentation graphique des éléments holographiés, une notification d’irrégularité est envoyée au déposant afin de faire supprimer cette croix. En revanche, si le signe déposé comporte des représentations graphiques liées à un hologramme et que la case « comportant un hologramme » n’a pas été cochée, aucune notification d’irrégularité ne sera envoyée au déposant et la marque sera considérée comme une simple marque figurative ou semi-figurative, sans hologramme.

3.3. Marque tridimensionnelle Dans le cas du dépôt d’une marque tridimensionnelle, il convient de faire figurer dans la rubrique « modèle de marque » une ou plusieurs reproductions en deux dimensions (par exemple, une photographie ou un dessin) de la forme ou du conditionnement que le déposant souhaite protéger à titre de marque. La case « tridimensionnelle » doit également être cochée en rubrique 4. Le déposant pourra par ailleurs préciser, s’il le souhaite, les caractéristiques particulières de sa marque. Par exemple, s’il s’agit d’une marque tridimensionnelle et que des éléments en reliefs sont susceptibles de ne pas apparaître lors de la publication, le déposant peut indiquer quels éléments sont en relief ou en creux. Lorsque la case « tridimensionnelle» est cochée et que la marque n’est manifestement pas en trois dimensions du fait de l’absence de la reproduction demandée, une notification d’irrégularité sera envoyée au déposant afin de faire supprimer cette croix. En revanche, si le signe déposé comporte des éléments de marque tridimensionnelle et que la case « tridimensionnelle» n’a pas été cochée, aucune notification d’irrégularité ne sera envoyée au déposant.

3.4. Marque déposée en couleurs Si la marque est déposée en couleurs, il convient de cocher la case correspondante. Un code couleur international (par exemple, Pantone ou RAL) peut également être indiqué, étant précisé que cette indication est obligatoire si le signe déposé consiste exclusivement en une nuance de couleur ou à une combinaison de couleurs. Si la case « déposée en couleurs » est cochée alors qu’aucune couleur ne figure dans le modèle de marque, une notification d’irrégularité sera envoyée au déposant afin de faire supprimer cette croix. Le déposant ne peut pas ajouter d’éléments relatifs aux couleurs autres que ceux qui figurent dans le modèle de marque. Ainsi, une notification d’irrégularité sera envoyée au déposant dans les cas suivants : • S’il est fait référence à des couleurs alors que le dépôt est strictement en noir et

blanc ; • S’il est fait référence à d’autres couleurs que celles reproduites dans le modèle de

la marque. En revanche, si le signe déposé comporte des éléments de couleur et que la case « déposée en couleur » n’a pas été cochée, aucune notification d’irrégularité ne sera envoyée au déposant.

28 / INPI / Procédure d’enregistrement / Mai 2016

3.5. Autres caractéristiques de la marque (traduction, translittération)

Le déposant peut préciser, s’il le souhaite, la traduction de sa marque si des termes en langue étrangère y figurent. Si des éléments de la marque sont dans un alphabet autre que latin ou en d’autres chiffres que romains ou arabes (ex. : idéogrammes, écritures cyrilliques, écriture arabe…), il peut retranscrire ces éléments en alphabet latin ou en chiffres romains ou arabes, procédant ainsi à une translittération. Il convient de préciser que la « traduction » proposée sur le formulaire s’entend nécessairement d’une traduction d’une langue étrangère vers le français. Toute traduction du français vers une autre langue sera considérée comme une « variante », laquelle n’est pas autorisée, et donnera lieu à l’envoi d’une notification d’irrégularité demandant la suppression de ces mentions.

4. ÉNUMÉRATION DES PRODUITS OU SERVICES AUXQUELS S’APPLIQUE LA MARQUE (RUBRIQUES 5 ET 6)

R. 712-3 Décision n° 2014-142 bis

En application de l’article R. 712-3 du Code de la Propriété intellectuelle :

« Le dépôt comprend : 1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26 et précisant notamment : (…) c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération des classes correspondantes ; »

La décision du directeur général de l’INPI du 22 juin 2014, article 2, e) précise que :

« Énumération des produits ou services auxquels s'applique la marque : Cette énumération peut résulter soit de la désignation individuelle de chacun de ces produits ou services, soit de l'énumération de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Dans ce dernier cas, les termes employés doivent permettre à toute personne d'en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante. »

En particulier, ne doivent figurer dans l'énumération, ni termes étrangers, ni termes de fantaisie (tels que marque ou autre signe distinctif), ni termes vagues (tels que "articles de fantaisie", "cadeaux", "accessoires", "services divers"...), ni référence générale à une ou plusieurs classes ou à leur contenu. Les produits et services relevant d'une même classe de la classification internationale des produits et services doivent être regroupés et, en regard de chaque paragraphe, doit figurer l'indication du numéro de la classe. En cas de pluralité de classes, cette citation doit être faite dans l'ordre numérique croissant. »

4.1. Présentation générale Les droits conférés par la marque ne portent pas sur le signe en tant que tel, mais sur le signe en relation avec les produits et services choisis par le titulaire de la marque (principe de spécialité). Dès lors, les produits et/ou les services pour lesquels la protection du signe est revendiquée doivent être désignés en des termes précis, afin de permettre à toute personne d'en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante.

29 / INPI / Procédure d’enregistrement / Mai 2016

En outre, l’énumération des produits et services doit être effectuée en fonction de l’Arrangement de Nice, qui institue la classification de Nice des produits et des services aux fins de l’enregistrement de marques, afin notamment de déterminer le montant des redevances à acquitter auprès de l’INPI, le coût d’un dépôt de marque étant fonction du nombre de classes sélectionnées.

Version simplifiée

4.2. Modalités de classification des produits et services La classification de Nice, au regard de la laquelle doit s’effectuer l’énumération des produits et services revendiqués, se compose d’une liste de produits et services, répartis en 45 classes numérotées de 1 à 34 pour les produits et de 35 à 45 pour les services. Chaque classe comporte également des intitulés de classe, qui constituent des indications générales relatives au secteur dont relèvent, en principe, les produits et les services, ainsi que des notes explicatives, qui résument globalement quels produits ou services relèvent de la classe en question. En pratique, il convient d’identifier, en reprenant ou en s’inspirant de cette classification, les produits et/ou services pour lesquels la marque est déposée, puis d’identifier la classe à laquelle ils appartiennent, et enfin de les mentionner en rubriques 5 et 6 du formulaire de demande d’enregistrement de marque. L’utilisation des produits et services tels que listés par la classification de Nice n’est pas obligatoire, mais l’indication d’autres termes n’est acceptable que dans la mesure où ils répondent aux critères fixés par la décision du directeur général de l’INPI, c’est-à-dire s’ils permettent de délimiter le contenu du dépôt de façon immédiate, certaine et constante. À des fins de cohérence et de rapidité de la procédure d’examen, l'utilisation des termes reconnus par la classification de Nice ou figurant dans l’aperçu édité par l’INPI est donc recommandée (voir infra, 4.3 - Outils d’aide à la classification). Si toutefois le déposant souhaite revendiquer un produit ou un service qui ne figurerait pas expressément dans la classification de Nice, les notes explicatives accompagnant chaque classe de la classification de Nice lui permettront généralement de classer directement ou par analogie la plupart des produits et des services. Enfin, si ces notes ne permettent pas de classer tous les produits et services, l’OMPI a publié certaines remarques listant les critères à appliquer de façon générale pour effectuer ledit classement. Ces remarques générales peuvent être consultées à l’adresse suivante : http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/frnrem.htm.

4.3. Outils d’aide à la classification Bien que la responsabilité du contenu et de la formulation de la liste des produits et/ou des services incombe au déposant, l’Institut met à disposition différents outils destinés à l’aider dans la formulation et la classification des produits et des services qu’il souhaite protéger par sa marque :

• Une « version simplifiée » de la classification de Nice, consultable sur le site de

l’INPI. Cette version consiste en un aperçu des intitulés de produits et services pré-approuvés par l’INPI et qui, à ce titre, ne feront pas l’objet de plus amples examens. Lors d’un dépôt par voie électronique effectué sur le site de l’INPI, les produits et services figurant dans cet aperçu seront directement proposés au déposant afin de simplifier la procédure ;

30 / INPI / Procédure d’enregistrement / Mai 2016

Classification de Nice Base TM Class Gestionnaire des produits et services de Madrid Cour de Justice, 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, aff. C-307/10

• La classification de Nice en version intégrale, accessible sur le site de l’OMPI ; • La base de données harmonisée des produits et des services TM Class utilisée par

l’ensemble des offices de propriété industrielle de l’Union Européenne, qui propose une classification rapide et simple des produits et services. Elle contient aujourd’hui environ 65 000 entrées pré-approuvées par les offices, dont l’INPI, et constitue l’outil d’aide à la classification le plus complet.

• Le « Gestionnaire des produits et services de Madrid », proposé par l’OMPI. S’il

constitue un outil susceptible d’aider le déposant dans sa recherche de certains libellés de produits et services et de donner une indication sur les classes auxquelles ils appartiennent, les produits et services listés dans ce gestionnaire ne sont pas tous acceptés par l’INPI, qui considère qu’ils ne répondent pas systématiquement à l’exigence de clarté et de précision qui préside en la matière.

4.4. Validité des libellés de produits et/ou services revendiqués

4.4.1. Exigence de clarté et de précision Les produits ou les services pour lesquels la protection est demandée doivent être identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, d’en déterminer l’étendue (Cour de Justice de l’Union Européenne, 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, aff. C-307/10, décision « IP Translator », point 49). Il doit être considéré qu’un libellé de produits ou de services est suffisamment clair et précis s’il permet à lui seul de délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante. En pratique, l’énumération des produits et services peut résulter soit de la désignation individuelle de chacun de ces produits ou services (par exemple, « shampoings », « tournevis »…), soit de l'énumération de la catégorie à laquelle ils appartiennent (par exemple, « cosmétiques », « machines-outils »…). En outre, dans la mesure du possible, les différents produits et/ou services doivent être séparés par un point-virgule afin d’éviter toute ambigüité quant à la portée de la protection revendiquée dans le dépôt. Si la rédaction du libellé des produits et services revendiqués ne permet pas de délimiter avec certitude l’étendue de la protection, notamment parce les termes énoncés revêtent plusieurs définitions ou sont susceptibles de désigner des produits ou services distincts, le libellé sera considéré comme manquant de clarté et de précision. L’exigence de clarté et de précision concerne l’ensemble des produits et services inclus dans la demande, raison pour laquelle chaque libellé est analysé individuellement par les services de l’Institut.

a) Emploi de termes vagues non aptes à délimiter clairement la portée du dépôt

Les termes et expressions vagues, qui ne sont pas aptes à délimiter clairement et précisément la portée du dépôt, ne peuvent être acceptés. Par exemple, les termes suivants : « Appareils électroniques », « produits de soin », « services de conseil », « services de gestion », « services à la personne », etc., seront refusés par l’INPI. En effet, ces termes ne donnent pas une indication claire et précise des produits et/ou services qui sont couverts, dans la mesure où ils sont susceptibles de recouvrir un très grand nombre de produits et/ou services différents, et/ou de relever de classes distinctes.

31 / INPI / Procédure d’enregistrement / Mai 2016

À titre d’exemple, les « produits de soin » recouvrent aussi bien des médicaments (relevant de la classe 5) que des gants de toilette (relevant de classe 24), tandis que des « services de conseil » peuvent être tant des « conseils juridiques » (relevant de la classe 45) que des « conseils commerciaux aux consommateurs » (relevant de la classe 35). Ces expressions doivent donc être précisées par l’énumération individuelle des produits et/ou services concernés.

b) Emploi de locutions imprécises L’emploi de locutions imprécises telles que « et autres », « et produits connexes » ou « etc. » au sein d’un libellé de produits ou services n’est pas accepté par l’Institut, dans la mesure où elles manquent de la clarté et de la précision. Par conséquent, ces termes doivent être supprimés ou précisés par l’énumération des produits qu’ils représentent.

c) Emploi des expressions « notamment », « tels que », « y compris » ou « en particulier »

L’emploi de ce type d’expressions pour introduire un ou plusieurs produits ou services à la suite d’un libellé imprécis ne saurait être accepté par l’Institut, n'apportant pas la précision nécessaire audit libellé dans la mesure où elles introduisent une énumération non limitative, et de fait imprécise, des produits et services revendiqués. Ces termes peuvent donc être remplacés par la locution « à savoir », qui permet de spécifier limitativement les produits et/ou services dont il est question. Ainsi, le libellé « Machines, notamment broyeurs et compresseurs » pourra être remplacé par le libellé « Machines, à savoir broyeurs et compresseurs » en classe 7. Néanmoins, les expressions « notamment », « tels que », « y compris » et « en particulier » pourront être acceptées si elles sont placées derrière un terme en lui-même suffisamment clair et précis. En effet, elles n’ont dans ce cas d’autre objet que de souligner l’importance de certains produits ou services, ou de donner des exemples. Ainsi, le libellé « livres, notamment livres pour enfants » est acceptable dans la mesure où il implique que la demande couvre tous les types de livres, y compris (mais pas exclusivement) les livres pour enfants.

d) Renvoi dans les libellés de produits et/ou services à la classification de Nice

La liste des produits et services revendiqués par la marque doit permettre à elle seule de déterminer la portée de la protection sans qu’il soit nécessaire de consulter la classification de Nice. Ainsi, si le déposant souhaite revendiquer l’ensemble des produits ou services inclus dans la liste d’une classe donnée, il doit l’indiquer expressément en énumérant chacun de ces produits ou services. Une revendication de type « produits compris dans cette classe » ou « ensemble des produits de la classe », n’est pas conforme à l’exigence de précision en vertu des principes énoncés ci-dessus. De même, les libellés du type « produits non compris dans d’autres classes » ne sont en principe pas acceptables, sauf s’il s’agit d’intitulés de classes de la classification de Nice qui n’ont pas été jugés comme étant imprécis par l’OHMI en collaboration avec les offices de marques de l’Union européenne (voir infra, 4.4.2).

32 / INPI / Procédure d’enregistrement / Mai 2016

Base FranceTerme

Enfin, la simple référence à un numéro de classe ne permet pas de pallier l’imprécision d’un libellé. Par exemple, les libellés « services de conseil dans les domaines compris dans les classes 35 » ou « produits technologiques relevant de la classe 9 » ne seront pas acceptés, la mention relative aux classes n’apportant pas la précision requise à des expressions considérées comme trop vagues.

e) Emploi de marques ou de dénominations géographiques protégées dans une liste de produits et/ou services

Une marque déposée ne peut être mentionnée dans la liste des produits et services revendiqués, seul le type de produit ou service auquel elle correspond pouvant être revendiqué. Ainsi, le terme « Kleenex » doit être remplacé par le libellé « mouchoirs en papier », et les termes « vente au détail d’iPhone » doivent être remplacés par le libellé « vente au détail de téléphones mobiles ». De la même façon, une Appellation d’Origine Protégée ou une Indication Géographique ne peut être mentionnée telle quelle en tant que produit. Ainsi, la simple mention des termes « Bordeaux supérieur » en tant que produit en classe 33 sera refusée. En effet, ces termes ne désignent pas un type de produits au sens de la classification internationale de Nice, mais constitue une Appellation d’Origine Protégée. Il est néanmoins possible de préciser l’appellation ou l’indication dont bénéficient les vins que le déposant souhaite revendiquer, par exemple en rédigeant son libellé comme suit : « vins bénéficiant de l’Appellation d’Origine Protégée Bordeaux supérieur ».

f) Emploi d’abréviations et de sigles Les abréviations et sigles ne sont en principe pas autorisés, étant par exemple susceptibles de recouvrir plusieurs significations. Par exemple, les termes « éco » ou « RH » ne sauraient figurer dans la liste des produits et services revendiqués. Par exception, un sigle pourra être accepté s’il ne revêt qu’une seule signification, et qu’il est d’usage très courant dans le domaine d’activité concerné. À titre d’exemple, les sigles DVD et CD sont acceptés par l’Institut en classe 9 pour désigner des disques optiques.

g) Utilisation de termes en langue étrangère Les termes en langue étrangère ne sont en principe pas autorisés. Il convient dans ce cas de les remplacer par leur équivalent en français. À ce titre, la base de données terminologiques FranceTerme recense un ensemble de termes de différents domaines recommandés pour remplacer des termes importés d'autres langues. Un terme en langue étrangère pourra exceptionnellement être accepté, à condition qu’il soit entré dans le langage courant en France et qu’il figure traditionnellement dans les dictionnaires de langue française. Par exemple, les termes « teeshirts », « baskets » et « marketing » seront acceptés par l’Institut.

33 / INPI / Procédure d’enregistrement / Mai 2016

Cour de Justice, 19 juin 2012, aff. C-307/10 Communication commune en matière d’indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice CJUE, 7 juillet 2005, Praktiker Bau, aff. C-418/02

4.4.2. Intitulés de classe de la classification de Nice manquant de clarté et de précision La Cour de Justice de l’Union Européenne a estimé, dans l’arrêt « IP Translator » précité, que l’utilisation des indications générales des intitulés de classe de la classification de Nice était acceptable afin d’identifier les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est demandée, pour autant que cette identification soit suffisamment claire et précise (Cour de Justice de l’Union Européenne, 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, aff. C-307/10, décision « IP Translator »). En collaboration avec les offices de marques de l’Union européenne et l’OHMI, il a été établi une liste des intitulés de classe de la classification de Nice considérées comme insuffisamment claires et précises. Sur les 204 intitulés de classe existants, 5 sont considérées comme manquant à ces exigences pour spécifier l’étendue de la protection qu’elles accorderaient et, par conséquent, ne peuvent être acceptées sans spécifications supplémentaires. Ces indications sont indiquées ci-dessous en gras. Classe 7 : Machines [et machines-outils] Classe 37 : Réparation Classe 37 : Services d’installation Classe 40 : Traitement de matériaux Classe 45 : Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus Ces intitulés de classe de la classification de Nice ont été considérés insuffisamment clairs et précis car ils ne fournissent pas une indication claire des produits couverts, et couvrent un large éventail de produits ou de services pouvant avoir des caractéristiques et/ou des finalités très différentes et susceptibles de relever de classes distinctes. En cas de revendication par le déposant de ces intitulés de classe, l’INPI lui adressera une notification d’irrégularité matérielle lui demandant des précisions ou lui suggérant de les supprimer.

4.4.3. Cas spécifiques

a) Services de vente Les expressions « services de vente », « vente au détail » « vente en gros », « vente par correspondance » ou « vente en ligne » ne peuvent être acceptées que lorsque les produits faisant l’objet de la vente sont précisément énumérés conformément à la jurisprudence communautaire (Cour de justice de l’Union Européenne, 7 juillet 2005, aff. C-418/02, Praktiker). Il convient donc d’indiquer clairement la nature de la vente (« au détail », « en gros », « en ligne »…), ainsi que les produits faisant l’objet de la vente. À titre d’exemple, la vente au détail de « produits publicitaires », d’« accessoires de mode », de « cadeaux » ou d’« objets de décoration » n’est pas considérée comme suffisamment précise par l’Institut. Les libellés du type « services de vente au détail d’un magasin de décoration » ou « vente au détail dans le domaine de l’habillement » ne sont pas non plus acceptés, dans la mesure où les produits faisant l’objet de la vente ne sont pas clairement définis. Enfin, l’emploi des expressions comme « y compris », « en particulier » ou « notamment », à la suite de « vente au détail », « vente en gros », « vente par correspondance », ou « vente en ligne » n’est pas acceptée, car il ne précise pas

34 / INPI / Procédure d’enregistrement / Mai 2016

l’étendue des produits vendus. De ce fait, elles doivent être supprimées ou remplacées par « à savoir », afin d’établir une liste claire et exhaustive des produits faisant l’objet de la vente. L’Institut applique les mêmes règles au libellé « regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ».

b) Services de construction Les « services de construction » au regard de la classe 37 ne concernent en principe que la construction de biens immobiliers, à savoir plus précisément d'édifices, de routes et de ponts, et non la construction de bien meubles. Dès lors, dans le cas où le déposant entend revendiquer la construction de tels biens meubles, au sens de fabrication, seuls les produits faisant l’objet de la construction peuvent être en principe revendiqués. Par conséquent, si une demande d’enregistrement fait par exemple mention du libellé « construction de véhicules automobiles » en classe 37, l’Institut enverra au déposant une notification d’irrégularité matérielle lui proposant de supprimer ce service, ou de le remplacer par l’indication des produits construits en eux-mêmes.

c) Services de « fourniture » de produits Hormis les cas prévus par la classification de Nice, les services de « fourniture » de produits ne sont en principe pas acceptés par l’Institut, cette expression pouvant revêtir plusieurs sens (et notamment la vente, la location ou la fourniture d’accès sur Internet). Dans cette hypothèse, le déposant devra donc préciser son libellé.

d) Pièces et accessoires de produits Les termes « pièces et accessoires », utilisés seuls ou associés à un produit, ne peuvent être acceptés par l’Institut, n’étant ni suffisamment clairs ni suffisamment précis, et étant susceptibles de relever de plusieurs classes de produits. Par conséquent, ces termes doivent être supprimés ou précisés par l’énumération des produits qu’ils représentent. Par exception à cette règle, le libellé suivant « pièces détachées pour véhicules terrestres » est accepté en classe 12 sous réserve : • soit que le déposant ait revendiqué les classes 6, 7, 9, 11, 20 en

rubrique 6 ;

• soit qu’il ait mentionné, dans son libellé, les exceptions suivantes :

- serrures métalliques (non électriques) et plaques d'immatriculations métalliques (qui relèvent de la classe 6) ;

- parties constitutives de moteurs (qui relèvent de la classe 7) ;

- moteurs autres que ceux pour véhicules terrestres (qui relèvent de la classe 7) ;

- serrures électriques, indicateurs de vitesse (qui relèvent de la classe 9) ;

- dispositifs de chauffage, de climatisation et d'éclairage (qui relèvent de la classe 11) ;

- serrures métalliques non électriques et non métalliques et plaques d'immatriculations métalliques non métalliques (qui relèvent de la classe 20).

35 / INPI / Procédure d’enregistrement / Mai 2016

4.5. Modalités pratiques de la procédure d’examen et de

régularisation en matière d’énumération des produits et services

En application des principes énoncés ci-dessus, si l’Institut juge nécessaire de reformuler ou de reclasser certains libellés de produits ou services revendiqués, de supprimer une ou plusieurs classes ou d’en ajouter, il adressera au déposant une notification d’irrégularité l’informant des modifications à effectuer.

• Si la teneur des irrégularités constatées le permet et dans la mesure du possible,

l’Institut formulera des propositions de modifications des libellés de produits et services revendiqués, qui seront réputées acceptées si le déposant ne répond pas dans le délai prescrit (notification d’irrégularité dite « d’office » - voir supra, SECTION C, CHAPITRE 1, A/ 2.1.1). La demande d’enregistrement sera alors rectifiée conformément à ces propositions.

• Si l’envoi d’une notification d’irrégularité « d’office » s’avère impossible, l’Institut demandera au déposant de retourner trois exemplaires modifiés de la demande d’enregistrement tenant compte des irrégularités constatées, par le biais d’une notification d’irrégularité dite « classique » (voir supra, SECTION C, CHAPITRE 1, A/ 2.1.2).

Dans cette hypothèse, l’Institut sera également susceptible, dans la mesure du possible, de formuler des propositions de reformulation ou de reclassification afin d’aider au mieux le déposant à régulariser sa demande. Le déposant pourra alors choisir de supprimer les termes problématiques ou de les préciser en adoptant les propositions formulées par l’Institut ou d’autres termes, à condition qu'ils soient en eux-mêmes suffisamment clairs et précis. Il peut également contester les irrégularités soulevées s’il les estime infondées. À cet égard, il convient d’indiquer que le fait qu’un ou plusieurs produits et/ou services ayant fait l’objet d’une notification d’irrégularités matérielles aient été acceptés par l’Institut dans le cadre de l’examen d’une autre demande d’enregistrement de marque n’entraînera pas forcément l’acceptation de ces mêmes termes, l’Institut n’étant pas lié par ses précédents. Dans certaines hypothèses, la régularisation pourra conduire à l’ajout d’une ou plusieurs classes de produits et/ou services, notamment lorsque les produits ou services revendiqués ont été initialement mentionnés comme relevant d’une classe erronée, ou lorsque la précision d’un libellé conduit à mentionner un produit ou un service compris dans une autre classe. Des taxes additionnelles pourront alors être demandées au déposant, la redevance due pour chaque classe supplémentaire au-delà de 3 classes étant actuellement fixée à 42 euros. En tout état de cause, le déposant ne peut en aucun cas élargir la portée de son dépôt en ajoutant des produits et services qui n’étaient pas revendiqués initialement dans la demande d’enregistrement. Les seules modifications autorisées, quand bien même elles induisent l’ajout d’une classe, doivent en effet consister en une précision de termes jugés trop vagues par l’Institut ou à un reclassement de produits et/ou de services.

36 / INPI / Procédure d’enregistrement / Mai 2016

5. DÉPÔT ASSOCIÉ À UN RENOUVELLEMENT (RUBRIQUE 7)

R. 712-25

En vertu de l’article R. 712-25 du Code de la propriété intellectuelle : « Tout nouveau dépôt portant sur une modification du signe ou une extension de la liste des produits et services d'une marque enregistrée peut être accompagné d'une déclaration de renouvellement anticipé de cette marque. La nouvelle période de protection court à compter de la déclaration de renouvellement. Les renouvellements ultérieurs de la marque renouvelée et du nouveau dépôt s'effectuent par une déclaration unique. »

Si le déposant est déjà propriétaire d’une marque et qu’il souhaite également protéger une variante ou évolution du modèle de marque (ajout d’un logo, modification de la typographie employée) ou la liste des produits et/ou services, il peut choisir de faire un nouveau dépôt associé au renouvellement anticipé de la marque première. Dans ce cas, il doit cocher et remplir la rubrique 7 du formulaire CERFA N° 12259*03 de la demande d’enregistrement afin d’identifier le premier dépôt et effectuer son renouvellement. L’intérêt de ce système est de disposer pour l’avenir d’une même date de renouvellement, et ce, pour les deux dépôts qui seront alors « associés ». Si le déposant remplit la rubrique 7, l’INPI vérifie si les mentions inscrites relatives à la marque renouvelée sont correctes et si le renouvellement a bien été associé à ce nouveau dépôt (c'est-à-dire, notamment, qu’il a été effectué le même jour que le nouveau dépôt, et avant la date anniversaire du dépôt de la marque renouvelée). Dans le cas contraire, ou si le renouvellement n’a pas été régulièrement associé au nouveau dépôt, une notification sera envoyée au déposant afin de supprimer les éléments mentionnés dans cette rubrique. Il convient d’attirer l’attention des déposants sur le fait que le dépôt associé au renouvellement ne permet pas de faire rétroagir la date de protection de la marque « modifiée » à la date du dépôt de la marque « originelle ».

6. DEMANDE DIVISIONNAIRE (RUBRIQUE 8)

R. 712-27

En vertu de l’article R. 712-27 du Code de la propriété intellectuelle :

« Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement ou lors d'une procédure de recours contre la décision d'enregistrement de la marque, le déposant ou son mandataire peut procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande d'enregistrement initiale. La division ne peut porter que sur la liste des produits et services. Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale. »

Il est possible de procéder à la division d’une demande d’enregistrement de marque afin d’obtenir par exemple l’enregistrement de la marque pour les produits et/ou services qui ne sont pas concernés par une contestation (par exemple observation de tiers, opposition), sans attendre le règlement du litige.

Cette possibilité ne peut s’exercer que jusqu’au début des préparatifs techniques relatifs à l’enregistrement.

Pour ce faire, le déposant doit effectuer une nouvelle demande d’enregistrement de marque comportant les produits et services objets de la division, et impérativement cocher et remplir la rubrique 8 du formulaire CERFA N° 12259*03 en indiquant la date et le numéro de dépôt de sa demande initiale. Ceci permettra à l’INPI d’attribuer à chaque demande divisionnaire la même date de dépôt que la demande d’enregistrement initiale à laquelle elle se rattache.

37 / INPI / Procédure d’enregistrement / Mai 2016

Le déposant devra néanmoins s’acquitter des mêmes redevances que celles d’un nouveau dépôt.

L’examen de la demande divisionnaire aura pour conséquence le maintien ou la suppression des mentions indiquées en rubrique 8, à savoir la date de dépôt de la demande initiale et son numéro national ; le cas échéant, l’Institut enverra une notification d’irrégularité au déposant afin de supprimer ces mentions si elles ne correspondent pas à la date et au numéro de dépôt d’une demande initiale, ou lorsque le déposant coche uniquement la case afférente à la rubrique 8 sans remplir la rubrique elle-même.

Il convient de préciser qu’une demande divisionnaire fait l’objet d’un examen portant sur la forme et le fond, comme toute nouvelle demande d’enregistrement de marque.

7. PRIORITÉ (RUBRIQUE 10)

R. 712-4

Conformément à l’article R. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle : « La revendication, à l'occasion d'un dépôt effectué en France, d'un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger emporte obligation de faire parvenir à l'Institut national de la propriété industrielle, dans les trois mois du dépôt en France, une copie officielle du dépôt antérieur et, s'il y a lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité. Si cette obligation n'est pas respectée, la priorité est réputée n'avoir pas été revendiquée ».

7.1. Principes généraux Si un déposant a déjà déposé une marque dans un pays membre de l’Union de Paris, de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou dans un pays ayant signé un accord de réciprocité avec la France, il a la possibilité, pendant un délai de 6 mois à compter de la date du premier dépôt, de déposer une marque identique en France, tout en bénéficiant de la date de ce premier dépôt.

Pour ce faire, le déposant doit cocher la case qui figure en tête de la rubrique 10 du formulaire CERFA N° 12259*03 en indiquant le nom du pays dans lequel le premier dépôt a été effectué, la date ainsi que le numéro de ce dépôt.

Il convient de joindre, si possible au moment du dépôt ou dans un délai de trois mois maximum à compter du dépôt, une copie officielle de la ou des demandes antérieures, impérativement accompagnée de sa traduction en français si elle est en langue étrangère.

7.2. Cas d’irrégularités L’examen des mentions portées en rubrique 10 permet à l’INPI de déterminer si le dépôt peut ou non bénéficier de cette priorité.

Lorsque le dépôt antérieur identifié en rubrique 10 ne permet pas de bénéficier d’une priorité, ou lorsque le déposant coche uniquement la case afférente à la rubrique 10 sans indiquer les références du dépôt dont il revendique la priorité, une notification d’irrégularité lui est envoyée afin de supprimer toute référence à une revendication de priorité.

Si la copie officielle de la demande antérieure et/ou sa traduction, et/ou le cas échéant la justification du droit de revendiquer la priorité, n'est pas fournie à l’Institut dans les trois mois du dépôt en France, la priorité sera réputée n'avoir pas été revendiquée et l’Institut enverra une notification d’irrégularité au déposant à l’expiration de ce délai afin de supprimer les mentions indiquées en rubrique 10.

Il convient de préciser qu’aucune notification ne sera envoyée au déposant avant l’expiration de ce délai de trois mois pour lui rappeler qu’il doit fournir à l’Institut les documents justifiant de son droit à revendiquer la priorité.

38 / INPI / Procédure d’enregistrement / Mai 2016

8. EXTENSION DE LA PROTECTION EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE (RUBRIQUE 11)

• En application de la Convention portant accord entre la Polynésie française et l’Institut national de la propriété industrielle relatif à l’extension des titres de propriété industrielle (Accord d’extension), entré en vigueur le 1er février 2014, le déposant peut étendre la protection de sa demande de marque à la Polynésie française en cochant la case correspondante en rubrique 11 du formulaire CERFA n° 12259*03 et en acquittant une redevance d’extension de 60 euros pour ce territoire.

La redevance d’extension doit impérativement être acquittée auprès de l’INPI, conjointement à la redevance de dépôt. Dans le cas où une telle extension est revendiquée, l’INPI examine uniquement si la redevance a bien été réglée concomitamment à la redevance de dépôt et au bon montant. Dans le cas contraire, la requête en extension est réputée retirée par le demandeur, en vertu de l’article 4 de l’accord d’extension ; la croix correspondante est alors directement supprimée sur le formulaire ; cette information est publiée au BOPI. Si la redevance a été correctement acquittée et une fois que l’enregistrement de la marque sera publié au BOPI avec mention de la requête en extension, la Polynésie française disposera d’un délai de deux mois pour accepter cette extension sur son territoire. L’extension acceptée fera l’objet d’une publication au Journal officiel de la Polynésie française. Le titre étendu produira alors ses effets à compter de son dépôt à l’INPI et arrivera à échéance sous réserve d’un éventuel retrait de l’extension, à la même date que le titre métropolitain qui en est le fondement et auquel il est totalement lié. En cas de refus de l’extension sur son territoire, notification en sera faite au demandeur par la Polynésie française. Il est à noter qu’aucun remboursement de la redevance d’extension ne peut être effectué par l’INPI une fois celle-ci acquittée, pour quelque motif que ce soit (y compris en cas d’irrecevabilité de la demande d'enregistrement, de retrait volontaire de la requête en extension ou lorsque le montant acquitté était insuffisant). Seule la Polynésie française est à même d’accorder ou refuser un éventuel remboursement et toute requête en ce sens doit lui être directement adressée. Les coordonnées du service en charge du traitement des demandes d’extension en Polynésie française sont les suivantes :

Direction générale des affaires économiques Bureau de la propriété industrielle Fare Ute B.P. 82, 98713 Papeete Tahiti Polynésie Française

• Bien que la case « extension de la protection à la Nouvelle Calédonie » figure sur le formulaire, aucun système d’extension de la protection n’est actuellement en vigueur sur ce territoire. Par conséquent, l’Institut procédera directement à la suppression de la croix lorsque la case est cochée par le déposant, sans l’en informer par l’envoi d’une notification d’irrégularité.

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9. SIGNATURE DU DÉPOSANT OU DU MANDATAIRE (RUBRIQUE 12)

9.1. Principes généraux Afin de valider l’identité et l’accord du déposant ou du mandataire quant à la demande d’enregistrement, la rubrique 12 du formulaire CERFA N° 12259*03 doit comporter la signature manuscrite en cas de dépôt classique ou une signature électronique en cas de dépôt électronique, ainsi que le nom, prénom et le cas échéant, la qualité du signataire si le déposant est une personne morale ou si la demande est signée par un mandataire habilité.

9.2. Cas d’irrégularités liées à la signature Si le déposant a effectué un dépôt électronique, il peut arriver que le processus de signature électronique n’ait pas abouti. Dans cette hypothèse, un courrier électronique lui signalant le problème est directement envoyé au déposant le jour du dépôt, lui demandant de procéder à la régularisation de sa demande en faisant parvenir par courrier papier un exemplaire de la demande comportant sa signature manuscrite. Si l’INPI constate au moment de l’examen matériel l’absence de signature sur le formulaire de dépôt, il adresse au déposant une notification d’irrégularité lui demandant de retourner un exemplaire de la demande d’enregistrement comportant sa signature manuscrite, sous peine de rejet total. De même, si la rubrique 12 comporte la mention « Pour ordre » ou « P/O », l’Institut considérera le dépôt comme signé par un tiers non habilité. Dès lors, une notification d’irrégularité sera envoyée au déposant afin de lui réclamer un exemplaire de sa demande d'enregistrement revêtue de sa propre signature ou de celle d’un mandataire habilité. Enfin, si aucun nom et prénom ne figurent au côté de la signature, une ambigüité demeure quant à l’identité du signataire. Une notification d’irrégularité sera envoyée au déposant afin qu’il précise ses nom et prénom, ainsi que sa qualité lorsque le dépôt est effectué par une personne morale.

10. QUALITÉ DU SIGNATAIRE (RUBRIQUE 12)

Cette information doit être mentionnée en rubrique 12 du formulaire CERFA N° 12259*03 de la demande d’enregistrement.

10.1. Dépôt effectué par une personne physique Lorsque le dépôt est effectué au nom d’une ou plusieurs personne(s) physique(s), le terme « déposant » doit en principe être indiqué en tant que qualité. Néanmoins, si le déposant indique une autre qualité que celle de « déposant » ou ne mentionne aucune qualité, le dépôt sera considéré comme régulier, et aucune notification d’irrégularité ne lui sera envoyée, dans la mesure où les informations relatives à l’identification du déposant figurant en rubrique 2 primeront sur la prétendue qualité mentionnée.

10.2. Dépôt effectué par une personne morale

• Dans le cas d’un dépôt effectué par une société, le dépôt doit être signé par un représentant légal ou un salarié de la personne morale déposante, qui devra indiquer sa qualité précise afin de pouvoir identifier le signataire de la demande vis-à-vis de la personne morale déposante.

40 / INPI / Procédure d’enregistrement / Mai 2016

• À titre d’exemple, dans le cadre d’un dépôt effectué par une entreprise ou une

association, la qualité de « gérant », de « président », de « directeur commercial », de « directeur propriété industrielle » ou de « juriste salarié » de la société déposante peut être mentionnée.

• En revanche si le signataire indique une qualité d’« associé », « actionnaire », « administrateur » ou de « fondé de pouvoir », une notification d’irrégularité sera envoyée au déposant dans la mesure où le bénéficiaire de l’un ou l’autre de ces titres, même s’il est également fondateur de la société, n'est pas en soi représentant légal ni salarié de l'entreprise.

• Lorsque le mandataire mentionné en rubrique 1 est également une société, il convient de veiller à indiquer, outre la qualité du signataire, le nom de la société qu’il représente. Dans le cas contraire, l’INPI ne sera pas en mesure de déterminer si la personne mentionnée est un représentant légal ou un salarié de la société déposante elle-même, ou un mandataire devant répondre aux conditions énoncées supra.

• Si le dépôt est effectué pour une association, le dépôt doit être effectué par un membre du bureau ou par un salarié.

• Si la qualité du signataire n’est pas renseignée ou qu’elle ne correspond aux

prescriptions indiquées ci-dessus, une notification d’irrégularité sera envoyée au déposant.

• Dans le cas d’un dépôt effectué par une collectivité territoriale, la qualité de Maire

(pour une commune), de Président de Conseil Général (pour un département) peut également être mentionnée.

10.3. Dépôt effectué par un mandataire habilité Si le dépôt est fait par un mandataire, celui-ci doit indiquer ses nom et prénom ainsi que sa qualité, étant précisé que la simple mention « mandataire » ne permet pas d’identifier précisément le signataire de la demande. En pratique, il convient d’indiquer :

- pour les conseils en propriété industrielle, la mention « CPI marque ». Pour faciliter la vérification de l’INPI, il est également recommandé d’indiquer le numéro qui leur a été attribué sur les listes tenues par l’Institut ;

- pour les personnes inscrites sur la liste spéciale, la mention « L.422-5 » ; - pour les avocats, la mention « Avocat » ; - pour les professionnels d’un État membre de l’Union européenne ou de

l’Espace économique européen habilités à représenter toute personne auprès de l’office de propriété industrielle de leur pays, la mention sous laquelle la profession est exercée dans ledit pays (par exemple, patent attorney, Patentanwalt…) ;

- pour les entreprises contractuellement liées, la qualité du signataire au regard de l’entreprise désignée mandataire, et la dénomination de celle-ci.

En l’absence de l’indication de la mention adéquate à chaque mandataire habilité, l’INPI adressera une notification d’irrégularité au déposant ou à son mandataire.

CHAPITRE 2 – EXAMEN PORTANT SUR LE FOND DU DÉPÔT (à paraître)

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