SÉCURISER LA PRÉSENCE DE VOTRE MARQUE SUR INTERNET

Jeudi 19 mars 2015 10h30 -12h00

Philippe RODHAIN Conseil en propriété industrielle

Chargé d’enseignement - Université Bordeaux IV IP SPHERE

8 Cours Maréchal Juin - 33000 BORDEAUX Tél : 05 56 96 50 11 - Fax : 05 56 79 72 28

courriel : bordeaux@ipsphere.fr

ENVISAGER de déposer une Marque pour tout signe distinctif exploité

Savoir identifier les signes distinctifs d’un projet

Pourquoi déposer ?

Pour se créer un droit (En France, usage ≠ droit)

Pour agir en contrefaçon (contre les marques identiques et similaires)

Pour agir à l’encontre des cybersquatteurs via les voies extrajudiciaires (plaintes UDRP...)

Pour accéder à la Trademark Clearing House (TMCH) et bénéficier des « sunrise period » des nouvelles extensions de noms de domaine

Pour étendre sa protection à l’étranger

Pour enrichir ses actifs immatériels

S’ASSURER que le signe choisi

constitue une marque VALABLE

C’est quoi, une marque valable ? Un signe distinctif Attention aux noms de domaine génériques Condition examinée par l’INPI (durcissement des pratiques d’examen) Etudier la forme du dépôt : nom ou logo ?

Attention aux marques fortement évocatrices : « argus » TGI Paris 17 avr. 2013 – « vente-privee.com » TGI Paris 6 déc. 2013 « seloger.com » CA Paris 14 oct. 2014 Un signe licite (ordre public, bonnes mœurs, tromperie) ex : « Notaires 37 » (contraire à l'ordre public - Cass. com., 16 avr. 2013) Un signe disponible (un nom de domaine libre n’est pas nécessairement une marque disponible, et inversement) Pas de recherches de disponibilité par l’INPI

VERIFIER la disponibilité du signe pour votre activité et dans tous les pays d’intérêt

Comment ? La Recherche d’antériorités

1er niveau : constatation et premiers sondages à l’identique (recherches sur les principaux moteurs de

recherche et sur les bases de données gratuites (INPI/TMView, RCS, noms de domaine)

Permettent de détecter les obstacles incontournables

Mais pas de déceler les signes antérieurs similaires, source de conflits majeure

2ème niveau : recherches approfondies par similitude parmi les marques protégées en France, les

identifiants commerciaux inscrits au RCS et les noms de domaine

Faire les dépôts et réservations le plus rapidement possible après les recherches de disponibilité

La recherche n’est exploitable qu’à l’instant où elle est effectuée

Déposer la/les marques et réserver le/les noms correspondants dans les extensions libres en même temps ou à peu d’intervalle

Permet d’éviter des réservations frauduleuses de tiers mal intentionnés qui opèreraient une veille concurrentielle

La réservation du nom de domaine sans exploitation ne crée pas de droit et ne génère pas d’atteinte

Pourquoi ?

Règle du « 1er arrivé, 1er servi » Nom de domaine exploité constitue une antériorité à certaines conditions (ex: CA Paris, 25 janv. 2012, « TRABAR »)

PROCEDER au dépôt de marque et à la réservations de noms de domaine de façon harmonisée

Comment ?

Procéder au dépôt auprès de l’INPI pour les marques françaises dépôt électronique sur le site internet : 200 € de taxes officielles pour 3 classes pour 10 ans renouvelables indéfiniment Classification de Nice (45 classes)

Déposer les noms de domaine dans les extensions stratégiques Registrars ex. Prodomaines CPI pour choix de(s) la(les) marque(s)/noms de domaine à déposer/réserver

DEFINIR les territoires d’exploitation pour déterminer l’étendue de la protection de la Marque

SURVEILLER sa marque et ses noms de domaine

Pourquoi ?

Pour repérer rapidement les dépôts de marque/réservations de noms de domaine contrefaisants ou les usages litigieux Pour réagir rapidement à l’encontre d’un usage contrefaisant par la procédure la mieux adaptée

Comment ? Les veilles classiques (parmi les marques, dénominations commerciales inscrites au RCS et noms de domaine dans les principales extensions)

Les veilles particulières (parmi les noms de domaine dans les extensions sensibles, sur les réseaux sociaux, sur les blogs, sur les sites web, dans les codes sources …)

Les veilles concurrentielles

SURVEILLER les échéances des Marques et Noms de domaine pour les renouveler en temps utile

MERCI POUR VOTRE ATTENTION