1 STRATÉGIES GAGNANTES EN DROIT DES MARQUES NORD-AMÉRICAIN Réunion de travail 2009-09-25

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STRATÉGIES GAGNANTESEN DROIT DES MARQUES

NORD-AMÉRICAIN

Réunion de travail

2009-09-25

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LES BASES DE DÉPÔT

AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA:CHAUSSE-TRAPES, PIÈGES,

ÉCUEILS ET PEAUX DE BANANE

Marie-Cécile Moins

(THOMSON)

Mary Margaret L. O'Donnell

(RADER, FISHMAN & GRAUER)

Laurent Carrière

(ROBIC)

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Stratégies de dépôt gagnantes

La perspective américaine

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Stratégies de dépôt gagnantes

La perspective canadienne

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US - Les bases de dépôt

● Section 1(a) : Emploi de la marque aux US

● Section 1(b) : intention d’emploi de la marque aux US

● Section 44(d) / (e) : marque déjà déposée / enregistrée à l'étranger

● Section 66(a) : désignation des US via IR

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CA- Les bases de dépôtEmploi de la marque au Canada: 30b)Révélation au Canada: 30c)Enregistrement unioniste ET emploi

hors Canada: 30d)Emploi projeté au Canada: 30e)

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US - Comment choisir le(s) base(s) ? Emploi réel (« bona fide ») aux US ? Emploi imminent aux US ? Existe-t-il des preuves d’usage? Besoin d’un certificat plus rapidement ? Marque déjà déposée / enregistrée à

l’étranger ? Au niveau International ?

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CA- Quelle(s) base(s) choisirBut recherché par la demandeNature de l’exploitation canadienneRetarder l’examen ou l’enregistrementDépôt multi-bases

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US - Conditions Requises : Emploi Emploi réel (« bona

fide »)

Emploi entre un pays étranger et les US

ou Emploi entre deux

Etats des US

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CA- Conditions requises : emploiDistinguer ses marchandises ou

services de ceux d’un autreL’emploi par ou pour le requérantÀ titre de marqueEt quelle marque?Et l’emploi illégal?

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US - Une marque est réputée employée… BIENS : Vente / envoi aux US Produits Emballage Colis Catalogues Mode d’emploi

MAISFactures, publicité, internet

souvent insuffisants

SERVICES : Prestation des services

rendue aux US (ou peut-être à l’étranger: Int’l Bancorp v. Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco (4th Cir. 2003))

Plus facile de trouver les preuves d’emploi

Publicité, internet souvent suffisant

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CA- L’emploi

Emploi à l’égard de marchandisesEmploi à l’égard de servicesEmploi par exportation

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US - Conditions Requises : ITU Intention réelle d’employer la marque

pour les produits et services inclus dans le libellé

Plus qu’un “espoir” d’emploi dans l’avenir

Une preuve de l’intention d’emploi peut être demandée : DC Comics and Marvel Characters v. Silver (TTAB 2009); Honda v. Winkelmann (TTAB 2009)

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CA- L’emploi projeté

Si et seulement la marque n’est pas encore employée au Canada

Intention réelleDéclaration d’emploi à produire

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US –Conditions Requises :marque déposée / enregistrée à l'étranger 44(d) / 44(e)TRINITÉ: Même marque Même requérante Mêmes produits / services Intention réelle d’emploi Difficultés : L’USPTO n’accepte pas le libellé

général des classes de Nice, les libellés peuvent être trop détaillés; il faut éliminer les biens / services non employés au moment du dépôt de déclaration d’usage

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CA- L’enregistrement «unioniste» ETET l’emploi hors Canada

Enregistrement (ou demande d’enregistrement) EICRE

ETEmploi étranger au moment de la

production de la demande canadienne

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Conditions Requises: Protocole de Madrid (66(a): désignation des US)

Intention réelle d’emploi Marque en caractères standard ? Pas d’accès au Registre Supplémentaire Pas de changement de base (sauf en cas

de transformation) Pas possible d’ajouter une classe Mêmes difficultés que 44(d) et (e)

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CA- La révélation au Canada

Emploi unioniste +Distribution ou annonce au Canada =Marque est «bien connue» au Canada

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US - Prendre grand soin du libellé Libellé plus large est préférable

- Facilite les déclarations d’usage- Réduit les problèmes de fraude

Préférez “hair care preparations” à “shampoo, conditioner, hair lotion, hair cream, hair smoother, etc.”

Consultez la base de données des biens et services “US Acceptable Identification of Goods and Services Manual” (www.uspto.gov)

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CA- L’état déclaratif

Pas de classificationTermes ordinaires du commercePasser du général au particulierPas d’effet crémaillère

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US – Modifications à une demande

Avant publication Après publication, avant NOA Après NOA, avant SOU Quand il est trop tard

Pas de modification de la base pour 66(a)

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CA - Modifications à une demande Avant publication

Il n'est pas permis Il est permis

Après publication Il n'est pas permis Serait-il permis?

Quand il est trop tard

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US - L’évolution de l’appréciation de la fraude Medinol v. Neurovasx (TTAB 2003) : une

fausse déclaration risque d’annuler le dépôt ou l’enregistrement entier

G&W Labs v. GW Pharma (TTAB 2009) : une fausse déclaration risque d’annuler uniquement la classe concernée et non plus l’enregistrement entier

In re Bose (CAFC 2009) casse Medinol : la preuve de la fraude est désormais définie par « l’intention subjective » : knowingly making a false, material representation with the intent to deceive the USPTO

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CA- La fraude

ExamenOppositionRadiation

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Les dangers associés aux licences et cessions au Canada et aux États-Unis :

comment les éviter Intervenants:Carole AcimanGreenberg Traurig LLP (New York)(00)[email protected]

Chantal DesjardinsCabinet Goudreau Gage [email protected]

Modérateur: Agnès Hasselmann-RaguetService juridique, YSL Beauté

Septembre 25, 2009

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Seconde thématique:

Les dangers associés aux licences et cessions au Canada et aux États-Unis: comment les éviter

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Les dangers associés aux cessions au Canada et aux États-Unis

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A) Formalités à accomplir (nécessité de l’écrit, inscription de l’acte de cession au registre) et conséquences du non-respect de ces formalités

Réponse: Aucune formalité requise, mais l’enregistrement de

la cession auprès du bureau des marques américain (USPTO) est fortement recommandé.

Principe:

L’enregistrement de la cession n’est pas nécessaire pour parfaire une cession de marque de commerce mais fortement recommandé.

Procédure facile à suivre○ http://www.uspto.gov/web/trademarks/workflow/

assign.htm

UNITED STATES

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Réponse: •Aucune formalité requise.

Principe:

•L’enregistrement de la cession n’est pas nécessaire pour parfaire une cession de marque de commerce.

•La Loi sur les marques de commerce ne contient aucune disposition pour rendre l’enregistrement d’un transfert obligatoire.

•Confirmé dans la jurisprudence canadienne:•Carey c. Goss (1886), 11 O.R. 619; •Wilkinson Sword (Can.) Ltd. c. Juda (1966), 51 C.P.R. 55 (Can. Ex. Ct.); •Gattuso c. Gattuso Corp. (1969), 56 C.P.R. 109 (Can. Ex. Ct.); •Berg c. Segal Furniture Ltd. (1974), 14 C.P.R. (2e) 215 à 217 (B.C. S.C.); •Sanford Farms Ltd. c. Bowcutter Corp. (1984), 81 C.P.R. (2e) 199 à 202 (H.O.).

CANADA

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Le transfert d’une marque de commerce enregistrée peut se déduire des faits.

○ Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (1985), 7 C.P.R. (3e) 254 (Fed. T.D.); affirmé (1987), 17 C.P.R. (3e) 237 (Fed. C.A.); affirmé (1987), 81 N.R. 28 (Fed. C.A.); motion d’appel rejetée (1988), 87 N.R. 398 (S.C.C.);

○ White Consolidated Industries Inc. c. Beam of Canada Inc. (1991), 39 C.P.R. (3e) 94 (Fed. T.D.);

○ Gattuso c. Gattuso Corp. (1969), 56 C.P.R. 109 (Can. Ex. Ct.);

L’inscription est hautement recommandée.

○ Hart & Richards c. Thurber Whyland Ltd. (1915), 32 R.P.C. 217 (Ch.).


CANADA

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B) Possibilité de céder une marque sans le goodwill (achalandage) lié a celle-ci

Réponse: Non

Principe: La propriété d’une marque n’existe pas sauf

en tant que droit applicable à un commerce existant ou auquel la marque est associée – Section 10 du Lanham Act (15 USC 1060)

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“Assignment in Gross Doctrine”Le transfert de marque sans l’achalandage

(goodwill) lié à celle-ci peut résulter en une fraude au consommateur si la marque est utilisée en association avec un autre “goodwill”

“Good will” dans le contexte d’une cession signifie que l’utilisation de la marque par l’acquéreur doit être en continuité de celle du vendeur avant le transfert mais les cours américaines sont divisées quant à savoir si la continuité nécessite une cession des actifs du vendeur liés à la marque et, le cas échéant, lesquels

UNITED STATES

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Réponse: •Oui

Principe:

•Une marque de commerce, enregistrée ou non, est transférable, et reconnue comme ayant toujours été transférable, soit en liaison avec ou séparément du goodwill (achalandage) de l’entreprise.

•Loi sur les marques de commerce, L.R. 1985, ch. T-13, art. 48;

•Confirmé dans la jurisprudence canadienne:

•Cheerio Toys & Games Ltd. c. Dubiner (1965), 32 Fox Pat. C. 37 (S.C.C.);

•Marchands Ro-Na Inc. c. Tefal S.A. (1981), 55 C.P.R. (2e) 27 (Fed. T.D.);

CANADA

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B) Possibilité de céder une marque sans le goodwill lié a celle-ci

Avertissement:

•L’utilisation de la marque de commerce cédée doit maintenir son caractère distinctif.

•Wilkinson Sword (Can.) Ltd. c. Juda (1966), 34 Fox Pat. C. 77 (Can. Ex. Ct.).

•Breck's Sporting Goods Co c. Magder, [1976] 1 S.C.R. 527 (S.C.C.).

•Heintzman c. 751056 Ontario Ltd. (1990), 34 C.P.R. (3e) 1 (Fed. T.D.).

CANADA

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C) Risques de céder une marque à l’égard de certains produits ou services, mais non d’autres

Cas de figure: Cession de la marque à l’acheteur pour les produits ou services

considérés (tandis que le vendeur ne la cède pas pour d’autres) Pas de cession par le vendeur d’une marque à l’égard de

certains produits ou services mais licence perpétuelle accordée à l’autre partie à l’égard de certains produits ou services

Cession de la marque par le vendeur à une société holding controlée par les deux parties

Chaque scénario a ses risques propres

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Réponse: Oui, risques reliés à la dissociation.

Principe: Tout l’achalandage (goodwill) ou les actifs liés à un activité

commerciale unique doivent être transférés pour qu’il y ait une cession valide d’une marque

Il est possible de dissocier et de transférer une partie distincte et séparée d’une activité avec le goodwill et les marques qui y sont associées○ Dans la jurisprudence actuelle, les cours ont reconnu la

dissociation dans 2 cas de figure: 1) « assignment of the right to a specific, ‘separate and distinct’ line of business under the trademark » (analyse des cours au cas-par-cas), ou 2) lorsque les réseaux de distribution des 2 compagnies détenant la marque sont géographiquement distincts

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Risques: La dissociation de la propriété d’une marque peut l’affaiblir et

affecter la capacité de la défendre contre des tiers pour contrefaçon et la capacité de la faire enregistrer par les deux parties

Dans des cas extrêmes, la dissociation pourrait résulter dans l’abandon des droits sur la marque pour les deux propriétaires, bien qu’à notre connaissance il n’y a pas d’arrêt aux USA allant dans ce sens. L’abandon est souvent soulevé comme défense dans les procédures en contrefaçon (California Fruit Growers exchange v. Sunkist Baking Co., 166 F.2d 971 (7th Cir. 1947)

Droit des faillites américain et licences perpétuelles (Section 365(a) U.S. Bankruptcy Code

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A considérer: Dans les contrats de transfert:

○ Noms de domaine uniques – Qui aura les droits?○ Droit d’expansion d’utilisation de la marque dans de nouveaux domaines et

enregistrement qui y est lié○ Droit d’enregistrer de nouvelles marques liées○ Quels logos + “trade dress”?○ Coopération, prise en charge des frais en matière de veille pour les

contrefaçons○ Territoires couverts? ○ Nécessité de maintenir certaines positions sur les marchés considérés +

qualité (luxe par exemple)○ Utilisation de la marque comme nom de l’entreprise par une ou les deux parties

Dépôt auprès du USPTO de lettres de consentement à l’enrégistrement pour éviter des objections futures à un enrégistrement par l’acquereur d’une marque dissociée par le vendeur – voir critères considérés par les cours pour ces lettres dans Loew’s Theaters, Inc., 197 U.S.P.Q. 183 (C.C.P.A.)

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C) Risques de céder une marque à l’égard de certains

produits ou services, mais non d’autres

Facteurs considérés dans la détermination d’un abandon d’une marque dissociée

○ Proximité dans le son et l’apparence des deux marques○ Les similarités dans les domaines d’activités commerciales○ Zones géographiques d’opération○ Logos distincts, autres mots utilisés avec la marque commune○ La notoriété de la marque○ Le risque de confusion des consommateurs

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Réponse:

•Oui, des risques existent.

Principe:

•Une marque peut devenir la propriété d’une personne (entité) pour l’usage et l’enregistrement de celle-ci en liaison avec certains des produits ou services identifiés dans la demande, et devenir la propriété d’une autre personne (entité) pour usage et enregistrement en liaison avec les autres produits ou services identifiés.

•Loi sur les marques de commerce, Article 48(1)

CANADA

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Risques:

•De telles divisions de marques de commerce ne doivent pas résulter en un usage simultané de marques portant à confusion par deux parties.

•La cession et l’usage simultané de deux marques enregistrées associées par des entités différentes mènent généralement à l’invalidité des marques de commerce.

• Voir par exemple, dans Philco International Corp. c. Canada (Registre des Marques) (1979), 48 C.P.R. (2e) 86 (Fed. T.D).

CANADA

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D) Marques liées : possibilité et risques de les dissocier dans le cadre de transactions

Réponse: Oui, mais comme dans le cadre d’une cession de marque à

l’égard de certains produits ou services mais non d’autres, il existe des risques associés à la dissociation.

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D) Marques liées : possibilité et risques de les dissocier dans le cadre de transactionsRéponse:

Oui, mais risques associés à la dissociation.

Principe:

•Article 48(1) de la Loi sur les marques de commerce permet au titulaire de marques liées de céder une marque de commerce qui a été en usage en liaison avec tous ou certains des produits et services. •Tout transfert peut se produire seulement si le Registraire est satisfait que le même changement a été inscrit en liaison avec toutes les marques de commerce dans le groupe, et que les entrées correspondantes sont faites en même temps en liaison avec ces marques de commerce• Toutefois, la dissociation se produit seulement lorsque les produits ou services transférés sont suffisamment différents des produits ou services conservés par le cédant afin d’éviter la confusion chez le consommateur quant à la source suite au transfert.

•Loi sur les marques de commerce, supra note 1, article 15.

CANADA

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D) Marques liées : possibilité et risques de les dissocier dans le cadre de transactions

Risques:

•La Cour peut déclarer toutes les marques liées, invalides suite à la perte du caractère distinctif.

•Article 48(2), Loi sur les marques de commerce

CANADA

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E) Copropriété d’un dépôt ou d’une marque

Réponse: En principe non

Principe:

En droit américain, la copropriété de droits est permise généralement, y compris dans le domaine de la PI, pour les brevets par exemple

Mais historiquement, le Bureau des Marques américain (USPO) a toujours été réticent à accepter des demandes jointes de copropriété car l’enregistrement de multiple droits de propriété pour une seule marque est contraire au principe de base qu’une marque est un symbole qui identifie et distingue une source commerciale unique quant aux biens et services de son propriétaire – la copropriété pourrait ainsi entrainer le risque de confusion et à celui que le goodwill, qui symbolise la marque, doit être indivisible.

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E) Copropriété d’un dépôt ou d’une marque (Suite)

•Lanham Act (Section 1) – « The owner of the mark may register … »•Lanham Act (Section 45) – « words used in the singular include the plural »•Le USPTO accepte de façon limitée des requêtes de copropriété « in appropriate circumstances »

- T.E.M.P. Paragraph 803.03(d)- In re Diamond Walnut Growers, Inc., 204 U.S.P.Q. 507 (T.T.A.B. 1979)(DIAMOND pour cacahuètes, SUNSWEET pour fruits secs)

• Des demandes d’enregistrement peuvent être déposées sous le nom d’une Joint Venture considérée comme étant une personne morale légale distincte de ses fondateurs et ainsi une « firm » dans le cadre du Lanham Act (Section 4) (In re Herconifa, 207 U.S.P.Q. 777 (T.T.A.B. 1980)

•Risques à adresser dans les contrats – le plus souvent liés à des dissolutions de personnes morales contrôlant les marques, ou spécificités telles que groupe de musiciens (Beach Boys, The Ink Spots) – car tension entre la protection du consommateur et la reconnaissance des contrats

UNITED STATES

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CANADAE) Copropriété d’un dépôt ou d’une marque

Réponse:

•Non

Principe:

•L’enregistrement d’une marque de commerce au nom de plus d’une personne ou entité n’est pas autorisé.

•Toutefois, des demandes d’enregistrement peuvent être déposées sous le nom d’une association considérée comme étant une association légale.

•Manuel d’examen de marque de commerce- Septembre 1996, II.5.2.3 Partnerships

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F) Risques de nullité de la marque après cession, importance de la

perception des consommateurs quant à la source Réponse:

Oui. Principe:

Après la cession, la marque de commerce doit devenir distinctive du nouveau propriétaire.

• Une cession de marque de commerce ne doit pas tromper le public.

• La marque doit distinguer les biens et services du nouveau propriétaire de ceux du propriétaire antérieur après la cession, à défaut de quoi elle pourrait être invalidée

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perception des consommateurs quant à la source Gestion des Risques:

Importance pour l’acheteur du « due diligence » avant la cession pour les éviter

Importance d’un audit pour déterminer comment la marque sera utilisée dans le futur par l’acquéreur dans le cadre de sa stratégie commerciale

Concept de la fraude en droit américain et risque d’annulation de la marque (In re Bose Corp, 9/2009 )

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perception des consommateurs quant à la source Réponse:

Oui. Principe:

Après la cession, la marque de commerce doit devenir distinctive du nouveau propriétaire.

• Une cession de marque de commerce ne doit pas tromper le public.

• La marque doit distinguer les biens et services du nouveau propriétaire de ceux du propriétaire antérieur après la cession, à défaut de quoi elle pourrait être invalidée

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F) Risques de nullité de la marque après cession, importance de la perception des consommateurs quant à la source

Réponse:

Oui.

Principe:

•Après la cession, la marque de commerce doit devenir distinctive du nouveau propriétaire.

•Une cession de marque de commerce ne doit pas tromper le public.

•Leather Cloth Co. c. American Leather Cloth Co. (1865), 11 H.L.C. 523 (U.K. H.L.);

•Wilkinson Sword (Can.) Ltd. c. Juda (1966), 34 Fox Pat. C. 77 (Can. Ex. Ct.).

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F) Risques de nullité de la marque après cession, importance de la perception des consommateurs quant à la source

Avertissement :

• Nous devons nous assurer que la marque de commerce distingue les produits et services du nouveau propriétaire de ceux du propriétaire antérieur, après la cession.

• Wilkinson Sword (Can.) Ltd. c. Juda (1966), [1968] 2 Ex. C.R. 137 (Can. Ex. Ct.); •Gattuso c. Gattuso Corp., [1968] 2 Ex. C.R. 609 (Can. Ex. Ct.); •R. J. Reuter Co. c. Muhlens (1953), 70 R.P.C. 235; •Cheerio Toys & Games Ltd. c. Dubiner (1965), [1966] S.C.R. 206 (S.C.C.); •Magder c. Breck's Sporting Goods Co. (1975), [1976] 1 S.C.R. 527 (S.C.C.)

• Si elle ne devient pas distinctive du nouveau propriétaire, elle pourrait être invalidée.

•Wilkinson Sword (Can.) Ltd. c. Juda (1966), [1968] 2 Ex. C.R. 137 (Can. Ex. Ct.); •Magder c. Breck's Sporting Goods Co. (1975), [1976] 1 S.C.R. 527 (S.C.C.).

CANADA

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G) Cession de droit de recours en contrefaçon de la

marque : est-ce possible? Réponse:

Oui

Principe:

Seul le titulaire de cette marque enregistrée, ou un licencié (selon certaines conditions), peut instituer des procédures pour contrefaçon.

UNITED STATES

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G) Cession de droit de recours en contrefaçon de la marque : est-ce possible?

Réponse:

•Oui

Principe:

•Seul le titulaire de cette marque enregistrée, ou un licencié (selon certaines conditions), peut instituer des procédures selon la Loi sur les marques de commerce pour contrefaçon.

•Art. 19 et 20, Loi sur les marques de commerce

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Les dangers associés aux licences au Canada et aux États-Unis

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H) Formalités à accomplir pour valablement concéder une licence et conséquences du non-respect

Une licence peut être orale mais cela est fortement déconseillé, y compris entre société affiliées

Importance d’un écrit mentionant les droits concédés, le contrôle qualité, etc.

L’enregistrement auprès du USPTO est possible mais pas nécessaire

L’enregistrement est rarement favorisé pour des raisons diverses

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Principe:

La Loi sur les marques de commerce ne précise pas qu’une telle licence doit exister par écrit.

La Cour a accepté des licences verbales, à la condition de pouvoir faire la preuve de son existence.

Wells' Dairy Inc. c. UL Canada Inc. (2000), 7 C.P.R. (4e) 77 (Fed. T.D.);

Quarry Corp. c. Bacardi & Co. (1996), 72 C.P.R. (3e) 25 à 86 (Fed. T.D.) 86 C.P.R. (3d) 127 (Fed. C.A.);

Ridout & Maybee LLP c. Omega S.A. (2003), 33 C.P.R. (4e) 184 à 191 (T.M.S.H.O.).

CANADA

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Conséquences:

•L’existence d’une licence écrite est plus facile à prouver, et la cour, conséquemment, lui donne plus de poids.

•Si une marque est utilisée par une personne autre que le titulaire de la marque et qu’elle n’est pas correctement licenciée, la licence et l’emploi qui en découle par le licencié pourrait ne pas être reconnu.

CANADA

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I) Risque d’invalider la marque par la concession de licences, y compris entre compagnies liées

Réponse: Oui

Principe: La fonction d’une marque est de désigner une source unique (“single

source principle”). Une licence de marque n’affecte pas en principe sa force parce que le titulaire reste à la source des biens et services sous licence du point de vue du droit des marques américain à condition toutefois de maintenir un contrôle sur la nature et la qualité des produits ou services

Risques: ○ Etendue des droits accordés dans la licence par rapport au champ de

l’enregistrement auprès de l’USPTO○ Importance du contrôle de qualité○ Risque de confusion

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Réponse:

•Oui

Principe:

•Un titulaire peut autoriser, sous licence, l’utilisation d’une marque, enregistrée ou non, sans la nécessité d’inscrire une licence

•Le titulaire doit se conformer à l’article 50 de la Loi sur les marques de commerce, notamment par la création d’une licence en vertu de laquelle le titulaire a un contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des produits ou services.

CANADA

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Risques:

•Si la licence ne se conforme pas aux exigences désignées à l’article 50, l’enregistrement de la marque peut être invalidé.

•Le caractère distinctif de la marque peut être perdu. Exemples jurisprudentiels:

•Unitel Communications Inc. c. Bell Canada (1995), 61 C.P.R. (3e) 12 p. 59-67 (Fed. T.D.);

•Motel 6 Inc. c. No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2e) 44 à. 62 (Fed. T.D.).

CANADA

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•Il est essentiel que la marque de commerce soit licenciée correctement pour que le caractère distinctif de la marque soit préservé et que la validité de tous les enregistrements soit maintenue.

•Même si l’usager de la marque est une filiale du titulaire de la marque.

•MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc. (1995), 61 C.P.R. (3e) 245 (Commission des oppositions).

CANADA

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J) Degré de contrôle nécessaire pour préserver la marque (standards, inspections, pré-approbation d’échantillons, etc.)?

Principe: Le contrôle par le titulaire de la marque de la qualité des

produits et services offerts par le licencié est nécessaire pour éviter la tromperie chez le consommateur.

Le titulaire doit avoir un contrôle direct ou indirect sur le caractère ou la qualité des produits ou services.

Concept de « Naked License » dans la jurisprudence américaine - Ne pas exercer de contrôle minimum peut résulter en l’annulation de la licence et entraîner l’invalidité de la marque et de son enregistrement pour absence de caractère distinctif de la marque.

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Le Lahnam Act ne définit ni “qualité” ni “contrôle” et ne mentionne pas de normes minimales à imposer au licencié et les critères se sont ainsi développés par le biais des cours au cas-par-cas Importance des termes du contrat (tels que standards

qualitatifs requis, spécifications, manuel de référence pour l’utilisation de la marque, procédure de notification, procédure d’approbation de l’utilisation de la marque et de vérification de la conformité de l’utilisation; droit de résiliation du contrat en cas de problème

Dawn Donut Co. Inc. v. Hart’s Food Stores, Inc., 267 F. 2nd 358 (2d Cir. 1959)

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Principe:

•Le contrôle par le titulaire de la marque sur la qualité des produits et services offerts par le licencié est vu comme étant nécessaire pour éviter la tromperie chez le consommateur.

•Le titulaire doit avoir un contrôle direct ou indirect sur le caractère ou la qualité des produits ou services.

•Article 50 de la Loi sur les marques de commerce

•Le fait de ne pas exercer le contrôle minimum peut résulter en l’annulation de la licence et entraîner l’invalidité de la marque et de son enregistrement pour absence de caractère distinctif de la marque.

CANADA

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J) Degré de contrôle nécessaire pour préserver la marque (standards, inspections, pré-approbation d’échantillons, etc.)? •La Loi sur les marques de commerce est muette sur les normes minimales à imposer au licencié. •Le propriétaire doit adopter des mesures pour pouvoir démontrer, au besoin, l’existence d’un contrôle.

•À titre d'exemple, le propriétaire peut:

•exiger que les produits et services associés à la marque satisfassent certaines caractéristiques, normes et standards de qualité établis par le propriétaire. Ces standards peuvent être:

• spécifiques (conformes à une certaine formule ou une recette) ou

• généraux (conformes à la qualité des échantillons approuvés par le propriétaire);

•· se réserver le droit de sélectionner les matières premières et l’équipement du licencié pour assurer une uniformité au niveau de la qualité;

•· fournir au licencié la documentation pertinente pour la fabrication ou l’assemblage des produits et l’exécution des services;

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•Fournir au licencié le savoir-faire, le personnel d’expérience et une assistance technique;

•Entraîner le personnel du licencié;

•Exiger que le licencié fournisse aux clients des services d’entretien relativement aux produits associés à la marque;

•Spécifier les procédures et les standards à suivre pour la réparation des produits associés à la marque;

•Fournir ses propres installations pour les services d’entretien et être responsable de ces services;

•Contrôler les politiques et directives du licencié de façon générale ou à l’égard des produits et services associés à la marque.

CANADA

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K) Avantage d’apposer un avis d’emploi sous licence en

liaison avec produits/services Il est recommendé d’apposer un avis d’emploi

surtout si la marque n’est pas enregistrée Cela aide à associer le produit avec la source Pas nécessairement sur le produit mais sur la

documentation marketing, un site web, dans un catalogue

UNITED STATES

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K) Avantage d’apposer un avis d’emploi sous licence en liaison avec produits/services

Principe:

• Le marquage doit comporter deux éléments:

•L’identité du propriétaire•Que l’emploi de la marque de commerce fait l’objet d’une licence

• Dans un tel cas le contrôle des caractéristiques et de la qualité des marchandises et services est réputée être celui du propriétaire

CANADA

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K) Avantage d’apposer un avis d’emploi sous licence en liaison avec produits/services

Avantages:

•L’avis public de l’existence d’une licence crée une présomption réfragable de la validité de la licence.

•Article 50(2) de la Loi sur les marques de commerce

•Une telle présomption aide les propriétaires de marques de manière significative lors de procédures judiciaires ou d’opposition, s’il y a entre autres contestation de la validité d’une marque ou preuve d’emploi d’une marque par un licencié à produire afin de servir au titulaire.

CANADA

Marques d’usage, marques déposées et litiges : considérations pratiques, stratégies et tactiques

Christian Bolduc & Georges NahitchevanskySmart & Biggar Kilpatrick Stockton LLP

““Stratégies gagnantes en droit des marques nord-américainStratégies gagnantes en droit des marques nord-américain””

25 septembre 2009

Plan de la présentation

a) Recours fondé sur une marque d’usage versus action en contrefaçon d’une marquée déposée

i. Nature et portée des droits

ii. Preuve pertinente

iii. Les remèdes disponibles

iv. Les coûts

v. Le forum le plus approprié

vi. Impacts des changements apportés aux marques d’usage et déposées

b) Un dépôt accorde-t-il une protection à l’encontre des marques d’usage antérieures et/ou des marques déposées?

Plan de la présentation

c) Qu’est-ce qu’un dépôt devenu incontestable?

d) Un dépôt devenu incontestable peut-il éteindre les droits dans une marque d’usage antérieure?

e) Le propriétaire d’une marque d’usage antérieure peut-il s’opposer au dépôt d’un tiers? À quelles conditions?

f) Est-il plus avantageux pour le titulaire d’une marque d’usage de s’opposer à une demande ou d’attendre et de contester la marque déposée?

g) Quels sont les meilleurs moyens de prévenir une attaque fondée sur une marque d’usage?

h) Qu’arrive-t-il si plusieurs parties ont des droits de marque d’usage? Qui va prévaloir?

a) Recours fondé sur une marque d’usage versus action en contrefaçon d’une marquée déposée

(i) Nature et portée des droits

§ Perspective canadienne

• Nature• Marque déposée : droit de propriété ad rem dans la marque; monopole pancanadien• Marque d’usage : droits dans l’achalandage/réputation attaché à la marque

• Portée des droits• Marque déposée

- Droit positif- Droit négatif - Protection contre la diminution de l’achalandage/réputation - À travers tout le Canada, peu importe l’étendue de l’usage

• Marque d’usage- Protection de l’achalandage/réputation attaché à la marque seulement dans les cas de représentations trompeuses qui créent de la confusion dans le public; limité à la région où s’étend l’achalandage/réputation

§ Perspective américaine

Nature• Marque déposée : droit de propriété ad rem dans la marque; monopole pan-USA• Marque d’usage : droits dans la marque dans la « région géographique » ou la marque a achevé une réputation par l’usage - la pénétration du marché”

• Portée des droits• Marque déposée

- la validité de la marque- Droit positif et négatif - Protection contre la diminution de l’achalandage/réputation - À travers tout les États Unis, peu importe l’étendue de l’usage

• Marque d’usage- Protection de l’achalandage/réputation attaché à la marque seulement dans région où s’étend l’achalandage/réputation

(ii) Preuve pertinente


• Marque déposée - Présomption de validité de la marque - Preuve de vraisemblance de confusion (force de la marque (caractère distinctif inhérent),

degré de ressemblance, type de marchandise/services, nature du commerce et consommateur, intention de tromper, degré de confusion actuel - Preuve de dommages

• Marque d’usage - Preuve de la réputation et pénétration du marché - Preuve de vraisemblance de confusion

- Preuve de dommages

(ii) Preuve pertinente

§ Perspective canadienne • Marque déposée

- Présomption de validité/propriété (copie certifiée de l’enregistrement)- Preuve de confusion non requise si marque et marchandises/services identiques- Preuve de confusion (caractère distinctif inhérent, réputation, durée de l’emploi, type de marchandises/services, nature du commerce, degré de ressemblance)- Preuve de dommages non requise

• Marque d’usage - Preuve d’un achalandage/réputation- Preuve de représentations trompeuses qui créent de la confusion auprès du public - Preuve de dommages actuels ou potentiels

(iii) Les remèdes disponibles


• Injonction- Marque déposée : interdiction d’utiliser la marque à travers le Canada- Marque d’usage : interdiction d’utiliser la marque dans une région donnée

• Dommages-intérêts ou profits illégaux• Destruction


• Injonction - Marque déposée : interdiction d’utiliser la marque à travers les États Unis - Marque d’usage : interdiction d’utiliser la marque dans une région donnée

• Dommages-intérêts ou profits illégaux• Frais d’avocats (rare et limité)• Destruction

(iv) Les coûts


• Recours en concurrence déloyale plus onéreux qu’un recours en contrefaçon - Preuve de la réputation associé à la marque et de la pénétration du marché


• Recours en concurrence déloyale• Généralement beaucoup plus onéreux qu’un recours en contrefaçon- Preuve de l’achalandage/réputation associé à la marque - Preuve de représentations trompeuses qui créent la confusion dans le public- Preuve de dommages actuels ou potentiels

(v) Le forum le plus approprié


• Cour fédérale ou Cour supérieure d’une province • Avantage de la Cour supérieure

- Injonction• Avantages de la Cour fédérale

- Tribunal spécialisé - Règles de procédures adaptées - Tribunal pancanadien et itinérant- Jugement exécutable dans toutes les provinces et territoires- Compétence exclusive pour radier/modifier une marque déposée


• Cour fédérale (United States District Court) principalement• Cour d’état possible en certain cas (rare)

(vi) Impact des changements apportés aux marques d’usage et déposées

§ Perspective américaine• Marque déposée

- Invalidation de l’enregistrement pour abandon - Radiation de l’enregistrement pour défaut d’usage (3 ans) sans intention de relancement - Si variantes en usage: dilution du caractère distinctif

• Marque d’usage - Preuve de la réputation attaché à la marque et pénétration du marché plus difficile - Dilution du caractère distinctif

§ Perspective canadienne Marque déposée

- Invalidation de l’enregistrement pour abandon- Radiation de l’enregistrement pour défaut d’usage (3 ans)- Si variantes en usage: dilution du caractère distinctif

• Marque d’usage - Preuve plus difficile de l’achalandage/réputation attaché à la marque- Dilution du caractère distinctif

b) Un dépôt accorde-t-il une protection à l’encontre des marques d’usage antérieures et/ou des marques déposées


• Droit positif d’utiliser la marque à travers le Canada (défense)• Exceptions

- Invalidité de l’enregistrement (incontestabilité: prochain point)- Concurrence déloyale

• Droit négatif• Exceptions

- Invalidité de l’enregistrement - Emploi simultané permis (Cf. rubrique d)- Utilisation de bonne foi du nom d’une personne comme nom commercial


• Droit positif d’utiliser la marque à travers les États Unis (défense) - Exceptions

Les zones des marques d’usages Invalidité de l’enregistrement (incontestabilité: prochain point)• Emploi simultané permis

c) Qu’est-ce qu’un dépôt devenu incontestable?§ Perspective américaine

• Condition: - marque enregistrée depuis 5 ans ou plus (automatique avec demande)• Effet: - Dépôt inattaquable sur la base d’un usage ou d’une révélation antérieur• Attention :

- Dépôt demeure attaquable sur la base des autres motifs (abandon, perte du caractère distinctif, marque non enregistrable et fraude)

•§ Perspective canadienne

• Condition :- marque enregistrée depuis 5 ans ou plus (automatique)

• Effet :- Dépôt inattaquable sur la base d’un usage ou d’une révélation antérieur

• Attention :- Dépôt demeure attaquable sur la base des autres motifs (abandon, perte du caractère distinctif, marque non enregistrable et fraude)

d) Un dépôt devenu incontestable peut-il éteindre les droits dans une marque d’usage antérieure?


• Oui • Exception théorique

- Autorisation de la Cour fédérale permettant l’emploi simultané -Emploi antérieur de bonne foi-Zone géographique limitée-Ajout d’une distinction suffisante


• Non - La marque d’usage antérieure existe dans sa zone géographique - Possibilité d’avoir deux marques déposées pour differente régions géographiques

e) Le propriétaire d’une marque d’usage antérieure peut-il s’opposer au dépôt d’un tiers? À quelles conditions?


• Oui• Conditions

- Preuve des droits antérieurs - Vraisemblance de confusion - Absence d’abandon de la marque d’usage à la date de publication de la marque opposée


• Oui• Conditions

- Preuve des droits antérieurs- Confusion- Absence d’abandon de la marque d’usage à la date de publication de la marque opposée

f) Est-il plus avantageux pour le titulaire d’une marque d’usage de s’opposer à une demande ou d’attendre et de contester la marque déposée ?§ Perspective canadienne

• Avantages de l’opposition• Motifs plus nombreux (forme et fond)• Fardeau de preuve favorise l’opposante

- Opposition : Fardeau sur la requérante de démontrer que sa marque est enregistrable- Contestation : présomption de validité et de titularité des droits

• Coûts moindres pour une opposition• Avantages de la contestation

•Délais :- Opposition : ~3 à 6 années- Contestation : ~1 à 2 années

• Conséquences :- Opposition : rejet de la demande d’enregistrement- Contestation : invalidation du dépôt + autres remèdes disponibles


• Beaucoup plus avantageux de s’opposer à une demande

g) Quels sont les meilleurs moyens de prévenir une attaque fondée sur une marque d’usage?


• Recherches d’antériorités «complètes» avant d’adopter une marque• Effectuer le dépôt de la marque de commerce (incontestabilité après 5 ans)• Surveillance du marché


• Recherches d’antériorités «complètes» avant d’adopter une marque• Effectuer le dépôt de la marque de commerce (incontestabilité après 5 ans)• Surveillance du marché

h) Qu’arrive-t-il si plusieurs parties ont des droits de marque d’usage? Qui va prévaloir?


• Enregistrement /recours en contrefaçon- La première partie à avoir employé la marque peut l’enregistrer et empêcher son emploi par les autres parties à travers le Canada

• Recours en concurrence déloyale (marque non déposée)- Achalandage dans des régions distinctes : aucun recours possible- Même région : la première partie à avoir employé la marque peut empêcher son usage par les autres parties dans la même région si la marque est distinctive


• La première partie à avoir employé la marque aura les droits supérieurs• Possibilité de régions distinctes• Enregistrement (pour empêcher son emploi par d’autres parties à travers les USA)

Merci

Christian Bolduc

[email protected]

Georges Nahitchevansky&

[email protected]

Documents

1 STRATÉGIES GAGNANTES EN DROIT DES MARQUES NORD-AMÉRICAIN Réunion de travail 2009-09-25