Identification et gestion des risques liés à la Propriété Intellectuelle pour les entreprises

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Intervenants

Pierre Breesépierre.breese@fidalinnovation.com

Jacques Combeaujacques.combeau@airliquide.com

1 - La PI, un enjeu croissant pour la compétitivité des entreprises

La PI : de quoi parle t-on ?

• Un droit d’interdire :– Limité dans le temps– Limité dans la portée – Limité territorialement

• Des conditions strictes de validité– Un examen de fond et de forme– Une procédure d’opposition– Une possibilité d’annulation judiciaire

Types de droits de PITitre Durée Portée Coût protection

Brevet 20 ans Solution technique nouvelle, inventive et suffisamment décrite

Quelques 10 K€

Marque Nx10 ans Signe distinctif (textuel ou graphique) Quelques 100 €

D&M 25 ans Apparence esthétique nouvelle Quelques K€

Droit d’auteur

+70 ans Création de l’esprit originalelogiciel

0 €

Autres AOC, Obtentions végétales, bases de données,…

Quelques K€

Des procédures de dépôt et d’examen souvent lourdes et coûteusesDes procédures longues et onéreuses pour faire respecter le droitUne propension au règlement amiable des contentieux

Typologie des contrefacteurs• Les contrefacteurs, avec des comportements variés :

– L’étourdi, qui par négligence a ignoré les droits de PI d’un concurrent ou qui confond et apprécie mal la frontière entre «volontarisme entrepreneurial» et «comportement déloyal»

– L’obstiné, qui est convaincu – à tort ou à raison - que les droits détenus par son concurrent ne sont pas valables ou opposables, ou que son comportement n’est pas déloyal mais l’expression de son dynamisme, ou que son concurrent s’épuisera avant l’issue judiciaire.

– Le flibustier, conscient et addictif, qui n’accorde aucune importance aux droits de PI et choisi de se positionner sur des marchés où une entreprise innovante et créative a rencontré des succès

• Le partenaire infidèle– Les limites des engagements contractuels– La sécurisation des relations en cas d’évolution des intérêts

Mesures d’anticipation

• Étude de liberté d’exploitation– Très lourd et jamais exhaustif

• Actions déclaratoires de non-contrefaçon– Peu utilisé, très long

• Organisation contractuelle des garanties d’éviction– Organisation complexe des mécanismes

• Médiation– Peu utilisé, évite les surenchères

• Garantie contractuel du fournisseur ou partenaire– Difficile à négocier

Rappel sur les coûts des litiges

Source : Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI 2006

Coûts des litiges brevets

Litige simple Litige difficile Litige complexeFrance 65.000 € 200.000 € 350.000 €Allemagne 90.000 € 250.000 € 390.000 €Royaume-Uni 200.000 € 1.000.000 € 4.000.000 €Espagne 30.000 € 50.000 € 80.000 €Pays-Bas 70.000 € 200.000 € 350.000 €Etats-Unis 600.000 € 2.000.000 € 15.000.000 €

Source : Etude DiGITIP 2000

«Forum shopping » vue par un américain

Scénarii d’un litige DPI

Action en contrefaçon

DPI nul

DPI valide

DPI non opposable

DPI opposable

DI compensateurs

DI réparateurs

Statistiques sur les litiges brevets par domaine techniqueÉtude de liberté d’exploitation

Stat. Brevets délivrés/déposésStat. Annulation judiciaireÉtude de validité (legal opinion)

• Actuariat du montant des primes• Mesures d’anticipation / conditions de

prise en charge

Stat. Annulation judiciaireÉtude de FTO(legal opinion)

P1P2

P3

R=P1xP2xP3xDI

2 - Les risques

Typologie des risques

Pour le titulaire d’un DPI• Détournement de ses droits de PI

– Risques : frais encourus pour la défense des droits

– Annulation du DPI par une action reconventionnelle

– Perte d’un actif incorporel• Contestation de la titularité

– Risques : frais encourus pour la défense des droits,

– Perte d’un actif incorporel• Clause de garantie d’éviction dans les

contrats de licence– Risque : perte d’exploitation

Aggravé par des juridictions peu favorables aux détenteurs de DPI

Pour l’industriel confronté à un DPI• Action en contrefaçon

– Risques : Interdiction de poursuivre l’exploitation

– Dommages-intérêts– Frais encourus pour sa défense– Perte d’exploitation

• Réclamation sur l’origine d’une innovation– Voir film « Social Network »– Viralité de licences « libres »

Aggravé par les patent troll

Trois types de besoins en matière d’assurance litiges PI

• Couverture universelle litiges PI– Couverture des coûts de procédures en action et en dépense.

Cette forme de couverture nécessite une souscription étendue voire obligatoire.

• Couverture des risques « Protection civile », – cas où une entreprise industrielle doit se défendre contre une action en contrefaçon

engagée à son encontre.

La couverture d'un tel risque devrait être conditionné par une étude de liberté d'exploitation préalable au lancement du produit

–

• Assurance juridique « Frais de défense », – cas où le titulaire d'un brevet veut faire respecter ses droits.

Une telle couverture devrait exclure les actions non crédibles, et par exemple être conditionné à la fourniture d'une opinion légale favorable.

Couverture « Protection juridique »Prise en charge des frais occasionnés pour faire valoir ses droits.

•Détermination des conditions de souscription ((délai de latence, date de souscription par rapport à la date de dépôt, communication d’une étude de brevetabilité,…)

•Détermination des conditions prise en charge (délai entre l’engagement de la procédure et la demande de couverture, prise en charge conditionnée à une « legal opinion » favorable, « lettre de mission » pour lapréparation de la legal opinion, procédure en « double aveugle »,… )

•Détermination du montant des primes (étude d’actuariat à partir des statistiques sur les coûts de procédure et sur le nombre d’actions judiciaires, étude de l’incidence du domaine technique)Bénéfice : Capacité des PME à faire respecter leurs droits, consolidation des actifs incorporelsArtefact : Actions inconsidérées, encouragement au « pouvoir de nuisance »

Couverture « responsabilité civile »Prise en charge des frais de défense du présumé contrefacteur et (sous condition) de ses dommages-intérêts.

•Détermination des conditions de souscription (délai de latence, date de souscription par rapport au début de la commercialisation, communication d’une étude de liberté d’exploitation, limitation aux demandes de brevets non publiées au moment de la prise en charge, limitation à des titulaires de brevets identifiés,…)

•Détermination des conditions prise en charge (prise en charge systématique des frais de procédure, prise en charge conditionnelle des dommages-intérêts : détermination des conditions)

•Détermination du montant des primes (étude d’actuariat à partir des statistiques sur les coûts de procédure et sur le nombre d’actions judiciaires, étude de l’incidence du domaine technique)Bénéfice : résistance à des « patent troll » et à des manœuvres d’intimidation, notamment dans la perspective du brevet à effet unifié, sécurisation de l’activité industrielleArtefact : résistance abusive et encouragement à la transgression des DPI, assurance des « mauvais risques seulement »

3 – Quelques expériences

Offres d’assurance PI : nice to have/ must have ?

• BREVETASSUR en France : assurance volontaire de la globalité du portefeuille; peu de succès

• Lloyd’s, Allianz : coût de gestion trop élevé• Moins d’une centaine d’assurance litige-PI souscrites• Études récentes

– Commission européenne : CJA consultants janvier 2003 et juin 2006– INPI Marsh : 2005 – 2007– Diverses études (Japon, Danemark, Finlande, Pays-Bas, Espagne)

• Positions des professionnels :– Grandes entreprises : privilégient l’auto-assurance– Quasi unanimité sur l’intérêt d’une assurance litige et défense (enquête

CJA - UE)– Recommandation de poursuivre l’étude de cette offre

Modèle économique

• Etude de marché CJA Consultants– Primes : 300 à 600 € par an– Caractère obligatoire – modèle assurance automobile

(contesté par les grandes entreprises)– Absence d’évaluation des risques lors de la

souscription– Couverture conditionné par une enquête initiale au

moment de la déclaration du sinistre (coût environ 35000 €), financée par les primes collectée

– Dispositif encourageant le règlement rapide et amiable

Pour en savoir plus…

• Patent Litigation Insurance and R&D Incentives (Luigi Buzzacchi Politecnico di Torino, International-Review-of-Law-and-Economics 10 mars 2005)

• Patent litigation and the role of enforcement insurance (G Llobet, J Suarez - Review of Law and Economics, 2008 )

• Patent Litigation Insurance (A Duchêne ) • CJA Consultants Ltd, Patent Litigation Insurance: A Study for

the European Commission on Possible Insurance Schemes against Patent Litigation Risks ( 2003 – 2006)

• Patent Insurance: Towards a More Affordable, Mandatory Scheme? (Columbia Law School Science and Technology Law Review Fuentes, J. Rodrigo Date: 2009)

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