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Février 201812
Introduction .......................................................................................................... 2
1. Identification des actifs de PI .............................................................................. 3
2. Développement de la stratégie en matière de PI .................................................... 4
2.1. Stratégie offensive ...................................................................................... 4
2.2. Stratégie défensive ..................................................................................... 5
3. Recherches sur la disponibilité de la PI ................................................................. 6
3.1. Recherche de marques ................................................................................ 6
3.2. Recherche de brevets .................................................................................. 7
3.3. Recherche de modèles ................................................................................. 7
4. Adaptation aux spécificités locales et protection de la PI ......................................... 7
4.1. Aspects juridiques ....................................................................................... 7
4.2. Questions de nature linguistique et culturelle .................................................. 8
4.3. Protection de la PI ....................................................................................... 8
4.4. Epuisement de droits de PI sur les marchés internationaux .............................12
5. Commercialisation de la PI .................................................................................13
6. Faire respecter ses droits de PI ...........................................................................14
Ressources utiles ..................................................................................................17
1 La présente Fiche Pratique a été publiée pour la première fois en octobre 2015 et mise à jour en
février 2018. 2 Ce document est une traduction de la version originale anglaise, qui a été réalisée par une agence de traduction extérieure au European IPR Helpdesk. Ainsi, des différences entre le document original et sa version traduite peuvent subsister, auquel cas le document original fait foi.
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Fiche Pratique
L’importance de la propriété intellectuelle dans le
processus d’internationalisation
2
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Introduction
Afin de rester compétitives sur un marché mondialisé, les entreprises sont
amenées, aujourd’hui plus que jamais, à étendre leurs activités au-delà des
frontières nationales. Ainsi, cette extension de leurs activités oblige les entreprises
à reconsidérer leurs approches et outils commerciaux.
Si une entreprise souhaite pénétrer de nouveaux marchés à l’étranger – en
entamant un processus d’internationalisation -, sa stratégie doit être
suffisamment flexible pour lui permettre de s’adapter à de nouvelles activités et à
un nouvel environnement concurrentiel. Cette Fiche Pratique vous montre de
quelle manière traiter les questions de Propriété Intellectuelle (PI) dans le cadre
du processus d’internationalisation ainsi que les principales mesures à prendre
pour gérer efficacement les Droits de Propriété Intellectuelle (DPI) sur les marchés
étrangers.
Le diagramme ci-dessous montre l’importance de la PI et des DPI dans chaque
étape des activités à l’international, de l’identification des marchés au suivi des
activités. Cette Fiche Pratique offre un cadre pour vous guider à travers le
processus d’internationalisation avec des suggestions et informations pratiques sur
les outils de gestion de la PI.
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1. Identification des actifs de PI
La situation peut se résumer simplement : si vous n’identifiez pas votre propriété
intellectuelle, vous ne pouvez pas la gérer !
Dans le processus d’internationalisation, l’identification des marchés est la toute
première étape à mettre en œuvre pour déterminer de quels atouts dispose
l’entreprise et quel est son potentiel. De même, en ce qui concerne les questions
de PI, la première étape essentielle avant d’aborder un nouveau marché est
l’identification des actifs de PI qui composent le portefeuille PI de la société.
Cette étape d’identification permet à une entreprise de cartographier de manière
précise non seulement les actifs de PI qu’elle possède déjà, mais aussi ceux qu’elle
doit encore acquérir. Cette étape permet également de distinguer la PI utilisée de
celle qui n’est pas utilisée, offrant ainsi l’opportunité d’adapter son utilisation aux
différents objectifs commerciaux poursuivis.
Par conséquent, avant d’entreprendre toute action d’internationalisation,
l’entreprise doit impérativement identifier son patrimoine de PI, en dresser une
liste, le nommer précisément et l’analyser de manière systématique.
L’un des meilleurs moyens pour l’identification des actifs de PI consiste à effectuer
un audit de PI, à savoir une analyse des éléments de PI que possède l’entreprise,
avec l’indication précise de leur utilisation, de leur valeur et de leur statut juridique.
Cela permet également de définir l’importance de chaque actif et d’analyser la
possibilité d’améliorer l’utilisation de la PI au sein de l’entreprise.
Le plus souvent, les entreprises effectuent une vérification (« due diligence »)
de la PI3, dont le champ est plus restreint que celui d’un véritable audit de PI,
mais qui permet d’identifier et d’analyser leur portefeuille de PI. Dans ce contexte,
une cartographie de la PI – à savoir un document qui identifie les différents
actifs incorporels et qui en retrace la propriété - peut être un autre outil précieux
pour aider l’entreprise à identifier ses actifs de PI et à vérifier l’existence
d’éventuels droits de tiers.
L’identification de la PI permettra de répartir les éléments de PI dans les catégories
suivantes : brevets, marques, modèles, droits d’auteur, noms de domaine et
secrets des affaires4.
3 Pour en savoir plus sur la « due diligence » relative à la PI et ses modalités de réalisation, reportez-
vous à la Fiche Pratique du European IPR Helpdesk « IP due diligence: assessing value and risks of intangibles» (Due diligence en matière de propriété intellectuelle : Evaluer la valeur et les risques des actifs incorporels). 4 Bien qu’il existe d’autres types de DPI, par exemple les modèles d’utilité (également appelés petits
brevets), les indications géographiques et les circuits intégrés, les actifs de PI mentionnés sont les plus courants et les plus exploités.
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2. Développement de la stratégie en matière de PI
Aujourd’hui, les actifs incorporels ont une valeur bien plus importante dans les
portefeuilles des entreprises que les actifs corporels5. Il est donc très important de
définir des stratégies de gestion de la PI dans le cadre de l’élaboration des
stratégies d’internationalisation.
La stratégie de PI fait partie de la stratégie globale de l’entreprise et indique
comment utiliser la PI pour réussir. Elle doit aider à comprendre si et de quelle
manière la protection de la PI pourrait renforcer la capacité de l’entreprise à
atteindre ses objectifs. C’est la raison pour laquelle la stratégie de gestion de la PI
doit faire partie de la stratégie d’entreprise.
Une stratégie de gestion de la PI solide et efficace contribue à l’optimisation de la
création de valeur grâce à l’exploitation de la PI, qui soutient également la
croissance.
Il existe deux types principaux de stratégie en matière de PI, à savoir, (i) la
stratégie offensive et (ii) la stratégie défensive.
2.1. Stratégie offensive
Le but principal d’une stratégie offensive est de protéger les DPI déjà acquis et
d’en acquérir d’autres en externe, chaque fois que possible. Ce type de
stratégie procure à l’entreprise un avantage sur ses concurrents grâce à
l’acquisition ou à l’octroi de licences, en permettant aux entreprises de :
Acquérir ou garantir des droits essentiels
Créer des obstacles contre les concurrents :
o En leur imposant des dommages-intérêts en cas d’utilisation non
autorisée de droits exclusifs
5 « Annual Study of Intangible Asset Market Value », Ocean Tomo LLC.
5
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o En les obligeant à acheter une licence si aucune technologie
alternative n’existe ou n’est disponible sur le marché
o En les forçant à effectuer des activités complémentaires de R&D.
2.2. Stratégie défensive
La stratégie défensive consiste principalement à éliminer ou réduire les risques,
en empêchant les concurrents d’exploiter les créations de l’entreprise.
En termes de PI, la mise en place d’une stratégie défensive peut inclure, entre
autres, les actions suivantes :
L’obtention de licences pour exploiter la PI bloquante6
Développer la conception autour de la PI bloquante
Opposer les droits relatifs à la PI bloquante
Développer ou acquérir un portefeuille de PI à des fins de licence croisée
Souscrire une assurance de PI
Le schéma suivant montre un certain nombre de questions que les entreprises
devraient se poser dans l’élaboration de leur stratégie de gestion de la PI.
En réalité, puisque les réponses à ces questions peuvent varier d’un
produit/processus/service à un autre ou d’un pays à un autre, une stratégie
complète de gestion de la PI devrait être à la fois offensive et défensive ;
cependant, il n’est pas facile d’établir un juste équilibre entre les deux, car cela
dépend des objectifs de l’entreprise sur les marchés internationaux.
6 PI bloquante : actifs intellectuels utilisés de manière stratégique par une entreprise, en tant que
barrière pour empêcher les concurrents d’obtenir la protection de leur propre PI et d’exploiter certains marchés et technologies.
6
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3. Recherches sur la disponibilité de la PI
Les brevets, les marques et les dessins et modèles sont des droits de nature
territoriale, ce qui veut dire qu’ils ne sont valides que dans les pays dans lesquels
ou dans la région dans laquelle ils ont été déposés et octroyés.
Par conséquent, avant d’investir des ressources dans des activités
d’internationalisation et avant de pénétrer sur des marchés étrangers, l’entreprise
doit vérifier que la PI qu’elle possède peut être exploitée sur ces marchés sans
susciter de conflit avec des tiers, qui pourraient non seulement entraîner une perte
financière, mais aussi un préjudice pour la réputation de l’entreprise. En effet, s’il
s’avérait que l’entreprise a violé les DPI de tiers, sa crédibilité (liée au succès
obtenu sur d’autres marchés) pourrait être anéantie, alors que tout cela aurait pu
être évité par une simple recherche de disponibilité7.
De plus, lorsqu’une entreprise cherche à pénétrer sur un nouveau marché, la
recherche de disponibilité de la PI peuvent également aider à identifier les
concurrents et les contrefacteurs potentiels.
3.1. Recherche de marques
La recherche de disponibilité de marques doit être effectuée dans des registres qui
recouvrent les territoires concernés, afin de vérifier s’il existe une marque
identique et/ou similaire (ou tout autre signe distinctif utilisé dans le cadre de
l’activité) pour des produits ou services identiques ou similaires. Les recherches
peuvent être effectuées sur des registres nationaux et/ou internationaux (tels que
eSearchPlus ou TMview de l’EUIPO, ou Madrid Monitor de l’OMPI).
7 Afin de vous aider dans les recherches de marques et de brevets, le European IPR Helpdesk a publié
des Fiches Pratiques sur ces sujets. Vous les trouverez dans notre bibliothèque en ligne.
7
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3.2. Recherche de brevets
Lorsque vous recherchez la protection dans de nouveaux pays, des recherches de
brevets doivent être effectuées pour les territoires concernés, à l’aide des bases
de données pertinentes (telles que les bases de données nationales, Espacenet de
l’OEB, Patentscope de l’OMPI).
3.3. Recherche de modèles
En dehors des registres nationaux, les dessins et modèles identiques ou similaires
peuvent faire l’objet d’une recherche dans la base de données DesignView de
l’EUIPO, dans laquelle vous pourrez accéder aux Registre des Dessins et Modèles
Communautaires (DMC) ainsi qu’à un certain nombre de registres nationaux. La
base de données Hague Express de l’OMPI donne accès aux dépôts de modèles
internationaux.
4. Adaptation aux spécificités locales et protection de la PI
La protection des DPI apporte des avantages significatifs aux entreprises dans leur
internationalisation. Les DPI étant des droits de nature territoriale, les entreprises
doivent envisager la protection de leurs actifs intellectuels dans chaque territoire
où elles envisagent opérer.
Cependant, dans le processus de protection des DPI, il convient de prendre en
compte non seulement le montant significatif des frais de dépôt, mais aussi les
éventuelles non-équivalences dans la réglementation locale et les spécificités des
procédures locales de protection des DPI. De plus, de possibles différences dans
la perception de votre produit et des DPI s’y rapportant pourraient également
interférer sur votre succès commercial. Par exemple, une invention dont
l’exploitation constitue la base principale des activités d’internationalisation d’une
entreprise, pourrait être contraire à la morale publique dans un certain pays. De
même, une marque, qu’une entreprise décide d’utiliser pour faire le lien entre le
produit et les clients pourrait avoir une connotation négative dans un pays ou dans
un certain type de société, en raison d’implications liées à la tradition, à l’histoire
ou à la culture locale.
Par conséquent, il est fortement conseillé aux entreprises en voie
d’internationalisation de tenir compte des spécificités locales, d’adapter leurs
stratégies PI et marketing aux différents marchés et de consulter, si nécessaire,
les systèmes de dépôt de demande/enregistrement internationaux pour
économiser de l’argent et faciliter la gestion de leur portefeuille de PI.
4.1. Aspects juridiques
Dans l’UE, les règles en matière de protection de la PI sont, dans une certaine
mesure, harmonisées. Toutefois, leur interprétation pouvant varier, il convient
8
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absolument de se renseigner sur les spécificités juridiques dans les différents pays
concernés. Par conséquent, il est toujours conseillé de consulter un avocat ou
mandataire local spécialisé dans la PI.
4.2. Questions de nature linguistique et culturelle
Lors de l'entrée sur les marchés étrangers, l'un des points clés à prendre en compte
pour la réussite commerciale est la signification/transcription de la marque dans
la langue locale, et son enregistrement. En effet, les marques ne doivent pas
nécessairement rester identiques dans les différents pays. En négligeant cet
élément, on risque de commettre des erreurs irréparables, non seulement en ce
qui concerne les demandes de PI, mais aussi au niveau de la stratégie marketing
globale pour un pays donné.
4.3. Protection de la PI
4.3.1 Voies de protection par la marque
La protection nationale doit être demandée aux offices nationaux en charge de
la PI dans les différents pays visés ; les demandeurs doivent respecter les règles
et les procédures nationales.
Le système de marque de l’Union européenne8, qui est administré par l’Office
de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), offre une protection
dans toute l’Union européenne (UE). Le demandeur paie une seule redevance et
suit une procédure d’enregistrement et d’examen unique, dans une seule langue,
pour tous les Etats membres de l’UE.
L’enregistrement international des marques selon le système de Madrid9
est administré par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ;
environ 100 pays y adhèrent. Le demandeur paie une série de taxes et suit une
procédure d’enregistrement international unique, dans une seule langue, auprès
de l’OMPI. Cependant, l’étendue de la protection assurée par l’enregistrement
international sera déterminée uniquement après examen de la demande par les
offices nationaux en charge de la PI dans les pays désignés, selon la législation
nationale applicable en matière de marques10.
4.3.2 Voies de protection par le brevet
Protection au niveau national : les demandes de brevet sont déposées auprès
des offices nationaux de la PI et les brevets délivrés par ces offices nationaux de
8 Des informations supplémentaires concernant la protection des marques de l’Union européenne
sont disponibles sur le site web de l‘EUIPO. 9 Des informations supplémentaires sur le Système de Madrid sont disponibles sur le site web de
l’OMPI. 10 Une marque peut être soumise à l’enregistrement international selon le Système de Madrid uniquement si elle a déjà fait l’objet d’une demande d’enregistrement ou si elle a déjà été enregistrée au niveau national ou en tant que marque de l’Union européenne.
9
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chaque pays pour lequel le brevet est demandé, selon les règles et les procédures
nationales.
La demande de brevet européen (EP)11 doit être déposée auprès de l’Office
Européen des Brevets (OEB) ou d’un office récepteur d’une telle demande selon
les règles de la Convention sur le Brevet Européen. Le demandeur paie un seul
ensemble de frais et suit une procédure unique, dans une seule langue. Le brevet
européen n’est pas un titre uniforme. L’acceptation d’une demande de brevet
européen donnera lieu à la délivrance d’un ensemble de brevets nationaux, après
une phase de validation au niveau national, dans chacun des pays désignés dans
la demande de brevet européen.
Le brevet européen à effet unitaire (brevet unitaire)12 sera accordé par
l’Office Européen des Brevets (OEB) selon les règles et procédures de la
Convention sur le Brevet Européen. Afin d’obtenir un effet unitaire sur le territoire
de l’UE (à l’exception de l’Espagne et de la Croatie), les titulaires de brevets doivent
déposer une demande à l’OEB dans un délai d’un mois à compter de la publication
de la délivrance du brevet européen13.
La demande de brevet international selon le Traité de coopération en
matière de brevets (PCT)14 est administrée par l’OMPI. Les demandeurs paient
un seul ensemble de taxes et suivent une procédure unique pour tous les Etats
contractants au PCT, pendant la phase de demande et la phase internationale. Les
demandeurs entament et suivent alors les phases nationales directement auprès
des offices des brevets nationaux ou régionaux, des pays pour lesquels ils
souhaitent obtenir la protection.
4.3.3 Voies de protection des dessins et modèles
Protection au niveau national : la demande d’enregistrement d’un dessin ou
modèle est déposée auprès des offices nationaux de PI de chaque pays pour lequel
le dépôt est demandé, selon les règles et les procédures applicables au niveau
national.
Le registre des dessins et modèles communautaires (CMD)15 est administré
par l’EUIPO. Les demandeurs déposent leur demande auprès de l’EUIPO ou des
11 Des informations supplémentaires concernant le EP et les Etats membres sont disponibles sur le
site web de l’OEB. 12 Pour des informations supplémentaires concernant les brevets unitaires, veuillez consulter la
page web dédiée sur le site de l‘OEB. 13 Le brevet unitaire peut être demandé à compter de la date d’entrée en vigueur de l‘Accord sur une juridiction unifiée du Brevet. Pour être applicable, il doit être ratifié par au moins 13 Etats,
dont la France, l’Allemagne et le Royaume Uni. De plus amples informations sur l’état de la ratification sont disponibles sur le site web du Conseil de l'UE. 14 Des informations supplémentaires concernant le Système relevant du PCT et les Etats
signataires de ce Traité figurent sur le site web de l’OMPI. 15 Des informations supplémentaires concernant la protection des dessins et modèles communautaires sont disponibles sur le site web de l’EUIPO.
10
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offices nationaux de PI des états membres, paient une seule série de taxes et
suivent une procédure d’enregistrement unique, en une seule langue, pour
l’enregistrement des dessins et modèles dans l’ensemble de l’UE.
Le dessin ou modèle communautaire non enregistré est un autre type de
protection, qui ne nécessite pas d’enregistrement officiel et qui est accordé pour
une période plus brève que le dessin ou modèle communautaire enregistré. La
protection prend effet à compter de la date de première mise à disposition du
dessin ou du modèle au public, sur le territoire de l’UE. Ce type de protection
s’applique généralement aux produits dotés d’une durée de vie plus courte sur le
marché. Il convient cependant de noter que la protection légale accordée par un
dessin ou modèle communautaire enregistré est plus forte et que les droits
conférés par le dessin ou modèle sont plus aisément opposables.
L’enregistrement international de dessins et modèles selon le système de
La Haye16 est administré par l’OMPI. Le demandeur paie une seule série de taxes
et suit une procédure d’enregistrement et d’examen unique, dans une seule
langue, pour obtenir la protection des dessins et modèles dans les pays désignés.
En bref : Voies de demande et d’enregistrement international17
16 Le système de La Haye ne peut pas être utilisé pour protéger un dessin ou modèle industriel dans
un pays qui n’est pas partie à l’Arrangement de La Haye, ou qui n’est pas un Etat membre d’une organisation intergouvernementale partie à l’Arrangement de La Haye. Des informations supplémentaires concernant le système de La Haye et la liste des membres de l’Arrangement de La Haye sont disponibles sur le site de l'OMPI. 17 Le brevet européen à effet unitaire (ou brevet unitaire) n’est pas inclus dans le tableau, car il n’est
pas encore en vigueur à la date de publication de la présente fiche.
11
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4.3.4. Quand déposer une demande ?
La date de dépôt constitue toujours une question cruciale quand il s’agit de déposer
une demande de protection de PI18.
Les exemples suivants fourniront quelques orientations sur les considérations
d’ordre juridique à prendre en compte dans le choix de la date de dépôt de la
demande.
Par exemple, un dépôt trop précoce d’une demande de brevet dans chaque
pays peut entraîner une charge financière importante à un stade « inutilement
précoce » de la commercialisation. Les frais de traduction et de maintenance, en
particulier, peuvent absorber une part importante du budget PI de l’entreprise. Un
moyen utile pour limiter ces dépenses peut être le dépôt d’une demande PCT, qui
permet de reporter jusqu’à 30 mois ou plus, l’entrée en phases nationales. Une
autre solution peut consister à déposer une demande EP, qui permet de gérer de
manière centralisée le processus de demande de brevet jusqu’à la décision de
délivrance de l’OEB.
D’autre part, une demande tardive de brevet, de marque ou de dessin ou
modèle peut nuire aux chances de l’entreprise d’obtenir la protection. En effet, un
principe très simple s’applique dans de nombreux pays, y compris dans les Etats
membres de l’UE, à savoir : la protection est accordée au demandeur qui a déposé
en premier sa demande, si toutes les conditions requises sont remplies.
18 La protection du droit d’auteur ne requiert aucune formalité d‘enregistrement pour les pays
signataires de la Convention de Berne. Pour de plus amples renseignements sur la Convention de Berne, cliquez ici.
12
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Par ailleurs, une demande tardive de DPI peut faire perdre des droits de
priorité, que l’on obtient lors du premier dépôt d’une demande de DPI. Autrement
dit, si le demandeur revendique la priorité d’une demande antérieure lors du dépôt
d’autres demandes ultérieures de DPI pour la même PI, dans d’autres pays, ces
dernières demandes seront réputées avoir été déposées à la même date que la
première demande. Cependant, afin de pouvoir bénéficier de ce droit de priorité,
une date limite impérative avant laquelle la priorité doit être revendiquée est à
respecter, à savoir 12 mois pour les brevets et 6 mois pour les dessins et modèles
et les marques, à compter de la date de premier dépôt.
Le fait de ne pas entamer assez rapidement les démarches peut également
exposer les entreprises au risque de ne pas respecter la condition requise de
nouveauté. En principe, la divulgation d’une invention ou d’un dessin ou modèle
peut faire obstacle à la condition requise de nouveauté. En effet, une nouvelle
invention ou un nouveau dessin ou modèle ne doit pas être divulgué(e) avant le
dépôt de la demande de protection. Toutefois, la divulgation ne compromet pas la
condition requise de nouveauté si elle intervient dans un certain délai (le « délai
de grâce », qui peut aller jusqu’à 12 mois pour les inventions et les dessins ou
modèles), et sous certaines conditions.
Outre les contraintes temporelles susmentionnées, fixées par les règles applicables
aux DPI, des limitations liées à l’activité commerciale et aux priorités de
l’entreprise (date de lancement d’un produit, moyen de protection choisi, capacité
financière, pays ciblés etc.) doivent également être prises en considération pour
fixer la date de la demande. Par conséquent, il n’y a pas de règle unique applicable
au choix de la date de dépôt de la demande, chacun de ces éléments jouant un
rôle différent à cet effet.
4.4. Epuisement de droits de PI sur les marchés internationaux
Le principe d’épuisement (également dit « principe de la première vente ») limite
de manière précise les DPI afin d’éviter tout régime de monopole et de protéger le
caractère commercial. En effet, sauf disposition contraire légale, une fois qu’un
produit protégé par des DPI a été commercialisé, soit par le propriétaire des droits,
soit par des tiers avec son accord, les DPI sur ce produit ne peuvent plus être
exercés par leur titulaire, car ils sont « épuisés ». En pratique, cela signifie que le
propriétaire ne peut pas s’opposer à une vente ou à une autre forme d’exploitation
commerciale ultérieure par des tiers.
C’est justement ce principe d’épuisement qui fait que, quand le consommateur
achète et revend un certain produit (chaussures, vêtements…), il n’est pas tenu
de demander l’accord du détenteur de la marque. Le principe d’épuisement ne
s’applique jamais aux DPI dans leur ensemble, mais uniquement à l’objet matériel
vendu, pour lequel les restrictions à la commercialisation issues des DPI cessent
de s’appliquer.
13
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Il n’est pas facile de déterminer si une commercialisation d’un produit à l’étranger
donne lieu à l’épuisement des droits, car cela dépend de l’interprétation du concept
d’épuisement des DPI qui a été adoptée dans chaque juridiction. Des
interprétations différentes peuvent s’appliquer au niveau national, régional et
international et les conditions et extensions dépendent en grande partie des
normes nationales applicables en matière de PI. Dans l’UE, le concept d’extension
régionale est accepté, ce qui veut dire que la première vente d’un produit protégé
par des DPI dans n’importe quel état membre de l’UE (et de l’EEE) par le
propriétaire de la PI en question, ou par un tiers autorisé par ce dernier, donne
lieu à l’épuisement des droits de PI relatifs au produit en question sur tout le
territoire de l’UE.
5. Commercialisation de la PI
Le processus de mise sur le marché de la PI est désigné sous le terme de
« commercialisation » de la PI et les activités commerciales font de la PI une
composante essentielle du développement d’activités sur les marchés étrangers.
Le lancement d’un produit protégé par des droits de PI sur le marché peut avoir
lieu de différentes manières. Les formes les plus courantes de commercialisation
figurent dans le schéma ci-dessous :
Puisqu’il existe un lien étroit entre une commercialisation réussie de la PI et le
succès commercial, les entreprises devraient accorder la plus grande importance
à la protection de leur PI avant et pendant le processus de commercialisation.
La sélection de la forme de commercialisation la plus adaptée dépend de la nature
de l’activité, des stratégies commerciales et des objectifs, des ressources
financières et intellectuelles de l’entreprise et du développement de partenariats
commerciaux.
L’octroi de licence, par exemple, peut être l’une des formes les plus attrayante
de commercialisation de la PI, si une entreprise :
14
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Souhaite pénétrer ou développer son activité sur un marché inconnu : le
concédant peut bénéficier du réseau et de la connaissance du marché du
concessionnaire (octroi de licence)
Souhaite améliorer la qualité des produits ou des services ou fournir à ses
clients de nouveaux produits ou services : un concessionnaire peut
bénéficier de la technologie, de la renommée ou de la bonne réputation du
concédant (achat de licence)
Souhaite développer des partenariats commerciaux en échangeant de la PI
pour créer une relation gagnant-gagnant (licence croisée)
Néanmoins, avant d’entreprendre des activités de commercialisation de PI à
l’étranger, il est important de conclure des accords de confidentialité afin de
protéger l’échange d’informations confidentielles, y compris de PI.
Les accords de confidentialité ont pour but de protéger la nature confidentielle de
certaines informations au sein de l’entreprise et vis-à-vis des partenaires externes.
Les accords de confidentialité au sein de l’entreprise sont généralement conclus
entre l’employeur et l’employé, afin d’éviter des fuites d’informations
confidentielles communiquées à l’employé dans le cadre de ses activités
professionnelles. Les dispositions en matière de confidentialité peuvent également
être intégrées aux contrats de travail.
Les accords de confidentialité sont également utilisés dans le cadre des
négociations commerciales qui impliquent l’échange d’informations confidentielles.
Un accord de confidentialité doit définir clairement les informations ou les idées à
garder confidentielles ainsi que le but dans lequel elles sont divulguées et ainsi en
restreindre toute utilisation ultérieure. L’accord de confidentialité sera opposable
aux parties uniquement s’il est signé avant la communication des informations
confidentielles qui en font l’objet.
Pendant la phase de commercialisation, des clauses relatives à la PI doivent être
incluses dans tous les contrats de transfert de technologie/PI, tels que les contrats
de licence, de cession, de joint-venture etc., afin de sécuriser et de réglementer
les relations entre les parties en matière de PI.
6. Faire respecter ses droits de PI
Une entreprise ne peut survivre sur les marchés internationaux que si elle est en
mesure de faire respecter efficacement ses droits de PI. L’adoption de mesures
efficaces contre les contrefacteurs et le recouvrement des pertes subies suite à
15
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une violation de la PI constituent des facteurs essentiels pour le succès de l’activité,
car la valeur des droits de PI est directement liée à la capacité du propriétaire à
les faire respecter. Il convient donc de toujours intégrer dans la stratégie de
gestion de la PI un système efficace de surveillance de la PI et de nommer un
avocat ou mandataire expérimenté en la matière sur le marché concerné19.
Pour les contrats de licence, par exemple, il convient toujours d’établir clairement
dans le contrat qui est responsable de l’adoption des mesures nécessaires contre
de possibles violations (à savoir le concessionnaire ou le concédant) et quels sont
les dispositifs à mettre en place à cet effet. Généralement, dans ce type de contrat,
puisque les concédants souhaitent s’implanter sur de nouveaux marchés avec
l’aide de concessionnaires expérimentés, le suivi du marché et du respect des DPI
incombent aux concessionnaires (par ex. l’envoi de lettres de mise en demeure, la
prise de contact avec les contrefacteurs…), en étroite collaboration avec les
concédants. D’autres mesures peuvent être entreprises par le concédant, avec le
conseil du concessionnaire, si nécessaire.
Les actions pour faire respecter sa PI variant d’un pays à l’autre, il est fortement
conseillé d’examiner les options en matière de procédures nationales contre les
infractions ou les actions préventives contre l’usage non autorisé de la PI. Par
exemple, le règlement extrajudiciaire des litiges (Alternative Dispute Resolution
- ADR - en anglais) peut être également envisagé en tant que moyen moins
coûteux et plus rapide de règlement des litiges hors des tribunaux20.
19 Pour des informations supplémentaires sur la défense des droits de PI, reportez-vous à la Fiche Pratique du European IPR Helpdesk « Défendre et faire respecter la PI », disponible en anglais. 20 Pour d’autres informations, reportez-vous à la Fiche Pratique du European IPR Helpdesk, rédigée en collaboration avec le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI, sur le règlement extrajudiciaire
des litiges « Alternative Dispute Resolution Mechanisms », disponible en anglais.
16
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17
The European IPR Helpdesk www.iprhelpdesk.eu
Ressources utiles
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les documents suivants :
Fiche Pratique « Due diligence en matière de propriété intellectuelle :
Evaluer la valeur et les risques des actifs incorporels », disponible en
anglais.
Fiche Pratique « Recherche de marques », disponible en anglais.
Fiche Pratique « Recherche d‘information brevet », disponible en anglais.
Fiches Pratiques sur « La commercialisation de la propriété intellectuelle »,
disponibles en anglais.
Fiche Pratique « Comment gérér les informations confidentielles »
disponible en anglais.
Fiche Pratique « L’accord de confidentialité: un outil pour l’entreprise »
Fiche Pratique « Défendre et faire respecter la PI », disponible en anglais.
Fiche Pratique « Alternative Dispute Resolution Mechanisms »
Fiche Pratique du South-East Asia IPR SME Helpdesk « Top 20 IP
Considerations when entering a new market »
18
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CONTACT
Pour tout commentaire, suggestion ou autre information, veuillez contacter :
European IPR Helpdesk
c/o infeurope S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134, Luxembourg
E-mail : [email protected]
Tél : +352 25 22 33 - 333
Fax : +352 25 22 33 – 334
A PROPOS DU EUROPEAN IPR HELPDESK
Le European IPR Helpdesk a pour objectif de sensibiliser à la propriété intellectuelle (PI) et aux droits de propriété
intellectuelle (DPI). Il propose gratuitement informations, premiers conseils et formations sur la PI et les DPI aux
participants actuels et potentiels aux projets financés par l’Union européenne. De plus, il offre un support gratuit
en PI aux PME européennes négociant ou engagées dans un partenariat technologique ou commercial, notamment
dans le cadre du programme Enterprise Europe Network. Tous les services sont fournis gratuitement.
Assistance en ligne : Le service d’assistance téléphonique offre des conseils personnalisés sur toutes vos
questions en matière de PI, dans les trois jours ouvrables. Vous pouvez contacter l’équipe directement sur le site
– www.iprhelpdesk.eu –, par téléphone ou par fax.
Site web : Vous trouverez sur notre site web de nombreux documents et informations sur la gestion des DPI et
de la PI, notamment en ce qui concerne les questions de PI dans le contexte des programmes financés par l’UE.
Newsletter et Bulletin : Soyez informés des dernières actualités en terme de PI et accédez aux nouvelles
publications de fiches pratiques et études de cas en vous inscrivant à la Newsletter et aux Bulletins.
Formation : Nous avons élaboré un catalogue comportant neuf modules de formation. Si vous souhaitez planifier
une session de formation, n'hésitez pas à envoyer un e-mail à [email protected].
AVIS DE NON-RESPONSABILITE
Le projet European IPR Helpdesk bénéficie d'un financement au titre du programme cadre de l'Union européenne
pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 dans le cadre de la convention de subvention (Grant Agreement)
n°641474. Il est géré par l’agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises de la Commission
européenne (EASME), et sous la direction stratégique de la Direction générale du Marché intérieur, de l'industrie,
de l'entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne.
Même si ce document a été réalisé avec le soutien financier de l’Union européenne, son contenu ne représente
pas et ne doit pas être considéré comme représentant l’opinion officielle de EASME ou de la Commission
européenne. Ni EASME, ni la Commission européenne ni aucune personne agissant en leur nom ne peuvent être
tenue pour responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans ce document.
Bien que le European IPR Helpdesk s’attache à délivrer un service de haute qualité, aucune garantie ne peut être
donnée sur l’exactitude ou la complétude du contenu de ce document et les membres du consortium du European
IPR Helpdesk ne peuvent être tenus pour responsables de l’utilisation qui pourrait être faite du contenu de ce
document.
Le support offert par le European IPR Helpdesk ne doit pas être considéré comme ayant un caractère de conseil
juridique ou de consultance.
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