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Les restrictions de vente dans les contrats de
licenceL’épuisement des droits
Paris, 27 novembre 2008Tanguy de Haan
Cadre légal
• Epuisement– Principe de l’épuisement communautaire
Art. 7, § 1er, Directive ; art. 13, § 1er, RMC
– Exception pour des motifs légitimesArt. 7, § 2, Directive ; art. 13, § 2, RMC
• Droits du titulaire à l’encontre du licencié
Art. 8, § 2, Directive ; art. 22, § 2, RMC
Cadre légal
• Epuisement– Territoire
de l’EEE
Cadre légal
• Epuisement– Territoire
de l’EEE
– Cour AELE,08.07.2008E-9/07L’Oréal
– EEE = 30 Etats
Cadre légal
• Article 8, § 2, Directive 89/104“Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne
sa durée,la forme couverte par l’enregistrement sous
laquelle la marque peut être utilisée,la nature des produits ou des services pour
lesquels la licence est octroyée,le territoire sur lequel la marque peut être
apposée oula qualité des produits fabriqués ou des
services fournis par le licencié.”
Cadre légal
• Article 8, § 2, Directive 2008/95“Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne :a) sa durée ;b) la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée ;c) la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée ;d) le territoire sur lequel la marque peut être apposée ; oue) la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.”
Christian Dior / SIL & Copad
Christian Dior / SIL & Copad
• Les faits– 2000 : contrat de licence pour la fabrication
et la distribution de produits de corsetterie marqués Christian Dior
– Licencié en difficultés vend à Copad (soldeur)
– Produits griffés “Dior” et dégriffés
Christian Dior / SIL & Copad
• TGI Bobigny, 6 avril 2004– Pas d’épuisement
“la première mise sur le marché devait avoir été faite avec l’accord du titulaire de la marque et non du licencié agissant en dehors de sa licence”
– Pas de contrefaçon“L 714-1, qui doit s’interpréter restrictivement, ne vise pas expressément les modalités de distribution et il n’apparaît pas qu’elles puissent être comprises dans les services qu’il vise”
Christian Dior / SIL & Copad
• TGI Bobigny, 6 avril 2004– Main-levée de la saisie-contrefaçon– “En revanche, l’infraction au contrat de
licence constitue une atteinte à la marque ouvrant droit à dommages et intérêts”
– Condamnation du licencié à payer 40.000 € à Christian Dior
• Appel par Christian Dior
Christian Dior / SIL & Copad
• Cour d’appel de Paris, 7 avril 2006– Pas d’épuisement
“la mise dans le commerce des produits DIOR litigieux, réalisée avec le seul accord du licencié agissant en dehors du cadre de sa licence, ne saurait donner lieu à l’épuisement du droit du titulaire sur sa marque”
– Produits griffés “Dior” : pas de contrefaçon
– Produits dégriffés : contrefaçon
Christian Dior / SIL & Copad
• Cour d’appel de Paris, 7 avril 2006– Violation du contrat de licence :
Désorganisé le réseau de distribution de Dior40.000 €
– Réparation de la contrefaçon : 130.000 €
• Dior et Copad : pourvoi en cassation
Christian Dior / SIL & Copad
• Cour de cassation, 12 février 2008Questions préjudicielles à la CJCE (C-59/08)
1. Art. 8, § 2 - Le titulaire peut-il invoquer ses droits de marque contre le licencié qui enfreint le contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs ?2. Art. 7, § 1er - La mise dans le commerce des produits dans l’EEE par le licencié en méconnaissance du contrat de licence, est-elle faite sans le consentement du titulaire ?3. Art. 7, § 2 - La violation du contrat de licence constitue-t-elle un juste motif ?
Levi Strauss / HTDC
• Cour de cassation, 21 octobre 2008– Accord (“transaction”) entre Levi Strauss & Metro
:• Produits authentiques importés en provenance de pays
tiers• Conditions précises de vente dans l’UE : que dans les
magasins à enseigne METRO
– Metro viole son obligation et vend en bloc à HTDC, qui vend à Auchan
– Cour d’appel de Paris, 03.11.2004 : la transaction ne caractérise pas le consentement du titulaire à une mise dans le commerce dans l’EEE
– Rejet du pourvoi
Eléments de réponse
• Jurisprudence CJCE
Eléments de réponse
• Le consentement– A une mise sur le marché de l’EEE– Interprétation communautaire uniforme
(Davidoff, C-414/99,41)
– La restricion contractuelle au droit de disposer librement des marchandises est étrangère à la question de l’effet du consentement (Davidoff, 63)
– La reprise de l’interdiction de commercialisation dans l’EEE dans un ou plusieurs des contrats conclus dans la chaîne de distribution ne constitue pas la condition du maintien du droit exclusif (Davidoff, 64)
Eléments de réponse
• La mise dans le commerce– Peak Holding
C-16/03
– Accord avecCOPAD : nevendre qu’enSlovénie etRussie
Eléments de réponse
• La mise dans le commerce– Interprétation communautaire uniforme (Peak
Holding, 32)
– Suppose une vente des produits dans l’EEE– L’art. 7, § 1er, ne subordonne pas l’épuisement
du droit à un consentement du titulaire à une commercialisation des produits dans l’EEE (Peak Holding, 52)
– L’épuisement se produit par le seul effet de la mise dans le commerce dans l’EEE par le titulaire (Peak Holding, 53)
Eléments de réponse
• La mise dans le commerce– La stipulation contractuelle d’une
interdiction de revente dans l’EEE n’exclut pas qu’il y ait mise dans le commerce dans l’EEE et ne fait pas obstacle à l’épuisement du droit en cas de revente dans l’EEE en violation de l’interdiction (Peak Holding, 56)
Eléments de réponse
• Peak Holding, Avocat gén. Stix-Hackl– L’épuisement = l’équilibre entre la libre
circulation des marchandises et le droit de marque (19)
– Le titulaire décide de la première mise dans le commerce dans l’EEE, alors qu’il lui est interdit de contrôler au regard du droit des marques le circuit de distribution ultérieure (19)
– La nature juridique de l’épuisement en tant que limite légale aux droits (48)
– La violation contractuelle n’équivaut pas à un défaut de consentement (47-48)
Eléments de réponse
• Fonction “essentielle” de la marque– Garantir au consommateur l’identité d’origine
du produit marqué– Garantie que tous les produits revêtus de la
marque ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité(Hag II, C-10/89, 13-14; Canon, 28; Philips, 30; Arsenal, 48; Sieckmann, 35; Björnekulla, 20; Peak Holding, 30; Gillette, 26; Céline, 27)
Eléments de réponse
• Possibilité d’un contrôle de la qualité– Marques nationales détenues par le même groupe
(Phyteron, 20.03.1997, C-352/95)
– Cas de personnes distinctes, si liées économiquement
– Cas des produits mis en circulation par :• la même entreprise• un licencié• une société mère• une filiale du même groupe• un concessionnaire exclusif(Ideal-Standard, 22.06.1994, C-9/93, 36)
Solutions ?
• Art. 7, § 1er, Dir. : principe– Peu probable
• Art. 7, § 2, Dir. : motifs légitimes
Solutions ?
• La ratio legis de l’épuisement– Pas d’incidence sur le commerce entre Etats
membres– Pas de risque de cloisonnement artificiel du
marché
Solutions ?
• Altération ou modification de l’état– Si l’emballage ou l’étiquette du produit
reconditionné est défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon (Boehringer II, 26.04.2007, C-348/04, 40)
– Produits dégriffés “Dior”
– Si le reconditionnement porte préjudice à l’image de sérieux et de qualité du produit, ainsi qu’à la confiance qu’il inspire au public (Boehringer II, 43)
Solutions ?
• Produits de luxe et de prestige– Le revendeur doit s’efforcer d’éviter que sa
publicité n’affecte la valeur de la marque en portant préjudice :
• à l’allure• à l’image de prestige des produits• à la sensation de luxe qui émane des produits
– Si les modes de publicité du revendeur sont usuels dans son secteur d’activité, ils ne constituent pas un motif légitimesauf si une atteinte sérieuse est portée à la renommée de la marque(Dior / Evora, 04.11.1997, C-337/95 45-46)
Solutions ?
• Impression d’un lien commercial– Si la manière dont la marque est utilisée
(publicité) peut donner l’impression qu’il existe un lien commercial• croire que le revendeur appartient au
réseau de distribution du titulaire• croire qu’il existe une « relation spéciale »(BMW, 23.02.1999, C-63/97, 51 et 64)
– Une aura de qualité (publicité correcte et loyale) n’est pas un motif légitime (BMW, 53)
Conclusion
• Les temps sont durs …
• Contrat de licence– Importance des sanctions– Problème d’opposabilité aux tiers– Restriction en matière de concurrence
• Question de l’abus de position dominante :GSK (importateurs grecs), 16.09.2008, C-468/06 à C-478/06
