1 Les conflits entre indications géographiques et marques APRAM 7 décembre 2006 Olivier THRIERR

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Les conflits entre indications géographiques et marques

APRAM

7 décembre 2006

Olivier THRIERR

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Introduction

• Présentation de Maître Micaleff (15 juin 2006) : www.apram.com

• Les « parties » au conflit

• La marque (art. 2 Première Directive 89/104 et art. 4 RMC)

Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots (…) propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises

NB : les noms géographiques ne sont pas mentionnés

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• L’indication géographique (IP et AO)

IP : Pas de définition légale; expression ou signe utilisé pour indiquer qu’un produit/service provient d’un lieu déterminé

IG : Indication qui sert à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique (art. 22 ADPIC ; art. 2 Règlements No 2081/92 et No 510/2006)

AO : Dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains (art. 2 Arr. de Lisbonne; art. 2 Règlements No 2081/92 et No 510/2006)

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A. Les signes en conflit


être dépourvu de caractère distinctif (art. 7 (1) (b) RMC) ou désigner la provenance géographique du produit ou du service (art. 7 (1) (c) RMC)

être trompeur, par exemple, sur la provenance géographique ou l’origine du produit ou du service (art. 7 (1) (g) et (j) RMC)

comporter ou être composé d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée conformément au Règlement No 2081/92* et correspondre à l'une des situations visées à l'article 13 du règlement (art. 7 (1) (k) RMC)

* Abrogé et remplacé par la Règlement No 510/2006 du 20/03/2006

• Pour constituer une marque valable, le signe ne doit notamment pas

I. Le régime juridique des marques géographiques

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1) Le signe ne doit pas être dépourvu de caractère distinctif ou désigner la provenance géographique du produit ou du service

• CJCE, aff. jointes C-108/97 et C-109/97 du 4/05/1999

CHIEMSEE est le plus grand lac de Bavière

Une marque exclusivement composée d’un nom géographique peut-elle être enregistrée ?

La directive poursuit un but d’intérêt général : signes descriptifs doivent pouvoir être librement utilisés par tous

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La Cour interprète l’article 3 (1) (c) comme couvrant deux hypothèses :

• noms géographiques déjà réputés ou connus pour les produits concernés (un lien existe actuellement, aux yeux des milieux intéressés, entre le nom et les produits)

• noms géographiques à propos desquels il est raisonnable d’envisager que, dans l’avenir, un tel lien puisse être établi

Critères d’appréciation fournis par la Cour :

• connaissance du nom par les milieux intéressés

• caractéristiques du lieu

• catégorie de produits

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• Première chambre de recours, décision No R 246/1999-1 du 27/03/2000

ARCADIA déposé pour désigner les produits de la classe 33 (vins, boissons alcooliques…)

ARCADIA est le nom d’une région grecque connue pour son vin

Ce signe constitue dès lors une indication géographique

Il doit rester disponible pour les producteurs établis dans cette région (intérêt général; art. 7 (1) (c) RMC)

NB : La Chambre établit au passage une distinction entre le cas d’espèce et des exemples de marques géographiques : NORTH POLE (pour des bananes) ou MONT BLANC (pour des stylos)

1.1 Marques refusées ou annulées

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• Seconde chambre de recours, décision No R 78/2003-2 du 15/07/2003

CEYLAN déposé pour désigner des épices, condiments…

CEYLAN correspond à l’ancien nom, en français, de l’île de SRI LANKA

La chambre de recours rappelle qu’il n’existe pas de prohibition à l’enregistrement des marques géographiques per se et d’une manière absolue et inconditionnelle

Mais ce nom bénéficie, en l’espèce, toujours d’une réputation pour les produits désignés

Le signe constitue dès lors une indication géographique

Il ne peut pas être enregistré (intérêt général) en application art. 7 (1) (c) RMC

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• Tribunal de première instance, décision No T-295/01 du 15/10/2003

OLDENBURGER déposé pour désigner des produits alimentaires (lait, viande, poisson…)

OLDENBURGER dérive directement du nom de la ville allemande OLDENBURG

Cette région est connue comme étant essentiellement agricole

Le signe constitue dès lors une indication géographique pour certains produits (lait, viande…)

Pour d’autres produits (poissons) pour lesquels la région n’est pas connue, il est considéré qu’il est raisonnable qu’un lien soit établi à l’avenir entre lieu et produits Le signe ne peut pas être enregistré (but d’intérêt général : il doit pouvoir être utilisé par tous en application art. 7 (1) (c) RMC)

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• Tribunal de Première Instance, décision No T-316/03 du 7/06/2005

MunichFinancialServices déposé pour désigner des services financiers

Intérêt général à préserver la disponibilité des signes pouvant désigner la provenance géographique des services

La ville de Munich est largement connue en tant que centre financier important

La marque ne peut pas être enregistrée en application art. 7 (1) (c) RMC

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• Division d’annulation, décision C000040139/2 du 8/05/2001

CHIEMSEE déposé pour désigner des produits des classes 3, 18 et 25

Marque annulée dans un premier temps par la division d’annulation (C000040139/1)

Retrait de la demande en nullité (après recours) : première décision sans effet

Seconde demande en nullité (C000040139/2)

Demandeur reprend à son compte les arguments développés dans la première décision de la division d’annulation

1.2 Marques admises à la protection

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• Division d’annulation, décision C000040139/2 du 8/05/2001

Division d’annulation fait référence à la décision CHIEMSEE (CJCE)

Rejet de la demande en annulation

Pas d’objections fondées sur l’article 7 (1) (c) contre les noms de lacs, rivières, montagnes…

CHIEMSEE est le nom d’un lac et ne peut pas être perçu par le public comme constituant l’indication d’une origine

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• Division d’annulation, décision du 23/11/2004

AALBORG déposé pour désigner notamment des bouilloires

AALBORG est le nom de la quatrième ville danoise

Il n’est pas démontré qu’il existe (i) un lien entre ce nom géographique et les bouilloires, (ii) ou que la qualité, la réputation ou toute autre caractéristique des produits puisse être liée à ce lieu

Le public pertinent ne risque pas de percevoir ce signe comme étant une indication géographique actuellement ou dans le futur (l’existence d’autres fabricants de ces produits à AALBORG n’est pas suffisante)

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• Tribunal de Première Instance, décision No T-379/03 du 25/10/2005

CLOPPENBURG pour désigner les services d’un commerce de détail

CLOPPENBURG est le nom d’une ville allemande

Il n’est pas démontré qu’il existe un lien entre ce nom géographique et les services concernés ou qu’il soit raisonnable d’envisager qu’il puisse désigner la provenance géographique des services

Même si le public pertinent connaît la ville, il n’en découle pas automatiquement que le signe puisse servir comme indication de provenance géographique

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Éléments dont il faut notamment tenir compte pour déterminer si le nom constitue une indication géographique :

• Nature des produits ou services

• Renommée du lieu géographique, notamment dans le secteur économique en cause

• Connaissance qu’en a le public

• Habitudes de la branche d’activité (dans quelle mesure la provenance géographique est pertinente)

Aucun élément n’est constaté en l’espèce

Annulation de la décision de la quatrième chambre de recours

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• Division d’annulation, décision No 685C000397117 du 21/10/2005

Le signe ne constitue pas un nom géographique stricto sensu mais le nom d’un ranch

Il n’est pas trompeur

2) Le signe ne doit pas être trompeur (art. 7 (1) (g), 7 (1) (j) RMC, art. 40 (2) Règlement No 2392/89, art. 13 Règlements No 2081/92 et No 510/2006)

2.1 La notion de nom géographique

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• Première Chambre de recours, décision No R 246/1999-1 du 27/03/2000

ARCADIA déposé pour désigner les produits de la classe 33 (vins, boissons alcooliques…)

Le signe ne peut pas être enregistré pour des produits ne provenant pas de cette région

2.2 Marques refusées ou annulées

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• Division d’annulation, décision No 129 C 000926246/1 du 9/08/2002

CUBA ALLIADOS déposé pour désigner des cigares (sans précision quant à leur origine)

CUBA est une indication géographique de renommée mondiale

Le déposant refuse une demande de limitation de libellé aux seuls cigares d’origine cubaine

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• Première division d’annulation, décision No C 000283572/1 du 25/09/2002

déposé pour désigner du lait en poudre et du beurre (dont la provenance n’est pas nécessairement l’Irlande)

LA IRLANDESA (= irlandaise en espagnol) fait penser à l’Irlande, à tout le moins en Espagne

La couleur verte et le dessin d’un trèfle accentuent la référence à l’Irlande

L’Irlande est un pays dont la consommation de beurre et de lait par habitant est élevée

L’Irlande est un pays exportateur de ces produits

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• Division d’opposition, décision No 2320/2004 du 15/07/2004

KONYAGI déposé pour désigner des boissons alcooliques et d’autres produits

Les signes COGNAC et KONYAGI présentent des similitudes

Seule une comparaison phonétique des signes est possible

Marque rejetée en application art. 8 (4) RMC, art. L. 711-4 CPI et art. 5.3 et 7.5 Règlement No 2081/92

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• Division d’annulation, décision No 609 C 000703884/1du 6/10/2004

RONCARIFORT déposé pour désigner des produits alimentaires et des services de distribution de ces produits

ROQUEFORT est une appellation d’origine (sont également invoquées des marques (collectives) contenant le nom ROQUEFORT)

L’appellation d’origine est protégée contre toute usurpation, imitation ou évocation (art. 13 du Règlement No 2081/92)

La notion d’évocation s’apprécie indépendamment de l’existence du risque de confusion entre les produits (cf. CJCE, aff. C-87/97 du 4/03/1999 : CAMBOZOLA / GORGONZOLA)

Elle repose, en l’espèce, sur la notoriété de l’appellation d’origine

Le signe ne peut pas être enregistré en application art. 13 du Règlement No 2081/92

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• Première chambre de recours, décision R 153/2002-1 du 16/06/2003

GRANA BIRAGHI déposé pour désigner du fromage

GRANA PADANO est une appellation d’origine protégée pour du fromage

Le terme GRANA est générique et descriptif d’une qualité essentielle du produit : il désigne un genre de fromage à maturation lente, semi-gras, à pâte cuite, dure et granuleuse

NB : GRANA peut être traduit par GRAIN PADANO par DE LA VALLEE DU PÔ

GRANA BIRAGHI n’est pas contraire aux dispositions de l’article 13 du Règlement No 2081/92

Recours pendant devant TPICE : aff. T 291/03

2.3 Marques admises à la protection

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• Division d’annulation, décision du 30/07/2004

déposé pour désigner différents produits alimentaires

Le terme ALPELLA n’identifie aucune provenance géographique

Il n’a de signification dans aucune des langues de la Communauté

Les termes composés du radical ALP ont un double sens (Alpes ou alpin : haute montagne)

Même en admettant que le signe fasse référence aux Alpes, il n’est pas trompeur en application art. 7 (1) (g) RMC :• Les produits couverts par le dépôt ne sont pas limités à des

produits provenant d’une autre aire géographique• Les Alpes ne possèdent pas de réputation particulière pour

ces produits

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B. Les produits et services en conflit


1) Les produits et services identiques, similaires ou comparables


KONYAGI déposé pour désigner des boissons alcooliques, des boissons non alcooliques

Les eaux de vie et les boissons non alcooliques sont des produits similaires ou comparables

NB : application des dispositions du Règlement No 2081/92 au secteur des spiritueux (notion de produits comparables)

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2) Le cas des indications géographiques notoires


KONYAGI déposé pour désigner des vêtements, chaussures, chapellerie

Les eaux de vie et les vêtements, chaussures, chapellerie sont des produits différents

La preuve de la notoriété de l’appellation d’origine COGNAC est rapportée

Elle bénéficie d’une protection élargie (risque de détournement ou d’affaiblissement de la notoriété)

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• Seconde chambre de recours, décision No R 820-2001-2 du 3/12/2003

BUDWEISER déposé pour désigner des produits de la classe 16

Appellation d’origine BUDWEISER protégée en France est invoquée

Les bières et les produits de la classe 16 sont des produits différents

La preuve de la notoriété de l’appellation d’origine BUDWEISER, en France, n’est pas rapportée

Pas de risque de détournement ou d’affaiblissement de la notoriété de l’appellation d’origine

Recours pendant devant TPICE : aff. T 54/04

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• Division d’opposition, décision No B 698672 du 26/04/2006

déposé pour désigner des produits/services des classes 29, 30 et 43

Appellations d’origine PORTO et VINHO DO PORTO opposées

Les produits en présence ne sont pas similaires

La preuve de la notoriété de l’appellation d’origine PORTO n’est pas rapportée (des décisions portugaises sont citées par l’opposante mais aucune copie n’est communiquée)

Aucun élément produit concernant VINHO DO PORTO (existence et portée)

NB : L’opposant contestait par ailleurs la validité de la marque sur le fondement de l’article 7 (1) (g) et (j). Cet argument est rejeté dans le cadre de la procédure d’opposition; il aurait pu être développé dans le cadre d’observations

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II. La portée des marques géographiques

A. Les conflits entre marques

1) Reproduction, imitation et risque de confusion (Art. 8.1, art. 8.5, art. 9, art 52 RMC)

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• Division d’opposition, décision B 564 353 du 17/08/2005

WINESPA SPA

Marque contestée Marque invoquée Per se le caractère distinctif de la marque SPA est faible (le signe

pourrait être perçu comme l’indication de l’origine des produits)

Les similitudes existant entre les marques sont très limitées

Pas de risque de confusion

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KAMEI Dakar

Marque contestée Marque invoquée

Produits identiques

Similitudes visuelles et phonétiques tenant à la reprise de l’élément verbal dominant DAKAR

Identité conceptuelle : les signes comportent le nom de la capitale du Sénégal NB : le déposant avait invoqué devant l’office le caractère descriptif de DAKAR (argument écarté)

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• Division d’opposition, décision No B 698672 du 26/04/2006

Marque contestée Marques invoquées

Absence de similitudes visuelles et phonétiques Sur un plan conceptuel : les signes présentent tout au plus des similitudes faibles Absence de risque de confusionNB : pas de comparaison des produits et services en présence

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et

HAVANA CLUB

Marque contestée Marques invoquées

Produits et services identiques (boissons alcooliques, services de divertissements) Absence de similitudes visuelles Similitudes phonétiques Faibles similitudes conceptuelles : les signes comportent le nom de la capitale de Cuba Caractère distinctif faible pour les services et inexistant pour les produits du nom HAVANA (descriptif de leur origine). Absence de risque de confusion

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Du fait de son utilisation, la marque SPA a acquis un caractère distinctif élevé

Il existe un risque de voir le public établir un lien entre les marques (indépendamment du risque de confusion)

Marque WINESPA rejetée pour les produits et services des classes 3 et 42 (seulement)

2) Marques notoires et renommées

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1) Le principe de la coexistence : l’usage de la marque peut se poursuivre

L'usage d’une marque déposée, enregistrée ou acquise par l'usage de bonne foi avant la date de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dans le pays d'origine, peut se poursuivre nonobstant l'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique,

lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la première directive 89/104 ou par le règlement (CE) n 40/94 (art. 14.2 Règlement 510/2006 et antérieurement art. 14.2 Règlement 2081/92)

B. Les conflits entre marques et indications géographiques postérieures

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• CJCE, aff. C-87/97 du 4/03/1999

Marque CAMBOZOLA enregistrée dans un Etat membre pour des fromages à moisissures

Appellation d’origine GORGONZOLA protégée en Italie puis comme AOP pour désigner des fromages (marque antérieure à AOP)

CAMBOZOLA peut être qualifié d’évocation de GORGONZOLA

La coexistence de la marque et de l’appellation d’origine est possible

• si la marque est déposée de bonne foi

• si elle n’encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance

Dans cette appréciation, le juge national doit se fonder notamment sur l’état du droit en vigueur au moment de l’enregistrement de la marque

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• CJCE, aff. C-100/02 du 7/01/2004

Mention KERRY spring apposée sur des étiquettes de boissons rafraîchissantes commercialisées en Allemagne (les produits proviennent de la source de KERRY SPRING en Irlande)

Marque GERRI protégée en Allemagne pour désigner des boissons non alcooliques par une autre société allemande

Question préjudicielle : cet usage constitue-t-il une violation des droits de marque ?

Conformément à l’art. 6 (1) de la directive 89/104, le titulaire d’une marque ne peut pas interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’indications relatives notamment à la provenance géographique d’un produit. Cet usage doit être conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale

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• CJCE, aff. C-100/02 du 7/01/2004

L’existence d’un risque de confusion auditive ne permet pas de conclure que l’usage n’est pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale

NB: la possibilité qu’il existe une similitude phonétique quelconque entre une marque enregistrée dans un Etat membre et une indication de provenance géographique dans un autre Etat membre est déjà considérable et le sera davantage après l’élargissement prochain

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2) L’exception des marques notoires ou de renommée : la primauté de la marque

• Recours introduit le 28/06/2006 dans l’affaire T-178/06

Le titulaire de la marque BAVARIA enregistrée pour des bières demande à ce que soit constatée l’illégalité du règlement emportant enregistrement de l’indication géographique protégée postérieure BAYERISCHES BIER

Il fait état de l’atteinte portée à la réputation de sa marque et demande une indemnisation de son préjudice évalué à 100 millions €

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