La protection de votre marque à l’international · • Les marques de l’UE enregistrées avant cette date seront automatiquement converties en marque nationale britannique (sans

La protection de votre marque

à l’international

La protection de votre marque à l’international

Bien choisir sa marque

Laure CATTONI

Conseil en propriété industrielle, CABINET VIDON marques et juridique PI

Christian PETTON

Conseiller Veille & Innovation, ARIST-EEN CCI BRETAGNE

Charles-Henri MORICE

Directeur Innovation – LESSONIA

Bien choisir sa marque

La marque est un signe distinctif qui permet au consommateur de

distinguer les produits et/ou services d’une entreprise de ceux proposés

par les entreprises concurrentes.

Quel signe choisir ?

• Les mots : « APPLE » / signes semi-figuratifs / figuratifs :

• Les lettres, combinaisons de lettres, chiffres et couleurs : « Z », « TBS »

ou « 206 »

• Les marques sonores, olfactives…

Les plus belles marques : les néologismes inventés

Un signe distinctif = un couple Signe + Produits / Services

Signe (par ex. : ZALANDO)

+

Produits et/ou services (par ex. Vêtements. )


Techniques de création

En droit En marketing

Allusive (suggestive) --- +++

Distinctive +++ ---

Une bonne marque :


Les moyens

• internes ou externes

• brainstormings ou créativité

• logiciels spécialisés

Les précautions

• Agréable à prononcer

• Bien mémorisable

• Significative

Histoires de marques


La tester à l’international

Anticiper l’exploitation du signe au niveau international et/ou sur internet

Glass Glace

pour une communication

efficace et différenciante.

Vérifications préalables :

N° 1 : Procéder à des traductions du signe

N° 2 : Tester culturellement et linguistiquement les marques

N° 3 : Vérifier l’absence de connotation négative du signe choisi dans une des

langues des marchés d’exportation visés.Exemple :

- MR2 (Toyota) en France

- KOLEOS (Renault) en Grèce

- GROCON (construction) en Australie

N° 4 : Vérifier la disponibilité des noms de domaine Internet dans une extension

générique ou géographique visible

> Bien choisir le signe qui sera exploité

> Tester son éventuelle traduction dans les langues les plus pratiquées


Vérifier qu’elle répond aux conditions

de protection des marques

Principe : La marque doit porter sur un signe apte à garantir l’origine

commerciale du produit ou du service de son titulaire, en permettant de

le distinguer de ceux de la concurrence

Pour être valable, un signe doit répondre à plusieurs conditions :

- Être distinctif (arbitraire) ;

- Être licite (ne pas être trompeur ou porter atteinte

aux bonnes mœurs);

- Être disponible.

Selon les pays projetés, l’examen de ces conditions de protection est plus

ou moins stricte


Focus sur le caractère distinctifLe caractère distinctif s’apprécie d’une part, par rapport aux produits et services pour

lesquels l’enregistrement est demandé, et d’autre part, par la perception qu’en a le public

pertinent.

Pour être distinctif, un signe ne doit pas être :

i) la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service couvert

par la marque, dans le langage courant ou professionnel :Ex : L’apposition du terme « gâteau » sur l’emballage de gâteaux.

Affaire pendante : pour des services de location de voiture.

ii) la désignation descriptive d’une caractéristique des P&S :Ex : « Box » pour des boites à repas :

Ex : La marque « FLEURS DE POIRIER » pour des produits cosmétiques à base de fleurs de poirier.

Ex : La marque pour des produits d’hygiène et de la lessive ; ou encore des « slogans »

comme « FIT + FUN », en raison de leur qualification de termes publicitaires courant qui incitent à l’achat

par leur caractère élogieux.

Pour qu’elle soit jugée descriptive, la marque doit indiquer une qualité, la fonction des

produits et services et non se contenter de « l’évoquer ».Ex: « Exquise » pour des produits alimentaires n’a pas été jugée descriptive mais seulement évocatrice.

-iii) dicté par la forme du produit : Pb des marques tridimensionnelles qui

reproduisent la forme d’un produit.La protection de votre marque à l’international

Focus sur le caractère licite

Pour être licite, un signe ne doit pas être :

• Contraire à l’article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883;

• Contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs

o Contraire à l’Ordre Public:

Marque « JE SUIS CHARLIE »

considérée non distinctive et contraire à l’ordre public

o Contraire aux Bonnes Mœurs:

Marque « PUTA MADRE » apposée sur des vêtements

• Trompeur (sur l’origine, les qualités intrinsèques du produit ou service)

Marque « Evian Fruité » pour une boisson ne contenant pas d’eau d’Evian


Un signe disponible dans les pays

souhaités

Recherche de

disponibilité Domaine

d’activité ?

Quel signe ?

Territoire(s) ?

Il n’existe pas de

recherche « type » Précaution indispensable :

procéder à des recherches

pour détecter les obstacles

principaux constitués par

des droits antérieurs

(marques, dénominations

sociales, noms

commerciaux, enseignes,

noms de domaines…)

Objectif : Distinguer sa marque de celle de ses concurrents

Des limites objectives :

• La similitude intellectuelle (Je t’aime – I Love You)

• Les antériorités non déposées (Droits d’auteur…)

• Les antériorités non publiées (Dépôts récents)

La stratégie : mettre en place une stratégie de libération :

Accords de coexistence / Rachat de marques antérieures / Action

en déchéance La protection de votre marque à l’international

Marques déposées

Marques d’usageNoms de domaine

Noms commerciaux


Le terrain de jeu

Quelques sources disponibles

Tmview

Societe.com

Google Domains

Kompass International

INPI

WIPO

EUIPO


Proximité

verbale

Zone à risque modéré

Zone à haut risque

Zone disponible

Orglub (Pizzas)

Zor (Alcools)

Zorglub (oreillers)

Proximité

produits

Zorglub : services traiteur


La notion de risque

Le risque de confusion

BOULI

BOUKY

CARSAG

CARBAG

ALGOTHERM

ALGODERM

ALLERGAN

ALAGAN

PRONUPTIA

PRONOVIAS

MIRROLEGE

MIROPLUME

TESORUS

THESORA

LUBIN

LUBIE


La course contre le temps

Créativité Tests clients

Dépôts de marques Apposition de la marque sur produits,

plaquettes

Enseignes (bâtiments, véhicules …)

Référencements, campagnes réseaux



Définir sa stratégie d’extension

Laure CATTONI


Christian PETTON




Recommandation n° 1 : Définir avec précision les produits et

services protégés = Le Principe de spécialité

Une marque = quels produits et services ?

Une marque désigne des produits et/ou services

• Définir l’activité pour laquelle la marque sera exploitée,

• Selon la classification de Nice

Classe 9 : Classe 25 : Classe 42:

Ordinateurs Chaussures Recherche scientifique

Exemple : LESSONIA + des cosmétiques

=> Une marque est protégée pour les produits et services identiques ou

similaires, et ne le sera pas pour des produits jugés différents

Exemple : La marque « Mont blanc » a été déposée par deux entreprises différentes:

- L’une désignant des stylos (classe 16),

- L’autre des crèmes dessert (classe 30).La protection de votre marque à l’international

Recommandation n° 2 : porter une attention particulière à la

rédaction du libellé de la marque

Le libellé des produits/services visés par une marque doit être clair et

précis

- La rédaction du libellé de la marque est essentielle, car elle détermine

l’étendue du droit qui sera accordée à son titulaire

- Seuls les produits et/ou services visés seront protégés, les classes ayant

une valeur purement administrative

- Le libellé doit être rédigé avec précision et clarté pour permettre de

déterminer l’étendue de la protection sollicitée

Viser les produits/services pour lesquels la marque a vocation à être

réellement exploitée

- Rechercher un juste équilibre entre protection indispensable du cœur

d’exploitation de la marque et protection périphérique au-delà de la

concurrence (plus coûteuse, juridiquement fragile…)

Recommandations : Viser les produits/services pour lesquels la marque a

vocation à être réellement exploitée, anticiper ceux qui le seront à l’avenir


Recommandation n° 3 : Définir les pays d’intérêt

= Principe de territorialité

Une marque = un territoire

La marque est protégée uniquement sur le territoire déposé.

Un délai de priorité : Le 1er dépôt fait courir un délai de priorité de 6 mois

pour étendre sa marque à l’étranger en bénéficiant de la date de dépôt initial.

• Définir les territoires d’exploitation, d’implantation, de fabrication, de

prospection pour construire sa stratégie de dépôt à budget maîtrisé


Quand déposer la marque à l’international ?

AVANT TOUT CONTACT SUR PLACE

POURQUOI ?

pour éviter toute appropriation par un tiers

Pas d’impératif de dépôt.

Règle du : « 1er à déposer, 1er servi ».

Important de déposer en amont de l’exploitation publique ou la

divulgation aux tiers.

Conseils pratiques

• Ne pas laisser votre agence de publicité ou de communication

déposer et gérer votre marque en son nom

• Ne pas laisser votre partenaire à l’étranger déposer et gérer votre marque

dans son pays en son nom

Recommandation n° 4 : Définir un timing


Plusieurs systèmes sont possibles :

Dépôt d’une marque française, devant l’INPI

➲ Taxes INPI pour un dépôt en 3 classes : 210€

Dépôt d’une marque de l’Union européenne, devant l’EUIPO

➲ Taxes EUIPO pour un dépôt en 1 classe : 850€

Taxe par classe

supplémentaire : 42€

Taxe par classe

supplémentaire : 50€ puis

150€

Dépôt d’une marque internationale (Système de Madrid : 120

membres), devant l’OMPI

• Sur la base d’une marque nationale (par ex : française) ou de l’UE

• Coût en fonction du nombre de pays désignés

Dépôt d’une marque nationale étrangère, devant chaque office national

étranger

• Coûts en fonction des pays

• Spécificités selon les pays (Exemple s’agissant de la Chine : Intérêt de

déposer la translittération de votre marque en caractère chinois)

Recommandation n° 5 : Définir une stratégie de

dépôt selon les principes internationaux de dépôt


Recommandations n° 6 : Intégrer au plus vite

une stratégie de veille

Marque déposée

Par Unilever

Brevet de composition


La marque, outil

majeur de veille

Google Trends

Talkwalker



Focus sur quelques régions et pays

Laure CATTONI


Christian PETTON




L’Union EuropéenneQuid de la marque de l’Union Européenne après le Brexit ?

Prochaine échéance : 31 Octobre 2019

Délai supplémentaire accordé au Parlement Britannique pour ratifier son projet d’accord de retrait définissant

les conclusions de sortie de l’UE, après à ce jour, 3 tentatives infructueuses.

DEAL NO DEAL

Mise en place d’une période transitoire jusqu’au 31

décembre 2020 :

• Les marques de l’UE enregistrées avant cette date

seront automatiquement converties en marque

nationale britannique (sans réexamen, sans taxe

supplémentaire et avec la même date de dépôt que

le titre UE). Une identification via l’ajout des initiales

UK… est prévue.

Ce système fonctionnerait sur la base d’un opt-out.

• Les marques de l’UE déposées mais pas encore

enregistrées bénéficieront d’un droit de priorité de 9

mois à compter de la fin de cette période de

transition pour déposer une marque nationale au

Royaume-Uni et se prévaloir de la date de dépôt de

la marque de l’UE initiale.

• Avec législation britannique de « secours » Des mesures sont envisagées pour que les droits de PI « puissent continuer à être protégés et applicables au RU en leur attribuant un enregistrement de marque équivalent sur ce territoire ».

• Sans législation britannique de « secours » Marques de l’UE enregistrées avant la date de retrait n’auront plus d’effet au RU à partir de cette date.

à suivre…La protection de votre marque à l’international

Recommandations :

i) Auditer votre portefeuille de marques afin d’identifier :

- les marques de l’UE qui seront automatiquement transformées en

droits nationaux britanniques équivalents ; l’étendue de leurs

protections; leurs dates de renouvellement…

- toutes les demandes de marque de l’UE en cours qui nécessiteront de

faire l’objet d’un nouveau dépôt équivalent auprès de l’Office

britannique, pendant le délai de 9 mois à compter de l’« exit day »

ii) Etudier la nécessité de déposer au Royaume-Uni

iii) Vérifier que vos marques sont exploitées au Royaume-Uni et

dans les pays de l’Union, afin d’éviter des actions en déchéance pour non

usage.


L’Union Européenne

La Chine

Recommandation n° 1 : Quel signe déposer ?

Une marque accessible du consommateur chinois

• La marque en caractères latins ; et

• La marque en caractères chinois.

Exemple de la Marque « Carrefour » :

• Une translittération (approche phonétique) : «家乐福 » (CN) / «家樂福 » (TW)

• Une traduction (approche sémantique) : famille – joie – bonheur

Combiner :

Une prononciation similaire

+

Une signification pertinente / positive


Recommandation n° 2 : Déposer la marque telle qu’apposée sur les produits

- Pour faciliter les preuves d’usage,

- Pour se défendre plus facilement – Lien avec les Douanes

Risques : Action en déchéance dans les 3 ans suivant l’enregistrement

Prévention : Bien gérer ses preuves d’usage

• Réaliser des communications datées – des communications en Chine continentale (absence de pertinence de communications réalisées à HK, Macao ou Taiwan, ou à l’étranger).

• Conserver des factures (et pas des pro-forma) à destination d’un client domicilié en Chine

• Production des résultats sur les plateformes de recherches / ventes locales

• Production des contrats (export, distribution …)

• Toutes les photos doivent permettre de visualiser :

• La marque

• Le produit (ou service)

• L’origine (lien avec le titulaire)

Recommandation n° 3 : Déposer AVANT toute négociation avec vos

fournisseurs, distributeurs, et contractants… pour éviter toute appropriation


La Chine

Le Moyen

Même recommandation sur le Monde arabe, que sur le territoire chinois

Il est possible et recommandé, dans la plupart des pays arabes, de déposer votre marque

en caractères latins / arabes / ou les deux.

Fortement conseillé de cumuler pour se rendre accessible et compréhensible du

consommateur.

L’Iraq impose la translittération arabe en association avec des caractères latins

(les caractères latins seuls ne peuvent être déposés).

Exemple :

Marque égyptienne :

(cl. 29)

Produits laitiers, beurre,

huile de colza et fromage

Dans l’esprit des consommateurs locaux, ces

produits sont connus comme « la boîte jaune » et

non « NCZ ».

Les lettres anglaises ne permettent pas aux

consommateurs locaux d’identifier l’origine des

produits.

Conclusion le contrefacteur reproduira la seule

couleur jauneLa protection de votre marque à l’international

Le Moyen-Orient

• Un fort pouvoir de « l’usage » aux USA pour obtenir une protection / déposer

la marque / la maintenir

Recommandations :

• Déposer votre marque pour les produits exploités

• Conserver les preuves d’usage

• Apposer le sigle « ® »

• Un examen poussé par l’Office (USPTO) incluant des recherches de

disponibilités

• Il existe deux registres de marques :

• Le registre principal, équivalent de notre registre Français

• Et le registre supplémentaire, qui contient les marques disposant d’un

caractère distinctif plus faible. Celles-ci peuvent être inscrites au registre

principal après 5 ans si elles sont devenues distinctives.


Les Etats-Unis

Le système canadien a opéré une transformation fondamentale le 17 juin 2019 en

adhérant officiellement et notamment au Protocole et à l’arrangement de Madrid :

Les bonnes nouvelles :

- Le Canada peut être désigné au sein des Marques internationales ;

- Les déclarations d’usages sont abolies ;

- Le système multi-classe est abandonné au profit d’un paiement des taxes par classe ;

- Un examen allégé avec la suppression de « l’avis d’admission » ;

- …

Les moins bonnes nouvelles :

- La durée de protection de la marque est réduite à 10 ans au lieu de 15 ;

- Le Canada reste un pays où les droits sont accordés au 1er utilisateur ;

- L’examen reste très stricte, notamment dans le libellé des produits et services ;

- Le caractère distinctif sera examiné dans le cadre de l’examen ;

- Les délais d’examen : 18 mois

- …

17/06/2019


Le Canada : évolution depuis

le 17 juin 2019

Questions/réponses


Intervenants

Laure CATTONI


Christian PETTON





Documents

La protection de votre marque à l’international · • Les marques de l’UE enregistrées avant cette date seront automatiquement converties en marque nationale britannique (sans