APRAM – OHMI JOURNEE DE SYNTHESE SUR LA MARQUE ET LE MODELE COMMUNAUTAIRES 2006 Lusage du signe à...

APRAM – OHMIAPRAM – OHMIJOURNEE DE SYNTHESE SUR LA MARQUE ET LE JOURNEE DE SYNTHESE SUR LA MARQUE ET LE

MODELE COMMUNAUTAIRES MODELE COMMUNAUTAIRES 20062006

L’usage du signe à des fins autres que celle de L’usage du signe à des fins autres que celle de distinguer les produits et services d’un opérateur.distinguer les produits et services d’un opérateur.

José MONTEIROJosé MONTEIRO

Le droit des marques a été Le droit des marques a été tiraillé, au cours de ces tiraillé, au cours de ces

dernières décennies, entre dernières décennies, entre deux dynamiques deux dynamiques contradictoires:contradictoires:

la conception absolutistela conception absolutistela conception finaliste.la conception finaliste.

L’objet de cette étude est L’objet de cette étude est d’analyser le régime juridique d’analyser le régime juridique applicable aux comportements applicable aux comportements

qui ne portent pas qui ne portent pas a prioria priori atteinte à la fonction de atteinte à la fonction de

garantie d’identité d’origine garantie d’identité d’origine de la marque de la marque stricto sensustricto sensu..

Le régime juridique des usages du Le régime juridique des usages du signe à des fins autres que celle signe à des fins autres que celle

de distinguer les produits et de distinguer les produits et services d’une opérateur, loin du services d’une opérateur, loin du

monolithisme, s’apparente monolithisme, s’apparente davantage à un agrégat de davantage à un agrégat de dispositions hétérogènes, dispositions hétérogènes,

agencées au gré de la diversité agencées au gré de la diversité des situations rencontrées. des situations rencontrées.

Ce régime juridique Ce régime juridique complexe doit de plus être complexe doit de plus être

interprété à l’aune des interprété à l’aune des fonctions de la marque:fonctions de la marque:

distinctive et publicitaire.distinctive et publicitaire.

C’est en identifiant la fonction C’est en identifiant la fonction essentielle de distinguer que essentielle de distinguer que l’on peut parvenir à séparer l’on peut parvenir à séparer

les usages aux fins de les usages aux fins de distinguer des autres distinguer des autres

comportements.comportements.

Sur la fonction essentielle de la Sur la fonction essentielle de la marque la jurisprudence de la marque la jurisprudence de la CJCE a évolué d’un approche CJCE a évolué d’un approche

subjective (instrument de subjective (instrument de concurrence) vers une conception concurrence) vers une conception objective (droit à finalité sociale).objective (droit à finalité sociale).

Mais la marque revêt aussi Mais la marque revêt aussi une fonction publicitaire une fonction publicitaire permettant d’établir un permettant d’établir un

dialogue entre le producteur dialogue entre le producteur et le consommateur.et le consommateur.

PLANPLAN

Les actes d’usage du signe Les actes d’usage du signe échappant au monopole du échappant au monopole du

titulaire de la marque de par leur titulaire de la marque de par leur nature ou leur destination;nature ou leur destination;

Les actes d’usage légitimés au Les actes d’usage légitimés au

titre des exceptions au monopole titre des exceptions au monopole du titulaire de la marque.du titulaire de la marque.

Les actes d’usage du signe Les actes d’usage du signe échappant au monopole du échappant au monopole du

titulaire de la Marque de par leur titulaire de la Marque de par leur nature ou leur destinationnature ou leur destination..

La problématique:La problématique:

jusqu’où le titulaire jusqu’où le titulaire peut-il aller trop loin ?peut-il aller trop loin ?

Le droit exclusif prévu par l’article Le droit exclusif prévu par l’article 5-1, a) de la directive a été 5-1, a) de la directive a été

octroyé afin de permettre au octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger titulaire de la marque de protéger

ses intérêts spécifiques en tant ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de cette marque, que titulaire de cette marque, c'est-à-dire de s’assurer que la c'est-à-dire de s’assurer que la

marque puisse remplir ses marque puisse remplir ses fonctions propres.fonctions propres.

Les usages qui Les usages qui n’interviennent pas dans n’interviennent pas dans

la vie des affaires.la vie des affaires.

Art. 5.1Art. 5.1: La marque enregistrée confère à son : La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement de faire usage dans la de son consentement de faire usage dans la vie des affairesvie des affaires

a)a) d’un signe identique à la marque pour des d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

b)b) d’un signe pour lequel, en raison de son d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des service couverts par la produits ou des service couverts par la marque et le signe, il existe dans l’esprit du marque et le signe, il existe dans l’esprit du publique un risque de confusion qui comprend publique un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la le risque d’association entre le signe et la marque. »marque. »

La fonction essentielle de la La fonction essentielle de la marque est de garantir au marque est de garantir au

consommateur ou à consommateur ou à l’utilisateur final l’identité l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du d’origine du produit ou du

service désigné par celle-ci en service désigné par celle-ci en lui permettant de distinguer lui permettant de distinguer sans confusion possible ce sans confusion possible ce

produit ou service de ceux qui produit ou service de ceux qui ont une autre provenance.ont une autre provenance.

L’analyse de l’article 5.1, L’analyse de l’article 5.1, permet de dire que le titulaire permet de dire que le titulaire

de la marque ne peut pas de la marque ne peut pas interdire tout usage du signe interdire tout usage du signe mais uniquement ceux qui ont mais uniquement ceux qui ont

pour objet de distinguer les pour objet de distinguer les produits ou les services qu’il produits ou les services qu’il représente, de ceux d’autres représente, de ceux d’autres

entreprises.entreprises.

Cet usage doit ensuite Cet usage doit ensuite avoir lieu dans la vie des avoir lieu dans la vie des

affaires.affaires.

L’usage du signe identique à la L’usage du signe identique à la marque a bien lieu dans la vie des marque a bien lieu dans la vie des affaires dès lors qu’il se situe dans affaires dès lors qu’il se situe dans

le contexte d’une activité le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage commerciale visant à un avantage

économique, et non dans le économique, et non dans le domaine privé.domaine privé.

Usage à fins descriptivesUsage à fins descriptives

Affaire : Michael Holterhoff:Affaire : Michael Holterhoff:L’usage de la marque ne porte pas L’usage de la marque ne porte pas atteinte à aucun des intérêts que atteinte à aucun des intérêts que vise à protéger l’article 5.1, a).vise à protéger l’article 5.1, a).

Le droit exclusif prévu l’art. Le droit exclusif prévu l’art. 5.1, a) a été octroyé afin de 5.1, a) a été octroyé afin de permettre au titulaire de la permettre au titulaire de la

marque de protéger ses marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant intérêts spécifiques en tant que titulaire de la marque, que titulaire de la marque,

c'est-à-dire d’assurer que le c'est-à-dire d’assurer que le signe identifiant puisse signe identifiant puisse

remplir ses fonction propre.remplir ses fonction propre.

Lorsque le fabricant d’un modèle Lorsque le fabricant d’un modèle réduit d’auto reproduit à l’échelle réduit d’auto reproduit à l’échelle réduite un modèle de véhicule y réduite un modèle de véhicule y

compris la marque, cela peut compris la marque, cela peut constituer un usage en tant que constituer un usage en tant que marque au sens de l’art. 5.1, a), marque au sens de l’art. 5.1, a),

mais cela ne porte pas atteinte aux mais cela ne porte pas atteinte aux intérêts du titulaire de la marque intérêts du titulaire de la marque

pour autant que le public ne le pour autant que le public ne le perçoit pas comme un renvoi à la perçoit pas comme un renvoi à la

marque d’originemarque d’origine..

Quand l’intérêt de l’utilisateur Quand l’intérêt de l’utilisateur du signe l’emporte sur du signe l’emporte sur l’intérêt du titulaire:l’intérêt du titulaire:

Affaire GalileoAffaire Galileo..

Les usages ayant pour Les usages ayant pour fonction de désigner autre fonction de désigner autre chose que les produits ou chose que les produits ou services d’un opérateur services d’un opérateur

économique.économique.

Art. 5.5Art. 5.5 : Les paragraphes 1 à 4 : Les paragraphes 1 à 4 n’affectent pas les dispositions n’affectent pas les dispositions

applicables dans un Etat membre applicables dans un Etat membre relatives à la protection contre relatives à la protection contre

l’usage qui est fait d’un signe à des l’usage qui est fait d’un signe à des fins autres que celle de distinguer fins autres que celle de distinguer les produits ou services lorsque les produits ou services lorsque

l’usage de ce signe sans juste motif, l’usage de ce signe sans juste motif, tire indûment profit du caractère tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.marque ou leur porte préjudice.

Affaire ROBELCOAffaire ROBELCO

CommissionCommission : L’article 5.5 de : L’article 5.5 de la directive a pour objet non la directive a pour objet non

pas d’offrir une forme pas d’offrir une forme déterminée de protection ou déterminée de protection ou de permettre de la prévoir de permettre de la prévoir dans un cadre harmonisé, dans un cadre harmonisé,

mais de l’exclure mais de l’exclure catégoriquement de la catégoriquement de la

protection des marques.protection des marques.

CJCECJCE: Lorsque le signe n’est pas : Lorsque le signe n’est pas utilisé aux fins de distinguer des utilisé aux fins de distinguer des

produits ou des services, il convient produits ou des services, il convient de se référer aux ordres juridiques de se référer aux ordres juridiques

des Etats membres pour déterminer des Etats membres pour déterminer l’étendue et, le cas échéant, le l’étendue et, le cas échéant, le

contenu de la protection accordée contenu de la protection accordée aux titulaires de marques qui aux titulaires de marques qui prétendent subir un préjudice prétendent subir un préjudice

résultant de l’utilisation de ce signe résultant de l’utilisation de ce signe en tant que nom commercial ou en tant que nom commercial ou

dénomination sociale. dénomination sociale.

Affaire ANHEUSER BUSCHAffaire ANHEUSER BUSCH

Un nom commercial peut-être considéré Un nom commercial peut-être considéré comme un « signe » en conflit avec une comme un « signe » en conflit avec une marque enregistrée lorsqu’il est utilisé marque enregistrée lorsqu’il est utilisé avec la fonction, propre de la marque, avec la fonction, propre de la marque,

de créer un lien entre le produit et de créer un lien entre le produit et l’entreprise qui le fabrique et qu’il est l’entreprise qui le fabrique et qu’il est partant susceptible de provoquer une partant susceptible de provoquer une

confusion dans l’esprit des confusion dans l’esprit des consommateurs, en les empêchant de consommateurs, en les empêchant de comprendre aisément si des produits comprendre aisément si des produits déterminés se rapportent au titulaire déterminés se rapportent au titulaire

du nom commercial ou au titulaire de la du nom commercial ou au titulaire de la

marque enregistréemarque enregistrée..

Le nom commercial constitue un Le nom commercial constitue un droit relevant du champ droit relevant du champ

d’application matériel de l’accord d’application matériel de l’accord ADPIC. Partant, si ce droit est né ADPIC. Partant, si ce droit est né

antérieurement à celui de la marque antérieurement à celui de la marque avec lequel il est réputé entrer en avec lequel il est réputé entrer en

conflit, et qu’il permet à son conflit, et qu’il permet à son détenteur, d’utiliser un signe détenteur, d’utiliser un signe identique ou similaire à cette identique ou similaire à cette

marque, une telle utilisation ne marque, une telle utilisation ne saurait être interdite en vertu du saurait être interdite en vertu du

droit exclusif que confère la marque droit exclusif que confère la marque à son titulaire.à son titulaire.

Quid de l’enregistrement Quid de l’enregistrement et / ou d’ exigences et / ou d’ exigences

quantitatives ?quantitatives ?

Affaire CELINEAffaire CELINE

L’article 5.1 de la directive doit-il L’article 5.1 de la directive doit-il être interprété en ce sens que être interprété en ce sens que

l’adoption, par un tiers qui n’y a pas l’adoption, par un tiers qui n’y a pas été autorisé, d’une marque valable été autorisé, d’une marque valable

enregistrée, à titre de dénomination enregistrée, à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou sociale, de nom commercial ou d’enseigne, dans le cadre d’une d’enseigne, dans le cadre d’une activité de commercialisation de activité de commercialisation de produits identiques, produits identiques, constitue un constitue un

acte d’usage de cette marque dans acte d’usage de cette marque dans la vie des affairesla vie des affaires, que le titulaire , que le titulaire est habilité à faire cesser en vertu est habilité à faire cesser en vertu

de son droit exclusif ?de son droit exclusif ?

OHMIOHMI : :L’article 5.1 doit être interprétée en L’article 5.1 doit être interprétée en

ce sens que le droit exclusif de la ce sens que le droit exclusif de la marque est opposable à l’usage à marque est opposable à l’usage à

titre de dénomination sociale, nom titre de dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, par un tiers commercial ou enseigne, par un tiers

non autorisé, d’un signe identique non autorisé, d’un signe identique ou similaire pour la ou similaire pour la

commercialisation de produits ou commercialisation de produits ou services identiques ou similaires, services identiques ou similaires, à à

condition que la juridiction de renvoi condition que la juridiction de renvoi ait constaté que l’usage incriminé ait constaté que l’usage incriminé

soit fait pour désigner lesdits soit fait pour désigner lesdits produits ou servicesproduits ou services. .

Quel devenir pour l’article Quel devenir pour l’article 5.5 ?5.5 ?

Les actes d’usage du signe Les actes d’usage du signe légitimé au titre des légitimé au titre des

exceptions au monopole du exceptions au monopole du titulaire (dans un objectif titulaire (dans un objectif

d’optimisation de la d’optimisation de la concurrence effective).concurrence effective).

Deux limitations principalesDeux limitations principales : :

Celles qui découlent de Celles qui découlent de l’obligation de loyauté vis-à-vis du l’obligation de loyauté vis-à-vis du consommateur et ont pour objet consommateur et ont pour objet

de lui proportionner une de lui proportionner une information complète sur le bien ;information complète sur le bien ;

La publicité comparative.La publicité comparative.

Limitations découlant d’une Limitations découlant d’une obligation de loyauté obligation de loyauté

envers le consommateurenvers le consommateur..

Par une limitation des effets des Par une limitation des effets des droits que le titulaire d’une droits que le titulaire d’une

marque tire de l’article 5 de la marque tire de l’article 5 de la directive, l’article 6 vise à directive, l’article 6 vise à

concilier les intérêts concilier les intérêts fondamentaux de la libre fondamentaux de la libre

protection des droits de marque protection des droits de marque et ceux de la libre circulation des et ceux de la libre circulation des

marchandises et de la libre marchandises et de la libre prestation des services dans le prestation des services dans le

marché commun.marché commun.

L’article 6 tend à assurer un L’article 6 tend à assurer un équilibre entre l’intérêt du équilibre entre l’intérêt du

titulaire à ce que la marque puisse titulaire à ce que la marque puisse pleinement assumer sa fonction pleinement assumer sa fonction

de garantie de l’origine des de garantie de l’origine des produits qu’il fabrique, et l’intérêt produits qu’il fabrique, et l’intérêt

des autres opérateurs à avoir des autres opérateurs à avoir plein accès au marché, sans plein accès au marché, sans

exclure d’ailleurs que d’autres exclure d’ailleurs que d’autres intérêts puissent entrer en jeu. intérêts puissent entrer en jeu.

Article 6.1Article 6.1 : Le droit conféré par la marque : Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage dans la vie des affaires: un tiers l’usage dans la vie des affaires:

c) de la marque lorsqu’elle est nécessaire c) de la marque lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièces détachées,qu’accessoire ou pièces détachées,

pour autant que cet usage soit fait pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commercialematière industrielle ou commerciale..

Arrêt BMWArrêt BMW

Arrêt GILLETTE:Arrêt GILLETTE:

Aucun produit ne saurait être Aucun produit ne saurait être exclu, en principe, du champ exclu, en principe, du champ

d’application de d’application de l’article 6.1, c)l’article 6.1, c)

qu’il s’agisse d’un produit qu’il s’agisse d’un produit principal, d’un accessoire ou d’une principal, d’un accessoire ou d’une pièce détachée, si la mention de la pièce détachée, si la mention de la

marque d’autrui est nécessaire marque d’autrui est nécessaire pour en indiquer sa destination.pour en indiquer sa destination.

Concernant le contenu de Concernant le contenu de la « nécessité ».la « nécessité ».

Dans l’appréciation de la Dans l’appréciation de la protection de la marque il ne faut protection de la marque il ne faut pas tenir compte uniquement des pas tenir compte uniquement des

exigences du titulaire.exigences du titulaire.

La directive entend également La directive entend également garantir la possibilité de choix du garantir la possibilité de choix du

consommateur.consommateur.

La publicité comparativeLa publicité comparative

Arrêt TOSHIBA:Arrêt TOSHIBA:

Compte tenu de la définition Compte tenu de la définition particulièrement large de la particulièrement large de la

directive, voulue par le législateur directive, voulue par le législateur afin de couvrir le plus grand afin de couvrir le plus grand

nombre possibles de forme de nombre possibles de forme de publicité comparative, celle-ci publicité comparative, celle-ci

peut se présenter sous des formes peut se présenter sous des formes très variées.très variées.

Le seul élément requis pour Le seul élément requis pour qu’on soit en présence d’une qu’on soit en présence d’une

publicité comparative, est publicité comparative, est l’identification, explicite ou l’identification, explicite ou

implicite, d’un concurrent ou implicite, d’un concurrent ou des biens ou des services qu’il des biens ou des services qu’il

proposepropose..

En cas de conflit entre la directive En cas de conflit entre la directive 84/450 et la directive 89/104, la 84/450 et la directive 89/104, la

première l’emporte.première l’emporte.

« Les conditions exigées de la « Les conditions exigées de la publicité comparative doivent être publicité comparative doivent être interprétées dans le sens le plus interprétées dans le sens le plus favorable à celle-ci » (Toshiba).favorable à celle-ci » (Toshiba).

Ainsi un annonceur ne saurait Ainsi un annonceur ne saurait être considéré comme tirant être considéré comme tirant

indûment profit de la notoriété indûment profit de la notoriété attachée à des signes attachée à des signes

distinctifs de son concurrent, distinctifs de son concurrent, si une référence à ces signes si une référence à ces signes

est la condition d’une est la condition d’une concurrence effective sur le concurrence effective sur le

marché en cause.marché en cause.

Affaire ToshibaAffaire Toshiba : Si les numéros des : Si les numéros des articles d’un fabricant d’appareils articles d’un fabricant d’appareils

constituent en tant que tels des signes constituent en tant que tels des signes distinctifs au sens de l’art 3 de la distinctifs au sens de l’art 3 de la

directive 84/450, leur utilisation dans directive 84/450, leur utilisation dans les catalogues d’un fournisseur les catalogues d’un fournisseur

concurrent ne permet pas à ce dernier concurrent ne permet pas à ce dernier de tirer indûment profit de la notoriété de tirer indûment profit de la notoriété

qui y est attachée que lorsque leur qui y est attachée que lorsque leur mention a pour effet de créer dans mention a pour effet de créer dans

l’esprit du public visé par la publicité, l’esprit du public visé par la publicité, une association entre le fabricant dont une association entre le fabricant dont

les produits sont identifiés et le les produits sont identifiés et le fournisseur concurrent.fournisseur concurrent.

Affaire Siemens / Vipa:Affaire Siemens / Vipa:En utilisant dans ses catalogues En utilisant dans ses catalogues

l’élément central d’un signe l’élément central d’un signe distinctif d’un fabricant, connu distinctif d’un fabricant, connu dans les milieux spécialisés, un dans les milieux spécialisés, un

fournisseur concurrent ne tire pas fournisseur concurrent ne tire pas indûment profit de la notoriété qui indûment profit de la notoriété qui est attachée à ce signe distinctif.est attachée à ce signe distinctif.

Quelle est la limite au-delà de Quelle est la limite au-delà de laquelle un annonceur doit être laquelle un annonceur doit être considéré comme agissant de considéré comme agissant de

manière déloyale ? manière déloyale ?

Ce sera pratiquement le cas Ce sera pratiquement le cas uniquement où sa démarche serait uniquement où sa démarche serait inspirée par le seul souci de tirer inspirée par le seul souci de tirer

profit de la notoriété de son profit de la notoriété de son concurrent pour favoriser sa concurrent pour favoriser sa

propre activité.propre activité.

Merci.Merci.

jmonteiro@dgaf.loreal.cojmonteiro@dgaf.loreal.comm