Droit de La Propriete Industrielle Et Commerciale

8/6/2019 Droit de La Propriete Industrielle Et Commerciale

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DROIT DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

Cours de Philippe Mozas.

Remarques importantes :Modalités d’examen : matière très liée à l’activité économique. Examen passé à l’oral.

Oral sans préparation, questions de cours (savoir son cours par cœur).Aucune impasse.

Notes de 0 à 20.

Introduction générale au DPIC

La propriété industrielle peut se définir comme un ensemble de droits incorporels énumérés

limitativement par la loi et protégeant des créations ou des signes distinctifs de nature

industrielle ou commerciale.

La notion de droits incorporels est énumérée limitativement par la loi. Les droits incorporelsse classent en deux grandes catégories : les signes distinctifs et les créations industrielles.

Les signes distinctifs : il y a ici des marquages de toutes natures et de tous types qui sont

apposés sur des produits.

Section 1 / Dans la catégorie des signes distinctifs il y a :

- les marques : de fabrique/de commerce/ou de service. Les marques jouent le rôle

de patronyme pour les personnes ;

- les appellations d’origines/les indications de provenances/et les labels. Se sont des

indicateurs de qualité des produits. Cela n’indique pas que le produit est bon ou

mauvais cela garantie juste que le produit a été fabriqué selon certains critères. ex : on

peut indiquer l’origine du produit, la façon dont il a été fabriqué ;

- les créations industrielles (fabriquées par les fabriques, les industries) : les créations

industrielles dites « utilitaires » : les inventions dans tous les domaines et il y a aussi

les droits voisins des inventions. (ex. les obtentions végétales : certificat d’obtention

végétale qui concerne les plantes : leur création mais aussi leur découverte) ; la

protection de la topographie des semi-conducteurs (protection des puces électroniques.

Le droit sur les logiciels informatiques : économiquement le logiciel informatique

devrait être inclus dans les droits voisins du brevet d’invention ; Le droit de la

propriété industrielle peut aussi protéger les logiciels informatiques (comme le droit de

la propriété intellectuelle et artistique) ; « les créations industrielles ornementales » :on utilise des ornementations : les formes des automobiles ; le droit sur les dessins et

modèles industriels (Livre 5 à 7) ; Ces droits de propriété industrielle ont tous une

spécificité : le droit n’est obtenu qu’après son enregistrement par un institut public de

propriété industrielle. Il faut déposer une demande dans les règles et cette demande va

être instruite par cet institut, cette instruction peut être plus ou moins minutieuse. Le

principal institut pour les dessins et modèles français c’est l’INPI (institut national de

la propriété industrielle) = enregistre que les dessins et modèles industriels français.

Concerne les marques/brevets d’inventions/topographie des semi-conducteurs etc…

Pour les certificats d’obtention végétale il y a un comité spécial basé à Angers. Il y a

aussi les titres communautaires valables sur tout le territoire de l’UE (marques, dessins

et modèles industriels), c’est l’OHMI (office d’harmonisation du marché intérieur,





n’y a pas d’intérêt à être inventée. Il n’y a d’intérêt à être inventeur que si l’invention est

cachée dans le produit. L’avantage technologique que représente l’invention ne se diffuse pas

dans le public et donc d’autres personnes ne peuvent pas à leur tour inventer à partir d’une

invention précédente. Grace au brevet d’invention on accorde une récompense à l’inventeur

qui aura une action pour protéger son droit exclusif et on lui demande de diffuser son

invention dans une base de données. Il y aura protection de la propriété et donc progrèséconomique. Il y aura protection entre producteurs différents.

ex. il y a un I-phone et un Blackberry = ben grâce à la propriété industrielle on sait faire la

différence.

La propriété industrielle romaine est apparue avec le développement de l’économie (dès

l’antiquité : 1er phase). Mais c’est en Angleterre, à la fin du 17ème siècle, qu’est apparue la

propriété industrielle. En 1777 aux USA. En 1791 en France.

Le droit de la propriété industrielle s’est internationalisé très vite : il y a eu une mondialisation

de la propriété industrielle. La Convention d’Union de Paris (CUP) en 1883 : association de

pays qui voulait organiser leur propriété industrielle. Elle existe toujours et permet une

réciprocité de la reconnaissance des droits de propriété. Elle existe toujours et est gérée par l’HOMPI) depuis 1970. Deux sortes de contestations lui sont opposées : contestation

marxiste (Proudhon est hostile à toute propriété, sauf propriété publique). Il y a aussi des

ultralibéraux pour lesquels le marché est tout et il ne doit exister rien d’autre. Aucun obstacle

au marché pour que ça marche. Les USA sont très friands de propriété industrielle.

Il doit y avoir des récompenses pour favoriser la création technique (logiciels/armements,

etc.) pour le progrès économique. Sur le plan microéconomique la propriété industrielle est

importante et les sociétés françaises n’en ont pas toute conscience.

Pour les créations industrielles : elles ont été créées pour des brevets : source de création

d’entreprises solides. L’invention assure comme récompense une certaine rente, ce qui motive

à fonder une entreprise. Ce qui permet à une entreprise de petite taille de se défendre contre

des grands groupes qui font du plagia (violation droit de propriété industrielle).

Section 3/ Les sources de la propriété industrielle :

Trois types de sources définis territorialement. La propriété industrielle est donnée pour un

territoire bien précis.

Des sources internes, nationales, européennes et internationales aussi.

Les sources internationales définissent des directions que les Etats doivent respecter

(hiérarchie des normes).

# Les sources internes ;

Unique source : code de la propriété intellectuelle (CPI). Livres 5 à 8 du CPI. Les livres 1 à 3

concernent la propriété littéraire et artistique. Le livre 4 concerne l’INPI : rôle/modalités de

fonctionnement, etc. Le livre 5 du CPI, L. 511-1 et suivants, concerne les droits sur les dessins

et modèles industriels. Livre 6, L. 511-1 et suivants : créations industrielles utilitaires : le

brevet d’invention, certificat d’obtention végétale et topographie des semi-conducteurs. Livre

7, L. 511-1 et suiv. : signes distinctifs en premier lieu les marques. Le CPI a été modifié en

2007 et 2008 : en raison de directives communautaires et traités internationaux.

Il y a quelques textes dans le code de la consommation et le code rural pour régir les signes

relatifs à la qualité des produits.

# Le droit européen (communautaire et non-communautaire) ;



Le droit européen non-communautaire concerne le droit sur les brevets d’inventions : il y a

une convention sur la délivrance de brevets européens, signée à München le 5 octobre 1973.

Création de l’organisation européenne des brevets : avec un organe exécutif l’office européen

des brevets. Cette convention permet grâce à une demande unique d’obtenir un brevet

d’invention valable dans plusieurs pays européens au choix du demandeur (ex. France,

Allemagne, voir tous les pays = 34 signataires). Mais dans chaque pays les effets du brevetseront régis par la loi nationale. Mais il n’y a pas de brevet communautaire valable sur toute la

communauté européenne. Mais il y a un droit de la propriété intellectuellecommunautaire. Deux types de textes : les règlements communautaires : sortes de lois

communautaires applicables de manière uniforme dans l’ensemble de l’UE (texte

d’intégration) : règlement sur la marque communautaire et un règlement sur les dessins et

modèles communautaires. ex. dépôt d’une demande de marque à l’OHMI. Les effets du

modèle communautaire seront régis dans les 27 par le règlement qui l’institue. Il y a aussi des

directives : ont pour objet d’harmoniser les droits nationaux et de rapprocher les législations

des Etats-membres, lorsqu’une directive est prise par le conseil et le parlement, cette directive

devra être transposée dans chaque Etat membre dans sa législation. En matière de propriété

industrielle il y a un grand nombre de directives. Pour tous les droits de propriété industriellemême pour le brevet. Si on prend la marque il y a deux grandes directives communautaires

aussi bien pour les conditions d’obtention du droit de marque que pour ses effets.

# Les sources internationales ;

La CUP créait deux principes : assimilation du ressortissant unioniste aux nationaux .

Tout ressortissant de la CUP sera traité comme un national, d’un autre pays membre. Le

ressortissant britannique sera traité en France comme le ressortissant français. Le droit de

priorité . Tout ressortissant d’un Etat membre lorsqu’il demande une protection, un droit de

propriété industrielle dans un Etat membre, est prioritaire dans tous les Etats membres durant

un certain délai pour obtenir la même protection. Par exemple : il dépose une demande de

marque auprès de l’INPI en France, j’ai 6 mois de priorité pour obtenir le même droit de

marque dans les autres pays.

Les accords de l’OMC du 15 avril 1994 signés à Marrakech. Ils contiennent l’annexe 1-C,

ADPIC (ou DRIPS en anglais) : accords sur les droits de propriété intellectuelle liée au

commerce. Ils définissent des normes de protection minimale pour les droits de propriété

industrielle. ex. un droit de propriété d’invention peut être accordé dans n’importe quel

domaine technique.

Il y a d’autres accords ciblés sur des droits de propriété intellectuelle en particulier. ex. droitdes brevets d’invention.

Bibliographie (prendre un livre récent 2008/2009) mais pas un manuel (trop dense) ;

Il y a des limites à la liberté du commerce : le droit de la propriété intellectuelle et les fautes

(sur le fondement de 1382 du code civil). Ces fautes sont des pratiques commerciales

déloyales. ex : utiliser la marque de son concurrent, parasitisme, etc.). Lorsqu’il y a

contrefaçon il y a en général une pratique commerciale déloyale (concurrence déloyale). Une

entreprise concurrente utilise la même dénomination sociale qu’un concurrent. Il est

nécessaire de comparer les rapports de la propriété intellectuelle avec les pratiques

commerciales déloyales.



Section 4 / Le plan ;

Chapitre préliminaire : la sanction des pratiques commerciales déloyales entre la propriété

2ème partie : le droit des signes distinctifs ;

3ème partie : le droit des créations industrielles ;

Chapitre préliminaire : la sanction des pratiques commerciales déloyales ;

Les pratiques dommageables aux entreprises. ex. pratique dommageable à une entrepriseconcurrente.Il y a deux types de pratiques commerciales déloyales : la concurrence déloyale et d’autre

part, le parasitisme économique. Ces actes doivent être préalablement définis. Une fois

définis on comprend comment la sanction de ces actes et pratiques permettra de protéger des

signes qui ne constituent pas des droits de propriété industrielle mais qui sont des signesessentiels pour les affaires : se sont des signes de l’entreprise.

Section 1er : la définition des pratiques commerciales déloyales entre entreprises ;

Lorsqu’on veut définir une notion faut la définir en elle-même et en dehors d’elle pour ce qui

lui est proche.

# Définition en soi de ces pratiques commerciales déloyales ;

Concurrence déloyale : elle peut se manifester par plusieurs pratiques. Ce peut être le cas par

création d’une confusion. C’est le fait pour une entreprise d’imiter les emblèmes, les signes,

parfois même les produits d’un concurrent et ainsi de créer une confusion dans l’esprit de la

clientèle. Il y a le risque de créer une confusion dans l’esprit de la clientèle : la clientèle risque

de confondre les deux entreprises. L’intention n’est pas nécessaire. Une faute de négligence

ou d’imprudence suffit car on a ici affaire à des professionnels qui ont l’obligation de ne pas

créer de confusion dans l’esprit de la clientèle, car sinon sanction sur le fondement de 1382 et

1383 du code civil et L. 121-1 du code de la consommation. Il y a aussi concurrence déloyale

par dénigrement : c’est le fait de répandre des informations péjoratives sur un concurrent ou

sur ses produits. Mais il ne faut pas confondre péjoratif et faux. Si c’est péjoratif mais faux =

dénigrement. Si c’est péjoratif mais vraie : dénigrement aussi ! ex. dire que les produits

diététique d’un concurrent sont de la « daube ! » = dénigrement.La publicité comparative est encadrée par L. 121-8 du code de la consommation, et elle est

possible sous conditions très rigoureuses. Il y a aussi la désorganisation d’un concurrent oudu marché . Elle se fait par le débauchage abusif de ses salariés. ex ; un salarié viré livre à son

prochain employeur (un concurrent) des documents de l’entreprise qui l’a débauché. La

désorganisation du marché, tant qu’à elle, est sanctionnée par des textes très spécifiques qui

sont dans le code de commerce : interdiction de la vente à perte.

Parasitisme économique : fait pour une entreprise de vivre dans le sillage d’une autre, de

profiter des efforts d’une autre entreprise (efforts commerciaux, publicitaires et réputation

notamment). Une entreprise profit des investissements d’une autre entreprise pour éviter d’effectuer soi-même des investissements. Deux sortes de parasitisme économique : la



concurrence parasitaire et agissement parasitaire. Dans le premier cas, l’acte de parasitisme

économique met aux prises deux entreprises concurrentes. C’est une forme de concurrence

déloyale : variété de concurrence déloyale : la concurrence parasitaire. Mais il n’est pas

nécessaire de démontrer l’existence d’un risque de confusion. Dans l’agissement parasitaire,

en revanche, il s’agit de deux entreprises qui exercent leur activité dans des secteurs

économiques différents. ex. un fabriquant de réfrigérateur utilise la marque Chevrolet et profitde la renommée de la très fameuse marque de voiture : c’est un acte de parasitisme

économique car le public fait le lien réfrigidaires-voitures. ex. publicité mettait aux prises la

société de vente par correspondance La Redoute et la société de vente Cartier. La Redoute a

eu l’idée de mettre en jeu un concours pour les clients pouvaient gagner des produits Cartier

(foulards) mais aucune autorisation de la société Cartier n’avait été obtenue par cette

entreprise. La société Cartier vend des produits de luxe. Il s’agissait simplement de profiter de

la réputation de Cartier à son profit pour rehausser son image : c’est un cas d’agissements

parasitaires. ex. magasins de ventes de parfums ont été condamnée pour concurrence de

ventes parasitaires pour avoir imiter l’ambiance de vente des magasins de ventes Séphora. ex.

publicité du fromage : slogan « la Hollande, l’autre pays du fromage ». Une société horticole

a utilisé le slogan « la Côte d’Azure, l’autre pays de la tulipe ».

Il faut poser des limites au parasitisme économique car sinon on en arrive à des abus :

l’imitation même servile des produits d’un concurrent ne suffit pas à caractériser l’existence

d’un parasitisme économique. C’est la même chose s’il s’agit d’un signe. Pour qu’il y ait

parasitisme économique il faut caractériser une faute qui est un comportement déloyal : qui

consiste à profiter des investissements d’une autre entreprise mais ces derniers doivent être

qualifiés, caractérisés et lui procurer un avantage concurrentiel. ex. une entreprise imitait

servilement les produits de son concurrent. Cela ne suffit pas en soi, pour constater un cas de

parasitisme économique. Mais il y avait parasitisme économique car cette entreprise utilisait

les moules et les patrons de ce concurrent qui lui avaient été apportés par un ancien employé

de ce concurrent. ex. un autre cas consistait en la copie servile (presque identique) d’un

modèle de brouette. Les juges ont relevé une particularité : imitation faite par une entreprise

chinoise pas présente sur le marché français. En revanche l’entreprise qui vendait cette

brouette sur le marché français était très connue des consommateurs. La société chinoise s’est

servie de la marque française pour pénétrer le marché français sans faire aucun effort pour se

démarquer (aucune publicité, pas de promotion, etc.) Elle se contente de recopier et de

vendre. En revanche il a été jugé que le simple fait de créer des éléments de jouets

compatibles avec ceux d’une marque réputée n’est pas un acte de parasitisme économique (ici

c’était des Légo).

# Distinction des pratiques de concurrence déloyale avec la contrefaçon ;

On distingue la contrefaçon et le parasitisme économique. On relève qu’il y a une

différence dans les fondements juridiques : dans l’action en contrefaçon on veut défendre un

droit de propriété industrielle : on se défend contre l’appropriation indue d’un signe ou d’une

création par un tiers. On défend une propriété. On peut la comparer à l’action en revendication

pour les choses corporelles. Modalités de sanctions particulières, de faire cesser les sanctions

en urgence, et des sanctions pénales lourdes. Pour e moins 3 ans de prison et 300000 €

d’amendes.

En ce qui concerne la concurrence déloyale et le parasitisme économique : il s’agit de fautes

dans la liberté d’exercer le commerce : on veut indemniser les dommages causés après desactes fautifs : on applique les articles 1382 et 1383 du code civil traditionnellement. Dans la



loi LME du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie un autre texte pourrait

sanctionner certains de ces actes. Cette loi de modernisation de l’économie est un fourre-tout

ignoble. La loi LME créait L. 121-1 du code de la consommation : ce texte stigmatise les

pratiques commerciales trompeuses, et affirme qu’ « une pratique commerciale est trompeuse

premièrement lorsqu’elle créait une confusion avec un autre bien, un service, une marque, un

nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ». L’alinéa 2 prévoit que l’alinéa1er précité est applicable si la pratique vise des professionnels. Dans l’alinéa 1er on fait

référence aux actes de concurrence déloyale : applique t on ce texte aux actes de concurrence

déloyale : dans ce premier cas on pourrait voir appliquer l’article 1382-1 aux actes de

concurrence déloyale et L 121-1 aux actes de parasitisme. Ces faits peuvent être sanctionnés

pénalement prévu par l’article L. 121-6 du code de la consommation, ce texte renvoyant à

l’article L. 213-1 du code de la consommation. La peine encourue est de deux ans de prison et

37500 € d’amendes. Cela ne change rien aux actes de concurrence déloyale : en effet, la cour

de cassation fait une application rigoureuse entre contrefaçon et sanction d’un acte de

concurrence déloyale ou d’un parasitisme économique car dans ces derniers cas la loi exige

que les juges caractérisent des infractions sur le fondement de la responsabilité civile

délictuelle : caractériser l’existence d’un faute et d’un lien de causalité : les juges du fond nedoivent pas faire référence des concepts utilisés dans la propriété intellectuelle en général : les

juges du fond ne doivent pas parler d’originalité, de nouveauté, pas non plus utiliser d’autres

critères utilisés en matière de droit des marques comme la distinctivité. ex. deux entreprises

de pompes funèbres. Affaire mettant aux prises deux sites électroniques : les deux sites

électroniques s’appelaient tous deux pompes funèbres : l’un au singulier et l’autre au pluriel.

Le site le plus ancien tente une action en concurrence déloyale : les juges du fond refuse de

qualifier la concurrence déloyale car les termes utilisés ne constituent pas une concurrence

déloyale car la protection des signes distinctifs n’est valable aux pour les marques, ici ce n’est

pas ce qu’il faut rechercher c’est l’existence d’une faute, c'est-à-dire la création d’un risque de

confusion dans l’esprit du public car s’agissant de termes couramment employés par le public,

celui-ci ne peut pas confondre, il y a pas de faute. La marque n’est pas distinctive, pas de

faute.

Dans un acte de procédure judiciaire on intente une action en contrefaçon et une action en

concurrence déloyale : mais dans qu’elle mesure peut on utiliser cumulativement ou

alternativement ces actions ?

La cour de cassation admet qu’il y ait condamnation pour concurrence déloyale lorsque

l’action en contrefaçon a été rejetée : le fait qu’il y ait rejet de l’action en contrefaçon ne veut

pas dire qu’il y aura rejet de l’action en concurrence déloyale car le risque de confusion dans

l’esprit de la clientèle demeure même si l’on constate qu’il n’y a pas d’acte de contrefaçon.

ex. rejet de l’action en contrefaçon mais risque de création d’une confusion dans l’esprit de laclientèle. Mais c’est plus douteux s’il s’agit d’une action en concurrence parasitaire qui

sanctionne des fautes comme l’imitation de signes de concurrents, l’utilisation de ces signes.

On est souvent dans des cas où on sanctionne une contrefaçon. Le rejet de l’action en

contrefaçon devrait entrainer le rejet de l’action en agissements parasitaires (cette action c’est

entre des entreprises non concurrentes # action en contrefaçon où il faut des produits

identiques ou similaires donc entreprises concurrentes).

ex. la marque « bidule » pour des réveil, puis « bidule » pour des voitures, pas d’action en

contrefaçon mais agissement parasitaire.

Une demande d’indemnisation pour concurrence déloyale et une autre demande en agissement

parasitaire : deux préjudices différents vont être indemnisés. Il faut indemniser la contrefaçonet ses conséquences. Il y a ensuite place pour une action en concurrence déloyale ou



parasitaire mais il y a d’autres faits qui constituent une faute différente de l’action en

contrefaçon qui ont causés un préjudice différent de celui causé par la contrefaçon.

ex. condamnation pour contrefaçon de l’imitation d’une marque de parfum : utilisation d’une

marque de parfumeur pour vendre ses propres parfums. On constate aussi que les produits

vendus sous la marque contrefaisante ont été vendus en grands nombres, à des prix très bas.

Et en plus, dans des conditions de présentation dévalorisantes, ce qui est un autre acte deconcurrence déloyale qui permet une indemnisation supplémentaire au titre de la concurrence

déloyale.

ex. acte de contrefaçon avec apposition de la marque sur des produits sans autorisation et cette

entreprise qui a commis l’acte de contrefaçon a utilisé le dessin constituant la marque en

utilisant le dessin de la marque dans ses propres factures. Le fait que cela soit apposé à côté de

du nom de l’entreprise n’est pas de la contrefaçon mais on constate que cela créait un risque

de confusion et une banalisation du signe qui constitue la marque déposée : acte de

concurrence parasitaire.

Cass. com., 11 juin 2008, revue propriété industrielle, année 2008, n°11 page 53, note deMme Schmidt-zslalewski.

Cette distinction est compliquée mais il faut tenter de trouver une autre comparaison dans les

choses corporelles : si on a un droit de propriété sur un terrain on peut se plaindre de la

violation du droit de propriété (on vient camper dans mon jardin, sur ma propriété) ou du

trouble anormal du voisinage (on installe à côté de chez moi une usine polluante qui créait des

bruits et des odeurs). On se plaint ici d’une dévalorisation de ma propriété et de mon droit de jouissance sur ce terrain. C’est le même raisonnement pour la différence des actions précitée.

Section 2 : la protection des signes de l’entreprise ;

Les signes de l’entreprise sont parfois appelés les droits de propriété industrielle imparfaits.

Droit de propriété industrielle car ils ressemblent à une marque/imparfaits car ils ne sont pas

défendus par l’action en contrefaçon.

Ces signes sont des signes de l’entreprise car utilisés par l’entreprise pour caractériser leur

activité ou pour les dénommer. On désigne par un produit ou un service (c’est la marque)

mais on désigne une activité. Il y a la dénomination sociale (noms des sociétés), le nom

commercial (nom qu’un commerçant donne à son fonds de commerce. ex. boucherie Dupuy),

l’enseigne (apposée sur le local où s’exerce l’activité de l’entreprise, fonction d’attractivité de

la clientèle) et le nom de domaine électronique.

# Les modalités de protection des signes de l’entreprise ;

Il y a des signes classiques : nom commerciale, dénomination sociale et enseigne sont connus

depuis forts longtemps. Et plus récemment le nom de domaine électronique.

1/ Les signes classiques ;

a) Définitions ;

Nom commercial : c’est la dénomination sous laquelle est exploité un fonds de commerce.

Dénomination sociale : c’est la désignation d’une société. Equivalent d’un patronyme pour une personne physique.



Enseigne : désignation d’un établissement commercial ou industriel sur le lieu où il se trouve

pour attirer l’attention du public. L’enseigne a cette particularité qu’elle désigne un local (un

lieu d’exploitation), pas une entreprise en elle-même.

Le nom commercial et la dénomination sociale sont obligatoires et uniques.En revanche, concernant l’enseigne, elle n’est pas obligatoire et elle n’est pas forcément

unique. L’enseigne peut être multiple.

b) Modes d’acquisitions ;

Nom commercial : il s’acquiert par voie d’occupation. C’est par l’usage qu’on acquiert le

droit de défendre son enseigne. Cet usage doit être paisible et public. Il doit être inscrit au

registre du commerce et des sociétés mais elle n’est qu’une condition d’opposabilité aux tiers.

Sans inscription au registre du commerce, les tiers qui ignoraient de fait l’existence de ce nom

commercial peuvent prétendre l’ignorer, en revanche si c’est inscrit sur le registre du

commerce aucun tiers ne peut l’ignorer pour l’exploitation du fonds de commerce. TGI de Paris, 25 octobre 2008, revue trimestrielle droit propriété intellectuelle 2008, Pascal Tréfiny.

FactorFrance, ce signe son titulaire prétendait qu’ils’ agissait d’une marque qu’il a déposé à

titre de marque, qu’il s’agissait aussi de la dénomination de sa société. Il prétendait aussi que

FactorFrance constituait son nom commercial. Ce signe a été utilisé par un concurrent.

Comme il s’agissait d’une marque le concurrent a été condamné pour contrefaçon, comme il

s’agissait aussi d’une dénomination sociale il a été condamné pour concurrence déloyale, mais

comme ce nom commercial n’a pas été enregistré sur le registre du commerce et des sociétés,

il était inopposable au concurrent et donc celui-ci n’a pas été condamné pour concurrence

déloyale sur le nom commercial.

L’enseigne : traitée comme le nom commercial , sauf que certains considèrent qu’il faut en

plus démontrer que l’établissement sur lequel est exploitée l’enseigne a une activité.

La dénomination sociale : il y a une discussion par l’appropriation et par inscription au

registre du commerce et des sociétés qui est exigée pour une raison d’opposabilité. D’autres

plaident en faveur d’une question d’appropriation du signe et pas d’opposabilité du signe aux

tiers.

c) L’étendue du choix du signe ;

Nom commercial : le signe est forcément dénominatif (ou signe verbal, donc pas de titres ni

de dessins). On peut choisir le patronyme du commerçant qui exploite le fonds, le patronymed’un tiers (mais il ne faut pas de risque de confusion avec ce tiers) ou de fantaisie.

Dénomination sociale : le signe est dénominatif. On peut choisir un patronyme (cf. nom

commercial). On peut choisir avec son accord, le patronyme d’un associé. Attention : si un

associé consent à ce que l’on choisisse son patronyme comme dénomination sociale, ce choix

est définitif, il ne peut plus revenir dessus et employer son nom pour exercer une activité dans

le même secteur économique. Sinon, se serait un acte de concurrence déloyale. La

dénomination sociale est toujours accompagnée de la forme de la société (ex. Mozas SARL).

C’est aussi le cas en matière d’assurances (ex. mutuelles du Mans Assurances).

Enseigne : grande liberté. L’enseigne peut être dénominative, figurative ou tridimensionnelle(une forme), peu importe.



La même dénomination peut être reprise à titre de nom commercial, de dénomination sociale

et d’enseigne.

Il faut aussi veiller à ce que ces signes ne soient pas contraires à l’ordre public (telle ou telle

législation qui interdisent telle ou telle nom à titre d’enseigne) ou aux bonnes mœurs.

Ces signes ne doivent pas être utilisés de manière trompeuse pour le public (ex. ne pas écrire

le terme artisan si la personne n’a pas ce titre, idem pour le titre de compagnon ou d’artisand’art).

Il faut choisir un signe qui puisse être facilement défendu. Il faut choisir un signe qui ne soit

pas usuel pour l’activité considérée (ex. crêperie : une entreprise s’appelle comme ça mais un

concurrent s’installe à côté de lui avec le même terme = c’est usuel et donc ce n’est pas fautif,

en revanche s’il y a écrit la « crêperie bretonne » = acte de concurrence déloyale). Il faut

choisir un signe qui ne soit pas trop usuel.

d) L’extinction du droit sur le signe ;

Nom commercial : le droit sur le nom commercial s’éteint dès la fin de l’exploitation du fonds

ou par l’absence d’usage du nom commercial. A partir de qu’elle durée peut-on considérer que le droit sur le signe est perdu ?

Le droit de défendre le nom commercial peut se perdre par tolérance (on s’arrange à l’amiable

avec le concurrent).

Enseigne : idem que le nom commercial, mais la jurisprudence dit que le droit sur l’enseigne

ne se perd pas par tolérance.

Dénomination sociale : ce droit ne se perd que d’une seule manière : la fin de la société.

e) La défense du signe ;

Traditionnellement le signe se défend en application des articles 1382 et 1383 du code civil.

On se fonde sur l’acte de concurrence déloyale ou parasitaire. A noter : l’acte de concurrence

déloyale peut être sanctionné par l’article L. 121-1 du code de la consommation (il prévoit

aussi des sanctions pénales). Il faut rechercher le risque de confusion dans l’esprit de la

clientèle : il faut qu’un concurrent ait choisi un signe identique et similaire. Il faut que les

deux entreprises en litige agissent dans le même secteur économique. Et pour l’enseigne et

le nom commercial, il faut qu’il se situe dans la même zone géographique. Mais les deux

enseigne aient un rayonnement qui soit le même : enseigne ayant une portée nationale ou

locale. ex. un bar des sports à Bordeaux.

Risque de confusion ? Si oui il y a faute, sinon pas faute.Concernant la concurrence parasitaire, cela consiste à profiter des investissements d’un

concurrent. C’est rare la concurrence parasitaire, l’agissement parasitaire est encore plus rare

(il faudrait deux entreprises de secteurs économiques différents et une enseigne très connue).

L. 217-1 du code de la consommation : sanctionne pénalement le fait de faire apparaître sur

un objet un autre nom que celui du fabriquant ou un autre lieu de fabrication. On peut cumuler

ce texte à une action en concurrence déloyale.

f) Le transfert de ces signes ;



Ces signes peuvent être cédés entre vifs : on peut céder un nom commercial ou une enseigne.

On peut les transmettre par succession. Le juge aux affaires familiales peut même les

attribuer lors d’un jugement de divorce (attribution judiciaire à l’un des époux).

L’enseigne fait davantage l’objet de droit d’exploitation dans les contrats de franchises. Il

peut y avoir des licences de marques, mais la plupart du temps c’est un droit d’exploitation

de l’enseigne. Plus largement droit d’exploitation d’un signe (une marque ou une enseigne).

2/ Le nom de domaine électronique ;

Définition : c’est l’identification d’un site sur un réseau électronique. ex. noms de domaines sur l’internet (ex. philippe-mozas.com), sur le minitel . C’est un signe de l’entreprise lorsqu’il

est détenu par une entreprise soit pour faire connaître son activité soit pour y exploiter tout ou

partie de son activité. Sur le site, les entreprises peuvent vendre certains de leurs produits. On

compare le nom de domaine électronique avec le nom de domaine ou avec l’enseigne. Le nom

de domaine électronique ne désigne pas forcément une entreprise mais peut identifier une

activité. Le public peut alors se repérer et trouver le site sur le réseau.

Donc c’est plus proche de l’enseigne.

Conditions de sa protection : ce nom de domaine électronique doit faire l’objet d’une

demande de protection auprès d’un organisme, un office d’enregistrement (ou un office) qui

va gérer un domaine de premier niveau. Cet organisme étant un organisme privé, parfois

semi-privé et semi-public. Il est régi par un texte qui peut avoir deux natures : soit une charte

négociée avec les pouvoirs publics : charte de l’AFNIC. L’attribution du nom de domaine doit

respecter cette charte. 2ème possibilité : un texte normatif : c’est le cas du « .eu », c’est un

règlement de domaine qui prévoit les conditions d’attribution du nom de domaine « .eu ». Le

6 février 2007, le gouvernement a publié un décret sur l’attribution des noms de domaines,

l’AFNIC applique sa charte tout en étant tenue des points du décret, c’est le décret du 6

février 2007 qui s’appliquera. La nature de la relation entre le titulaire du nom de domaine et

l’office d’enregistrement est contractuelles (charte et texte règlementaire).

Le titulaire du nom de domaine doit payer une redevance variable suivant le domaine de

niveau auquel on a à faire et l’enregistrement est valable pour une durée limitée : c’est 2 ans

en « .fr »mais ce droit est renouvelable. Le nom de domaine est dénominatif avec des

contraintes typographiques importantes (ex. on ne met pas d’espace) et avec la contrainte de

l’obligation d’inclure certains termes (« @ » et « .fr »). Il peut reprendre des termes usuels

(« pompes funèbres ») mais cela est très difficilement défendable. La tromperie à l’égard du

consommateur s’apprécie grâce au nom du domaine et au contenu du site électronique.

La conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Tel ou tel interdiction prohibe

l’utilisation de tel ou tel terme comme nom de domaine. Il est interdit d’utiliser la marqued’autrui, les emblèmes des Etats et collectivités publiques. La lecture du décret du 6 février

2007 est très enrichissante car sont interdit de nombreux noms de domaines et des noms de

personnes. Lorsqu’un nom de domaine est déposé par le déposant, il doit démontrer qu’il a sur

ce nom un droit ou un intérêt légitime. Il faut aussi exploiter le site de bonne foi.

Comment se défend le nom de domaine ?

Le nom de domaine peut se défendre contre des actes de concurrence déloyale voir

parasitaires comme s’il s’agissait d’une enseigne ou d’un nom commercial, sauf que,

contrairement à l’enseigne le nom de domaine à un rayonnement géographique national .

C’est ainsi que l’agence immobilière « de particuliers à particuliers » a attaqué une autreagence qui utilisait des termes au titre de nom commercial. Comme cela existe sur interne et





exploitant son nom patronymique. ex. marque Chantal Thomas. Elle veut ouvrir un magasin

de vêtements d’hivers à Bordeaux. Cette article lui permet d’utiliser son nom pour l’exploitation de sa marque à condition de ne pas créer de parasitisme. Mais si cela porte

atteinte à la marque son titulaire peut l’attaquer.

Une question spécifique se pose pour les dénominations sociales car on se demande si unesociété se prévalant de cet article L. 713-6 peut choisir le nom d’un associé ?

La jurisprudence a été fluctuante : elle a refusé puis accepté : il faut que l’associé ait un rôle

dirigeant au sein de la société.

Pour le nom de domaine électronique c’est assimilé à une sorte d’enseigne et de nom

commercial, donc on applique ces articles au nom de domaine électronique, donc le titulaire

d’un nom de domaine électronique antérieur à une marque peut attaquer le titulaire de la

marque sur le fondement du parasitisme économique et demander l’annulation de la marque

sur le fondement de L. 711-4.

Le titulaire d’une marque peut demander des dommages et intérêts sur le fondement de laconcurrence déloyale mais la plupart du temps c’est de la contrefaçon de marque.

Il pourra demander l’annulation du nom de domaine électronique et le transfert à son profit de

la titularité du nom de domaine électronique à l’office d’enregistrement.

Problème : le titulaire d’une marque française constate l’exploitation de sa marque est faite

par une société internet étrangère (nom de domaine qui est exactement le même). Ici il faut

attaquer et obtenir l’exéquatur du jugement à l’étranger (dans le pays où est domicile le site

internet).

L’ICAM ( Internet Corporation for Attribute and Numbers) a crée des procédures de

règlements amiables (ex. procédure UDR, etc.) des litiges en coopération avec l’OMPI. Le

titulaire d’une marque peut attraite le titulaire d’un nom de domaine électronique devant un

centre d’arbitrage qui tranchera le litige et décidera l’annulation du nom de domaine

électronique ou le transfert au bénéfice du titulaire de la marque. Ce ne sont pas des

procédures d’arbitrages.

Partie 1er : Le droit des signes distinctifs ;

Le signe distinctif est un objet sensoriel perçu par le public afin de désigner des biens ou des

services. Cette identification des biens et des services peut se faire de deux manières : soit

identification faite individuellement pour les nommer : il s’agit alors d’une marque, soitindentification des biens et des services par catégories en fonction de sa qualité, de son mode

de production, de sa provenance, il s’agit ici de signes très divers comme les labels, les

indications de provenances, ou encore les appellations d’origines, se sont des indications de

caractères.



Titre 1er : La marque ;

Elle est définie par le code de la propriété intellectuelle par l’art. L. 611-1. Selon cet article la

marque de fabrique, de commerce ou de service, est un signe susceptible de représentation

graphique servant à distinguer les produits ou les services d’une personne physique ou

morale. On remarque que le texte nous parle de différentes marques de fabrique, de commerceou de service. La marque de fabrique est apposée par le fabriquant du produit. Quant à la

marque de commerce elle est apposée par le distributeur du bien. La marque de service est

apposée par le fournisseur du service. La spécificité de la marque de service est qu’elle est

apposée sur les accessoires utilisés pour rendre le service (ex. le logo « gan » apposé sur des

accessoires servant à rendre le service). Est-ce que cette distinction a une grande importance ?

Non car quelque soit le type de marque l’appréciation des faits peut diverger.

On remarquera que ces différentes marques sont coexistés : une marque apposée par le

fabriquant et l’autre par le distributeur. Il y a aussi des distinctions pratiques : un praticien du

commerce distingue entre les marques de produits, de gammes et ombrelles. Marque de

gamme : la marque est déposée pour couvrir tous les produits d’un même genre (ex. du lait).

Et la marque ombrelle peut être déposée pour différents produits. La marque doit être protégée pour des produits et des services désignés : principe de spécialité (telle marque X est

déposée pour les yaourts et des produits laitiers. Ex. Mont-Blanc : vaut comme marque de

crème dessert et comme marque de stylos).

Le signe doit être susceptible de reproduction graphique (sur du papier suivant des normes

proposées par les pays). Le titulaire de la marque peut être une personne physique ou morale.

Les sources du droit des marques : sources internationales/européennes et nationales.

Les sources internationales sont primordiales en matière de marques de sorte que le

législateur qui signe un traité ne peut pas s’en dégager : Convention d’Union de Paris signée

en 1968 et gérée par l’OMPI. L’assimilation de l’étranger unioniste au national. L’étranger

qui a signé la CUP sera traité sur le territoire français comme un français et un français sera

traité comme un national du pays où il se rend. En France on protège pour 10 ans

renouvelable (mais pas plus). Le droit de priorité , l’étranger est couvert par la CUP qui

dépose dans son Etat de résidence une demande de protection de sa marque bénéficie d’un

droit de priorité dans tous les Etats signataires de la CUP qui dure 6 mois dans son pays de

résidence et donc a 6 mois pour les l’imposer dans les autres Etats aussi si quelqu’un dépose

la même marque dans un autre pays membre de la CUP. Les accords de Marrakech en 1994

de l’OMC, avec les APIC (annexes aux accords de l’OMC : accords sur les droits de propriété

intellectuelle liée au commerce). On droit respecter des délais, les accords réservés aux tiers,

etc.Le traité de Singapour du 27 mars 2006 : traité sur le droit des marques ratifié par la France

très récemment, le 25 mai 2009 et immédiatement en vigueur. Ce traité porte essentiellement

sur la demande de protection du signe en tant que marque et la procédure d’enregistrement de

la marque. Pour obtenir un droit sur un signe en tant que marque il faut faire une demande

dans des formes biens précises.

Ce traité de Singapour n’est pas le premier : il existait un traité de Genève en 1994. Le traité

de Singapour va remplacer le traité de Genève pour remplacer les ratifications.

Il y a également des « arrangements » (Madrid, Stockholm, etc.) qui sont des accords qui

traitent des points très précis en matière de classification des marques.

Les sources européennes : sources communautaires car il ne faut pas confondre avec lessources européennes mais extracommunautaires. Les sources européennes jouent un très



grand rôle, le droit des marques est entièrement communautarisé. Le droit européen peut

changer d’avis car la communauté a pu prendre une interprétation d’un texte européen et

d’autres organisme. ..

La cour de cassation n’a pas tranchée et a préféré renvoyer la question préjudicielle à la

CJCE.

Il y a d’abord une directive portant le numéro 2008-65. Elle date du 22 octobre 2008, et elleremplace une directive en matière de marques plus ancienne qui date de 1988.

Une directive est un texte tendant à harmoniser les différentes législations nationales en

matière de marques : sur les conditions de la protection, ses effets, etc. On rapproche les

législations des Etats membres car sinon c’est un frein à la libre circulation des marchandises.

Il y a de fortes similitudes entre les législations françaises, polonaises, etc. grâce à cette

directive. C’est une harmonisation complète.

Il y a ensuite des règlements : le règlement n° 4094 du 13 décembre 1993.

Le règlement institue une marque communautaire, c'est-à-dire une marque valable dans

l’ensemble des pays de l’UE, et qui est régie exclusivement par ce règlement. Se ne sont pas

les législations nationales qui régissent cette marque mais c’est ce règlement (le règlement

intègre les normes juridiques et a pas pour but d’harmoniser). Se sont des lois européennes.Cette marque communautaire est attribuée par un organisme européen : l’OHMI (organisation

pour l’harmonisation du marché intérieur située à Alicante).

Le règlement et la directive ne peuvent pas diverger de façon importante. On ne peut pas avoir

de législation très différente que la législation communautaire.

Les sources nationales : la source principale est sont les articles L. 711-1 à L. 716-16 du code

de la propriété intellectuelle. Ceci a été créé par une loi du 4 janvier 1991.

Il y a aussi des articles règlementaires dans le code de la propriété intellectuelle : R. 712-1 à

R-718-4 du même code.

Quelques dispositions peuvent intéresser le droit des marques dans le code de la

consommation ou dans le code rural : dispositions concernant la publicité, des marques

pharmaceutiques (dispositions marginales et très particulières).

Dans le livre VΠ, L. 713-1 à 3 concernent les marques collectives : se sont des marques qui

obéissent aux mêmes conditions de protection que toutes marques, sauf que celui qui la

dépose aussi un cahier des charges et toute personne qui respecte ce cahier des charges peut

adopter cette marque. Mis à part cette particularité les marques collectives obéissent au

régime prévu par toutes marques. C’est pourquoi cela n’a pas une grande importance.

On retrouve un schéma pour tout droit de propriété intellectuelle.

Chapitre 1er : les conditions d’obtention de la protection ;

Le signe que l’on veut protéger à titre de marque doit respecter quelques conditions de fond

qui sont essentielles. Si le signe respecte ces conditions il faut ensuite suivre une procédure.

Section 1er : Conditions de forme ;

Elles peuvent être classées de façon différente selon les auteurs : pour pouvoir être adopté à

titre de marque le signe doit avoir un caractère licite, distinctif et disponible.

# Caractère licite ;



Le CPI (code de la propriété intellectuelle) affirme ce qui est autorisé par principe, puis dit ce

qui est interdit par exception.

1/ Les signes dont le choix est autorisé ;

L. 711-1 du CPI donne une liste de signes pouvant constituer une marque. C’est ainsi que cetexte parles des signes dénominatifs, sonores et figuratifs. Ces signes peuvent se combiner :

un mot avec un dessin : signe semi-figuratif. Si c’est une combinaison de signes il s’agit de

marques complexes. La liste de 711-1 n’est pas limitative et les spécialistes des marques

(publicitaires, etc.) ont essayé d’utiliser d’autres signes à titre de marques : des signes olfactifs

et gustatifs).

a) Les signes dénominatifs ;

Dénominatifs signifie que ces signes sont constitués de lettres, de chiffres, et sont aussi bien

perceptibles par la vue que par l’ouïe. Les signes dénominatifs donnent aussi des marques

verbales qui sont de très loin les marques les plus nombreuses : environ 80 % des marques.L’étendue du choix est en principe presque infini car les termes choisis peuvent très bien être

des termes courants. En effet, le signe n’a pas à être original ni nouveau. Ne pas parler

d’originalité ou de nouveauté en matière de marque. (sinon c’est 0/20 aufgesammt

Achtung !)

Le consommateur doit juste comprendre à l’énoncé de la marque qu’il s’agit de tel produit.

Les termes peuvent être aussi composés : une phrase, une succession de substantifs (ex.

culotte, petit-bateau, etc.) on peut choisir des termes de fantaisie, des néologismes, des termes

purement inventés (termes qui ont un aspect évocateur). Les termes choisis peuvent être

français ou étrangers (marque de biscuits qui s’appelle Breakfast, Wistéa, etc.).

Rien que des chiffres peuvent constituer une marque (1664 pour la bière), à partir d’un nom

patronymique (Pierre Cardin, Chatal Goya, etc.). Le titulaire de la marque peut choisir un

pseudonyme. La marque constituée à partir d’un patronyme qui est célèbre, c’est pas possible

car le signe est célèbre. Si une personne choisit son patronyme comme marque, s’il cède son

patronyme il ne pourra pas céder celui-ci après. Les noms géographiques peuvent constituer

une marque, ex. Mont-Blanc.

Mais les marques de nom géographique peuvent poser des problèmes de disponibilité car elle

ne doit pas créer une confusion avec une appellation d’origine ou une indication de

provenance (ex. Château Mouzol peut pas s’appeler Château St-Emilion) ce qui pose

problème même si la marque indique l’appellation. L. 115-6 du code de la consommation qui

renvoie au code rural : la marque ne doit pas porter atteinte à la notoriété de ces produits. ex.avec l’appellation de la marque Champagne. Pour des parfums ou des biscuits produits en

Suisse par le village de Champagne. C’est du parasitisme.

ex. Champomy : ne porte pas atteinte à la marque Champagne.

Si on va à l’encontre de l’appellation d’origine ou de l’indication de provenance : parasitisme.

Il faut aussi veiller à ce que la marque ne soit pas trompeuse : le vrai petit bordelais : si je le

produit en Afghanistan : problème. L. 711-4-h du CPI permet à une collectivité territoriale de

défendre son nom, son image ou sa réputation contre toute marque y portant attente

(interdiction de la marque « pizza de St-Tropez »), c’est à la collectivité de prouver que cette

marque lui cause un préjudice.



b) Les signes sonores ;

Ils donnent des marques auditives, ils sont composés de phrases musicales ou de bruits diverset variés. Ils sont perceptibles par l’ouïe. On connaît les indicatifs des noms de radios ou de

télévisions, les indicatifs des opérateurs de téléphones portables (la musique du téléphone est

différente suivant l’opérateur). La marque sonore est très largement admise et n’est pas rare.

Parfois, des chansons célèbres font l’objet d’une marque sonore. Elles sont très nombreuses.

Le problème essentiel pour les marques sonores se sont leur représentation graphique. Pas de

problème s’il s’agit d’une représentation musicale. Du moment qu’on peut utiliser une portée

musicale il n’y a pas de problème. Parfois on peut utiliser des courbes de fréquence, grâce à

un appareil que l’on appelle un sonagramme, mais il faut que le son puisse être reproduit à

partir du graphique constitué par les courbes de fréquences. Ce n’est pas forcément évident.

ex. le lion qui rugit déposé par la Fox.

L’OHMI a récemment admis un rugissement (comme celui de Tarzan) qui faisait l’objetd’une courbe de fréquence, lorsqu’il, n’y avait que les courbes de fréquences. Mais a accepté

lorsqu’en plus des courbes de fréquences il y avait un fichier MP3 où était enregistré le son.

Revue propriété intellectuelle année 2008 n° 2 page 4.

c) Les signes figuratifs ;

Lorsque le signe est figuratif on parle de marque figurative ou emblématique. Ces marques

figuratives sont composées de dessins ou d’images ou sont constituées par une forme.

Les dessins et les images peuvent représenter une chose existante ou constituer une figure de

fantaisie. ex. la coquille pour Shell. Des logos, des hologrammes, des images de synthèse, le portrait d’une personne (pose le

même problème que pour l’emploi des noms patronymiques).

On peut employer le dessin ou la photo d’un monument : pas de problème si le dessin est

stylisé, mais si c’est une photo exacte cela pose problème (L. 711-4-h du CPI). On peut avoir

des combinaisons et elles sont multiples.

La couleur joue un rôle dans la distinctivité de cette marque lorsqu’elle est disposée selon des

normes et un emplacement bien précis. ex. la marque cordon rouge.

Mais peut-on déposer une couleur absolument déterminée (« le Rouge » pour des stylos). La

CJCE a admis l’admission d’une couleur par elle-même mais a soulevé un problème de

représentation graphique. Mais la couleur doit être inaltérable si on la dépose sur un produit.On dépose la couleur par elle-même et on utilise un code de couleur. ex. couleur 122 qui

correspond à tel type de rouge. Mais il y aussi un problème plus épineux qui est un risque de

blocage pour la concurrence.

Donc il y a un nombre de couleurs assez réduit. C’est donc une condition posée par la CJCE,

c’est un dépôt qui ne dit pas être fait dans le but de bloquer la concurrence : arrêt de la CJCE

6 mai 2003. Recueil Dalloz partie cahier de droit des affaires année 2003 page 1501. Avec la

note de Mme Jeanne Dalot.

On peut donc adopter une forme à titre de marque : signe tridimensionnel. Il n’y aura aucun

problème si la forme est extérieure à l’objet marqué. ex. vivendom.Mais parfois cette marque tridimensionnelle peut aussi constituer une copie du produit

marqué. L. 711-2 du CPI dispose que le signe ne pourra pas être protégé à titre de marque si ilest constitué par une forme utilitaire du produit marqué ou si la forme constitue la valeur



substantielle du produit. Sont interdites les formes fonctionnelles et celles constituant la

valeur substantielle du produit. ex. la forme d’une robe ne peut pas constituer sa marque car la valeur substantielle d’une robe est dans sa forme. Mais la bouteille de Perrier constitue

une forme car la valeur substantielle est à l’intérieur .

ex. la forme typique du chocolat Tobleronne ne peut pas constituer une marque, c’est une

forme fonctionnelle qui vise à casser le chocolat pour le manger en petits morceaux.ex. le médicament Exomil : il y a des petites entailles qui permettent de le sectionner et

d’obtenir 3 morceaux. La cour d’appel de Paris a accepté la forme de ce bâtonnet de l’Exomil

comme marque au prétexte qu’il était possible pour les concurrents d’adopter d’autres formes,

c’est le principe de la multiplicité des formes. Peu importe que les concurrent puissent adopter

d’autres formes pour rendre leur médicament puisse être protégé. On veut éviter une fraude à

la protection. Le droit sur le marque peut être renouvelée mais le droit sur les dessins et

modèles ne dure que 25 ans maximum. Plutôt que de protéger ces formes par le droit des

dessins et modèles on choisira de protéger ses formes face aux marques.

ex. La CJCE a été très ferme en 2002 : elle a refusé que Phillips adopte comme marque les

trois têtes de ses rasoirs électriques. Elle refuse de protéger car elle est fonctionnelle pour

permettre un meilleur rasage.

d) Les marques olfactives ;

Elles sont constituées à partir d’odeurs. En effet, comme L. 711-1 n’est pas limitatif pourquoi

ne pas déposer ce type de marques. Donc si on accepte leur protection on peut aboutir à un

blocage de la concurrence. Autre problème : la marque olfactive ne doit pas emprunter au

produit son odeur naturelle, car elle ne serait pas distinctive (les boulangeries qui veulent

protéger l’odeur du pain dans leur boulangeries). L’odeur pose aussi un problème de

reproduction graphique : on a tout de même la chromatographie en phase gazeuse. La

difficulté c’est d’aller en sens inverse (à partir de couleurs reproduire l’odeur). L’OHMI a

accepté de protéger l’odeur d’herbe fraichement coupée pour des balles de tennis. Elle a

accepté une odeur de framboise pour du gazole : erreur de droit car le signe est fonctionnel car

cette odeur vise à masquer l’odeur du gazole. Elle a aussi refusé de protéger l’odeur et le goût

de framboise pour du sirop contre la toux. Mais il y a des tentatives pour les entreprises pour

l’odeur de fraises mures.

2/ Les signes dont le choix est interdit ;

Le code de la propriété intellectuelle dit aussi que certains signes sont interdits. Parmi ces

signes évoqués par le code de la propriété intellectuelle, on a deux sortes d’interdictions : le

texte vise une catégorie de signe : des interdictions formulées de manière générale et desinterdictions spéciales où l’on dit que tel ou tel signe ne peut pas être choisi.

a) Interdictions générale ;

Elles sont citées par l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle et plus

particulièrement les b) et c).

A la lecture de cet article, sont interdits les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes

mœurs. Sont aussi interdits les signes comportant des indications de nature à tromper le

public. Lorsqu’il y a une demande d’enregistrement de tel signe, l’INPI doit refuser leur

enregistrement. Cependant, il se peut que malgré les diligences de l’INPI certains signes

soient identifiés comme marque mais tout intéressé peut demander l’annulation de cetenregistrement.



- les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;

Les bonnes mœurs : cette notion est variable suivant les époques. Peu d’affaires concernent

des marques purement françaises mais plus d’affaires pour l’OHMI. Les indications de

l’OHMI sont intéressantes car posent les conditions de fonds d’enregistrement pour une

marque française. L’OHMI dit que l’examinateur doit se situer entre le puritain et la personneque rien ne choque, notion de bonnes mœurs moyennes.

L’ordre public : en matière de marques l’ordre public comprend toutes les prohibitions

légales : interdiction de la promotion de la drogue, etc.

Pour une marque étrangère qui peut être enregistrée en France sans enregistrement si elle est

notoire, les notions d’ordre public et de bonnes mœurs sont les mêmes que pour les marques

françaises. C’est la marque elle-même qui doit être contraire à l’ordre public ou aux bonnes

mœurs. Si c’est seulement l’objet marqué qui est contraire à l’ordre public et aux bonnes

mœurs, la marque ne sera pas annulée. Le produit désigné par la marque peut influencer son

caractère contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs de la marque. ex. A été vendu le

parfum « opium », cette marque n’a pas été considérée comme étant contraire à l’ordre public

car certes elle reprend le nom d’une drogue mais est appliquée à un produit inoffensif mais ily a une corrélation entre l’aspect capiteux de la marque et l’opium. ex. Canadia, fait référence

au canabis ? il y avait aussi les feuilles de canabis faisait penser que cette bière était au moins

en partie composée avec du canabis. La marque faisait penser à la consommation de canabis.

Le lieu de vente du produit peut aussi influence sur le caractère contraire à l’ordre public et

aux bonnes mœurs de la marque. Il y a eu l’exemple récemment, une décision d’une chambre

de recours de l’OHMI, la marque communautaire « Screw You », j’te nique. Elle visait

différents produits, des produits vendus dans des magasins pornos et dans ce contexte cette

marque n’a pas été considérée comme contraire aux bonnes mœurs. Mais cela devait viser des

produits d’une consommation plus courante. La marque a été vendue dans un circuit courant

et la marque fut considérée comme contraire aux bonnes mœurs. Une marque peut être

contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs et ne pas tomber sous le joug d’une

interdiction. C’est une caractéristique de la marque.

- les signes trompeurs (ou signes déceptifs) ;

C’est lorsque la marque porte des indications propres à tromper le public sur la nature du

produit, sur les qualités du produit, ou sur son origine. On entend produits et services.

Ce caractère déceptif, trompeur ne peut d’ailleurs concerner que quelques produits ou services

visés par la marque. Il s’agit d’une appréciation de fait et les juges du fond sont souverains

pour apprécier le caractère trompeur ou non d’une marque mais la cours de cassation veille au

principe d’appréciation du caractère trompeur. Il suffit d’un risque de tromperie. Pas besoinde démontrer que le consommateur moyen se trompe, il suffit qu’il existe un simple risque.

C’est ce qui peut arriver aux marques qui reprennent une indication géographique, le public

peut croire que le produit est fabriqué dans cette région. C’est le cas par exemple des marques

géographiques dans la consommation car le public peut se méprendre et penser qu’il s’agit du

lieu de production. On doit apprécier ce risque de tromperie par rapport au consommateur visé

par ce produit ou service. Normalement le risque de tromperie s’apprécie au jour

d’enregistrement de la marque qu’on apprécie le risque de tromperie mais L. 714-6 du code

de la propriété intellectuelle b) prévoit une déchéance du droit sur la marque si elle est

devenue trompeuse par la faute de son titulaire. Tout dépend de l’action qui est exercée. S’il y

a une action en annulation de la marque, le caractère trompeur de la marque s’apprécie au jour

de son enregistrement, sinon c’est au jour de la demande d’échéance. Il se peut qu’une personne intente une demande en annulation de la marque et que cette demande en annulation



soit rejetée car la marque est devenue trompeuse par la faute du titulaire de la marque par la

suite. Lorsqu’il est demandée la déchéance de la marque, il faut qu’elle soit devenue

trompeuse par la faute du titulaire de la marque. ex. affaire Supermint pour des bombons qui

ne contenaient pas de menthe.

Il y a tromperie car le terme Mint est spontanément compris par les français que le terme

étranger fait référence à la menthe. Soit qu’il est employé par des francophones de sorte qu’ilest compris. ex. les confitures comme à la maison pour des confitures industrielles. ex. l’école

de conduite française pouvait faire penser que cette école était officielle, publique alors qu’il

s’agissait d’une école de conduite comme une autre. ex. la marque « premier sur le matin » :

marque qui appartenait à la radio énergie mais trompeuse car pouvait faire penser qu’elle

avait la meilleure audience sur les tranches horaires matinales et c’était faux donc Fun Radio a

fait annuler cette marque. Fun Radio a repris le terme, mais s’est vue attaquée par RTL pour

concurrence déloyale ! ! ! Lorsqu’une marque est trompeuse il est possible d’appliquer le

nouvel article L. 121-1 du code de la consommation 2° b) parce qu’il vise les tromperies sur

les caractéristiques essentielles du bien ou du service fournis. Donc une marque trompeuse

peut être annulée ou frappée de déchéance et en plus une peine de prison de 2 ans et 37 500

euros d’amendes peuvent être prononcés.

b) Interdictions spéciales ;

Divers textes prohibent l’emploi de tel ou tel signe désigné. Sont interdits : à titre de marque,

les emblèmes des Etats membres de la Convention d’Union de Paris avec une jurisprudence

curieuse du tribunal de première instance des communautés européennes, une décision du 28

février 2008. D’après ce tribunal cette interdiction ne concernerait que les marques de

fabrique et de commerce mais pas les marques de services. Sont interdits sauf accord

particulier les noms géographiques des vins et des spiritueux. Il s’agit des accords ADPIC qui

interdisent cet emploi. Sont aussi interdit l’emploi des emblèmes comme l’emploi de la croix

rouge, du croissant rouge et du diamant rouge (qui est un terme neutre qui permet d’échapper

à la prohibition). L’emploi des emblèmes et de la devise olympique (les fameux 5 anneaux).

Sont interdits aussi à titre de marque les dénominations d’une variété d’une obtention végétale

= les noms qu’on donne aux plantes qui constituent un certificat d’obtention végétale. Les

signes désignant un produit ou une production du tabac.

# Caractère distinctif du signe ;

Ce caractère distinctif est rédigé dans l’art. L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle mais

c’est L. 711-2 qui précise la signification de ce caractère distinctif. La marque est distinctive

lorsqu’il n’y a pas de lien de nécessité entre elle et le produit qu’elle désigne. S’il n’y a pas untel lien de nécessité on considère que la marque est apte à distinguer les produits et les

services aux yeux du consommateur. Deux cas où la marque n’est pas distinctive : si elle

constitue la désignation ordinaire de l’objet , si elle désigne les qualités essentielles du

produit ou du service. ex. au lait cru pour un camembert n’est pas distinctif. La distinctivité

de la marque s’apprécie aux produits et services qu’elle désigne. ex. le Chat pour une marque

de lessive est distinctif. Mais on doit bannir liberté et originalité en matière de droit des

marques. Un signe peut être distinctif sans être nouveau ni original . La distinctivité signifie

que le signe est arbitraire par rapport au produit ou service désigné et que le public arrive à le

distinguer grâce à cette marque. Cette approche est insuffisante si on entre dans les détails.

La date d’appréciation de ce caractère distinctif.

1/ Les signes non distinctifs ;



Il y a des signes qui ne sont pas distinctifs car ils constituent la désignation ordinaire du

produit ou du service, et d’autres qui sont descriptifs.

a) Les signes constituant la désignation ordinaire du produit ou du service ;

- Les signes dénominatifs : il ne sera pas distinctif parce qu’il sera nécessaire, ex.voiture pour une automobile, générique ou usuel, ex. bagnole. Il arrive toutefois qu’on

voit des termes génériques usuels ou nécessaires devenir distinctifs parce qu’ils sont

associés avec un autre terme. La marque Mielépil pour un produit épilatoire est

distinctif car il comporte le terme miel. S’il s’appelait simplement épil il n’aurait pas

été distinctif mais Mielépil il devient distinctif. Les néologismes sont valables s’ils se

distinguent suffisamment du terme usuel, générique ou nécessaire. ex. la marqueTriscuit se distinguait suffisamment du terme biscuit . Un terme étranger qui n’est pas

distinctif dans sa langue le sera en tant que marque française s’il n’est pas

spontanément compris par le public s’il n’est pas suffisamment proche du terme

français ou pas entré dans l’usage des francophones. ex. la marque Ice Tea.

Evidemment il faut se demander si le consommateur moyen comprend de suite quec’est distinctif.

- Les signes figuratifs : ils peuvent aussi être nécessaires, usuels ou génériques, peu être

est-ce plus rare mais cela peut se produire. ex. le rose fuchsia pour des produits

laitiers. Il n’est pas distinctifs car usuel pour ce type de produit. Le signe ne doit pas

être exclusivement constitué par la forme imposée, par la nature ou la fonction du

produit ou du service. le signe ne doit pas être composé par la nature du produit ou du

service. Le signe ne doit pas être aussi composé par une forme qui confère au produit

sa valeur substantielle. La forme d’une robe ne peut pas être choisie comme marque de

celle-ci, car la valeur d’une robe c’est sa forme. ex. la forme de la tablette Toblerone

est fonctionnelle et ne peut pas constituer une marque. ex. la forme des bouteilles

rondes de Perrier, ce qui confère la valeur substantielle à la bouteille c’est le liquide.

Ce n’est pas une forme qui est fonctionnelle ni naturelle et ne correspond pas à la

valeur essentielle du produit. L’EXOMIL est destiné à scinder le cachet. Cette forme

de l’EXOMIL ne peut pas être adoptée à titre de marque même si d’autres formes de

l’EXOMIL peuvent être recherchées. La cour de Versailles se prévaut de la

multiplicité des formes : la forme a un caractère fonctionnel et on peut l’utiliser si

d’autres formes sont possibles. Ces signes distinctifs sont destinés à faire protéger la

forme par le droit des marques qui a une durée beaucoup plus longue. Par ailleurs, la

CJCE est assez ferme sur ce point et a refusé la protection de la forme de la tête des

rasoirs Phillips. Les rasoirs Phillips sont de forme triangulaire avec trois têtes

disposées dans les trois angles du triangle. C’est ce dessin que les rasoirs Phillipsvoulaient protéger. Ce signe est fonctionnel car permet un meilleur rasage et donc ne

peut pas être employé comme marque, il n’est pas distinctif.

b) Les signes distinctifs ;

Il est distinctif lorsqu’il désigne une qualité essentielle du produit ou du service. Parmi elles

on trouve, par exemple, l’espèce, la destination, la valeur, la provenance géographique ou la

constitution du produit.

Il faut faire attention ici car la marque a une fonction de promotion, publicitaire. Elle doit

pouvoir être évocatrice, subjective, sans être descriptive ! ! !

On considère que la marque sera descriptive que si trois critères sont remplis.



Si elle est directement descriptive. ex. le terme clic clac peut désigner des banquettes lit . C’est

une suggestion et pas une description. Elle ne doit pas être exclusivement descriptive. ex.

est exclusivement descriptive la marque « doublement » pour des bombons concernant deux

sortes de menthes. Elle ne doit pas être essentiellement descriptive, c’est à dire distinguer

une qualité première du produit ou du service qui lui confère sa valeur. Elle peut désigner des

qualités secondaires. La marque Bambou est essentiellement descriptive. Si on prend espace pour une automobile cela ne désigne pas une qualité essentielle de l’automobile.

On déduit de ça qu’il existe dans le monde des marques des marques fortes et des marques

faibles. Si une marque est très fortement suggestive tout en étant distinctive. Cour d’appel de

Paris, 31 octobre 2008, direct sécu et direct santé. Direct santé voulait faire annuler direct

sécu. Le terme direct en lui-même n’est pas distinctif car il s’agissait de complémentaire santé

qui rechercher la clientèle via le net. Mais c’est un emploi courant donc rejet de la demande

d’interdiction de la marque. Attention à verrouiller le périmètre pour ne pas tomber dans la

prohibition : sinon on est condamné !

2/ La date d’appréciation du caractère distinctif ;

Normalement le caractère distinctif du signe s’apprécie lors de la demande d’enregistrement.

Pour être réservé en tant que marque, le signe doit être déposé à l’INPI en tant que marque.

C’est lors de ce dépôt qu’on apprécie le caractère distinctif du signe. Si l’INPI s’aperçoit que

le signe n’est pas distinctif, l’administrateur de l’INPI ne doit pas l’enregistrer. Si le signe est

quand même enregistré malgré son absence de distinctivité tout intéressé peut demander son

annulation au tribunal. Exceptions : un signe non distinctif à l’origine peut le devenir par

l’usage. Le signe a été déposé auprès de l’ONPI qui ne s’est pas aperçu de l’absence de

distinctivité, il a été enregistré en tant que marque, a vécu sa vie dans le commerce, et grâce à

son utilisation dans le commerce, il est devenu distinctif par le public qui ne s’est plus aperçu

qu’il s’agissait d’un signe distinctif et a fini par identifier ce produit avec cette marque. ex. le

chèque déjeuner = permet de payer des chèques repas = signe distinctif enregistré par l’INPI

et qui a fini par l’usage par acquérir ce signe distinctif. Tout signe non distinctif ne peut pas

acquérir la distinctivité, ce n’est pas possible pour un signe illicite. Un signe qui serait interdit

par un texte comme l’emblème d’un Etat de la CUP ne peut pas acquérir la distinctivité. Ce

n’est pas possible pour un signe entièrement nécessaire. ex. la marque sans caféine qui est

appliquée à des cafés décaféinés. Ce signe est nécessaire pour ces produits, et donc ce signe

ne pourra jamais acquérir la distinctivité. L’acquisition de la distinctivité n’est pas possible

pour des signes exclusivement constitués par la forme nécessaire du produit. Comment

apprécier l’acquisition de cette distinctivité ?

Il n’y a pas de délai imposé par les textes : c’est le juge saisi de l’affaire qui acquerra le délai

nécessaire pour l’acquisition de la distinctivité . Et cela dépendra de l’intensité de l’usagecommercial de la marque.

Plus l’usage de la marque sera intensif plus le délai pour apprécier la distinctivité sera court.

Une autre exception : L. 714-6 a) du CPI. Ici l’hypothèse est inverse, la marque initialement

distinctive va perdre sa distinctivité. La marque va devenir l’appellation usuelle du produit.

Y a-t-il déchéance du droit sur la marque dès la perte de la distinctivité (dès que ça devient

usuel, donc banal) ? NON il faut que cette perte de distinctivité soit due au fait du titulaire de

la marque : des faits positifs et négatifs. Faits positifs : le titulaire de la marque a encouragé le

public à utiliser le public à utiliser cette marque = ne jamais faire ça : c’est très dangereux =

levée de bouclier ! ! ! Faits négatifs : absence de défense de la marque contre des utilisations

par des tiers de l’effet usuel du produit de la marque. ex. le rose fuchsia = il a fait un usage

qui a contribué à banaliser la marque.



ex. la société Cadi : elle a exigé qu’à la fin de la publicité : attention Cadi est une marque

déposée. ACHTUNG : Le titulaire de la marque doit absolument répéter son droit sur la

marque pour éviter sa banalisation !

# Caractère disponible ;

Il est précisé dans l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle. Le signe ne doit pas

avoir été antérieurement approprié (attribué) par autrui : Quelqu’un d’autre avant le dépôt

d’un signe avait déjà un droit sur ce signe. Mais quel droit ? Il y a plusieurs types de droits

sur un signe qui peuvent le rendre indisponible : tous les droits de propriété intellectuelle

antérieurs sur un signe le rendent indisponible. Autre droit : les droits sur des signes de

l’entreprise : les droits de la personnalité peuvent rendre un signe indisponible ainsi que les

dénominations des collectivités territoriales. La disponibilité du signe n’est pas vérifiée par

l’INPI mais c’est au déposant de vérifier que le signe est disponible.

Il va falloir étudier ces signes : regroupés en 5 catégories.

1/ Les signes rendus indisponibles par des droits de propriété industrielle ;

Ils doivent constituer un signe pour être indisponible : les marques, les appellations d’origine,

les dessins et modèles.

a) L’appropriation antérieure en tant que marque ;

Lorsqu’une marque a été antérieurement enregistrée, elle empêche l’adoption d’un signe

identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires sur le territoire de

protection de la marque.

Similaires : le signe postérieur constitue une sorte d’imitation de la marque précédemment

déposée. Il faut ensuite que les produits désignés par ces signes soient aussi identiques ou

similaires car une marque n’est protégée que pour les produits ou services qu’elle vise à

l’enregistrement : principe de spécialité . Lorsque les signes sont identiques et les produits et

services le sont aussi, la marque antérieure n’est pas disponible. Si les signes sont simplement

similaires et les produits et services sont simplement similaires il faudra effectuer une

appréciation et se demander s’il y a un risque de confusion dans l’esprit du public. S’il y a un

risque de confusion dans l’esprit du public la marque antérieure peut être annulée.

En revanche il y a des marques identiques qui coexistent parfaitement. No soucy !

La marque est protégée pour un territoire considéré : la marque française est déposée sur le

territoire français. On peut protéger une marque sur chaque territoire (ex. on dépose à l’office

Suisse, sera protégé en Suisse). Mais ce principe de territorialité des marques est venu perturber la protection mondiale des marques. La marque « bidule » est déposée sur internet.

Ces principes souffrent d’une petit et exception : pour qu’il y ait indisponibilité du signe le

signe doit avoir antérieurement enregistré en tant que marque ! L’exception concerne les

marques notoires : L. 224-a) l’existence d’une marque notoire antérieure peut rendre

indisponible la marque sur le territoire français. Une marque notoire, art. 6 bis de la CUP :

c’est une marque largement connue du grand public sur tout le territoire national (en France

ici). ex. coca cola. On désigne ces marques par le terme « marques internationales », ou

marques de haute renommée. Mais le vrai terme c’est MARQUES NOTOIRES. Pour être

protégées sur le territoire français elles n’ont pas besoin d’être enregistrées. Ces marques

notoire pourtant pas enregistrées peuvent rendre indisponible le signe correspondant à cette

marque. L’action en nullité de la marque postérieure se prescrit par 5 ans à compter del’enregistrement de celle-ci. Après on ne peut plus enregistrer la nullité, sauf mauvaise foi du



déposant. ex. en inventant une boisson gazeuse et en l’appelant coca cola , je suis de mauvaise

foi. ex. Waterman qui désignait des stylos et puis quelqu’un a déposé la marque Waterman pour des rasoirs. Il y a eu annulation de la marque Waterman pour des rasoirs. Plus la marque

est notoire, plus elle est réputée, moins le principe de spécialité va s’appliquer. ex. si je

dépose coca cola pour des réveils : annulé car c’est trop notoire. Donc c’est la notoriété de la

marque qui compte. ex. Mazda pour des pilles puis pour des automobiles. Désormais ce quiest marqué c’est Mazda automobile.

b) L’indisponibilité en raison de l’existence d’une marque d’origine antérieure ;

En vertu de l’article L. 643-1 du code rural est sanctionné tout choix d’une marque qui peut

affaiblir la réputation d’une appellation d’origine. C’est ainsi qu’a été sanctionnée la marque

« toutouchamp » pour une boisson gazeuse pour les chiens.

c) Indisponibilité en raison de l’existence d’un dessin ou modèle antérieur ;

Le dépôt antérieur d’un dessin ou d’un modèle industriel interdit le dépôt du même dessin ou

modèle en tant que marque, sauf autorisation du titulaire du dessin ou du modèle.

Cela rend indisponible ce dessin ou modèle à titre de marque : mais cela ouvre le droit de

déposer ce dessin ou modèle en tant que marque, ce qui est possible à condition que ce dessin

ou ce modèle ne constitue pas la valeur substantielle de la marque ou du produit. Puis on peut

céder le droit d’utiliser cette forme en tant que marque.

Mais cela est différent pour une robe car cela constitue la valeur substantielle de la robe.

2/ Les signes rendus indisponibles par des droits d’auteur ;

Lorsqu’un signe est protégé par un droit d’auteur : ce qui suppose que cela soit une création

originale : il est indisponible à titre de marque pour tous les produits ou services.

Peuvent être protégés les droits d’auteurs, etc. Il y avait un personnage connu Chérie Bibi, un

signe protégé par un droit d’auteur. Un industriel a déposé la marque pour du pain d’épice. La

marque fut annuler car la marque était indisponible. Il est possible de céder contractuellement

le droit de déposer le signe en tant que marque.

Le contrat doit respecter les droits d’auteur posés par la propriété littéraire et artistique.

3/ Les signes rendus indisponibles parce qu’ils constituent un signe d’entreprise ;

Droits de propriété industrielle imparfaits.Mais le choix d’un tel signe peut le rendre indisponible en tant que marque : nom commercial,

enseigne, etc. La liste n’est pas limitative. Il faut y inclure le nom de domaine électronique.

On met à part la dénomination sociale, puis le nom commercial et l’enseigne.

Pour ce qui est de la dénomination sociale, une marque ne doit pas être identique ou similaire

à une dénomination sociale antérieure s’il y a un risque de confusion dans l’esprit du public.

Ce qui implique que les produits ou services visés par la marque extérieure se situent dans le

même domaine économique que l’activité de la société dont le nom est antérieur.

Si je veux déposer la marque « bidule » pour des stylos mais que c’est déjà le signe d’une

entreprise = confusion.

Pour ce qui est du nom commercial et l’enseigne : le raisonnement est identique mais en plusle nom commercial et l’enseigne doivent être connus sur l’ensemble du territoire national.



Pour ce qui est du nom de domaine : il peut parfaitement rendre indisponible le signe en tant

que marque. On a vu de nombreuses fois les titulaires de noms de domaines antérieurs obtenir

annulation pour des noms de domaines postérieurs. ex. azurimmo.com = annulation pour ça.

Le signe internet est diffusée sur internet, on recherche le risque de confusion dans l’esprit du

public entre le nom de domaine et la marque postérieure mais y a pas de conditions de

disponibilité.

4/ Les signes rendus indisponibles en raison de l’existence d’un droit de la personnalité ;

Cela comprend le nom patronymique, le pseudonyme, les armoiries et l’image de la personne.

Le prénom n’est pas un droit de la personnalité, il n’interdira le choix en tant que marque que

si le prénom est devenu un pseudonyme pour interdire son choix en tant que marque. L. 711-4

g) prévoit que leur choix à titre de marque est interdit si ce choix porte atteinte aux personnes

qui en sont titulaires. Cela suppose que la personne soit visée par la marque, ou qu’il existe un

risque de confusion dans l’esprit du public, il faut que le titulaire du droit à la personnalité en

éprouve un dommage. ex. la lessive Ala. M. Ala a demandé l’annulation de la marque car il

faisait l’objet de moqueries.

5/ Les signes rendus indisponibles par les droits des collectivités territoriales ;

Indisponibilité en raison de l’atteinte à une collectivité territoriale, L. 711-4 h) = la marque ne

peut pas porter atteinte au nom, à l’image ou à la réputation d’une collectivité territoriale.

Cela suppose que la collectivité territoriale doit demander l’existence d’un dommage. ex.

affaire Paris sans fil = nom de domaine, marque. La Ville de Paris se plaignait qu’elle

développait des actions très volontaires pour développer les connections sans fils (le wifi)

mais cela portait atteinte à la Ville de Paris car cela portait atteinte à l’action menée par la

Ville de Paris (même action).

Section 2ème/ Les conditions de forme ;

Elles sont régies par les articles L. 712-1 et suiv. du CPI.

L. 712-1 du CPI prévoit que le signe pour devenir une marque doit être déposé ce qui

correspond à une demande, que cette demande sera instruite par l’INPI et si l’INPI que ce

signe est conforme à la loi, le droit sur la marque sera accordé. Le dépôt de la demande de

protection est très important parce que s’il est régulier ce dépôt sera daté et le droit sur la

marque partira de cette date de dépôt.

Le dépôt de la demande de marque peut être défini de la manière suivante : acte par lequel

une personne déclare être en possession d’un signe distinctif dont elle réclame l’appropriationà titre de marque. Le dépôt doit aboutir après une procédure à l’enregistrement du signe

comme marque. Toutefois la nécessité du dépôt et de l’enregistrement du signe souffre de

deux exceptions : il y a le droit sur les marques acquis sous l’empire de la loi de 1858 : loi en

vigueur jusqu’en 1964 prévoyait que le droit sur une marque s’acquérait par l’usage.

L’autre exception : les marques notoires.

# Le dépôt de la demande d’enregistrement du signe ;

Il faut déposer une demande d’enregistrement et le signe lui-même. Il faut se poser des

questions concernant l’auteur de la demande et le lieu du dépôt de la demande et les modalités

de cette demande. Comment existe-t-elle matériellement ?



1/ L’auteur de la demande ;

Une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque peut être formée par toute

personne aussi bien physique que moral. Peu importe que cette personne ait ou non exploitée

le signe auparavant. Peu importe qu’elle soit apte à l’exploiter, elle peut tout de même le

déposer même si elle est incapable. Cette personne peut être unique ou il peut aussi y avoir une pluralité de personnes qui déposent un même signe de concert. Dans cette hypothèse l’une

d’entre elles doit être désignée comme mandataire des autres. Dans cette hypothèse de

pluralité de demandeurs, si la demande prospère jusqu’au bout : enregistrement du signe en

tant que marque, ces personnes seront copropriétaires de la marque : ces personnes seront en

indivision. Le cas particulier des étrangers. Sauf convention internationale contraire :

convention de Paris et annexe de Paris, les étrangers doivent démontrer qu’ils ont déjà

déposés une demande de protection du signe dans leur pays, et démontrer que ce pays accorde

les mêmes droits aux français. R 712-3 du c. propriété intellectuelle. Les étrangers qui n’ont

ni domicile ni établissement dans un pays de l’UE ou de l’espace économique européen

(EEE) doivent faire leur dépôt par l’intermédiaire d’un mandataire qui doit avoir son siège

dans l’UE ou dans l’EEE et avoir la qualité de conseiller en propriété industrielle (exceptions pour les avocats qui peuvent assumer ce rôle).

L. 422-4 alinéa 2 du c. propr. intellect. : Règles concernant les personnes.

Il se peut que la personne qui effectue le dépôt ne soit pas le titulaire légitime du signe : elle

peut se l’être procuré en le volant. Il peut y avoir violation de la confidentialité. Il existe alors

un droit de revendication pour la personne qui se prétend propriétaire légitime du signe. Ce

droit de revendication est prévu par. L. 712-6 du c. propr. intellect. Il est possible d’effectuer

une action en revendication si le dépôt du signe a été effectué en fraude des droits d’un

tiers ou en violation d’une obligation légale ou contractuelle (en pratique une obligation de

confidentialité). Il y a fraude aux droits d’un tiers : Cass. com., 25 avril 2006 ;Selon la cour de cassation le dépôt est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention

de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité. ex. Emma Chapelain voulait déposer son

nom en tant que marque, aidée par son imprésario pour cela, elle est venu le déposer à l’INPI.

L’imprésario l’a trompé et a marqué son nom à la place de celui d’Emma. Elle s’est aperçu

que la marque Emma Chapelain ne lui appartenait pas. Le visa fut annuler en raison de

l’adage « fraus omnia corrumpit », en de l’art. 712-6 du c. propr. Intellect.

ex. Cour d’appel de Limoges, 15 février 2006 : dépôt de la marque Millénium dans toutes les

classes de produits et services. C’était fait pour bloquer l’utilisation de ce signe et que des

entreprises soient obligées de lui demander de céder cette marque pour qu’elle puisse être

employée. Cette action en revendication est soumise à une prescription de 3 ans à compter de

la publication de la demande d’enregistrement. Toutefois, il n’y a pas de prescription si le

déposant était de mauvaise fois.

2/ Le lieu du dépôt ;

R-712-1 du c.propr.intellect. La demande de protection du signe en tant que marque peut être

déposée auprès de l’INPI, dont le siège est à Paris. Mais elle a aussi des établissements par

régions (dont un à Bordeaux, place de la Bourse).

La demande peut aussi résulter de l’envoie d’un pli recommandé avec avis de réception.

Il est aussi possible d’effectuer des dépôts par message électronique.

3/ Les modalités de la demande ;

R-712-3 à 7 du c. propr.intellect. R-712-7 modifié en octobre 2009.



Que doit contenir le dépôt ? Il est constitué par un dossier qui doit contenir des documents

obligatoires et des documents éventuels.

a) Les documents obligatoires ;

Demande formalisée dans laquelle est identifié le demandeur (nom/prénom/âge/adresse),l’énumération des produits ou des services désignés par la marque, la désignation des classes

correspondant à ces produits ou services (45 classes de produits et services = 34 de produits et

11 de services), la justification du paiement de la redevance de dépôt et enfin il faut déposer

un modèle de la marque, c’est la fameuse représentation graphique. Ce modèle de la marque

peut être accompagné d’une brève description.

Parfois cela pose problème lorsqu’on veut protéger une couleur, des signes sonores difficiles à

reproduire, des signes olfactifs … La cour européenne a posé des règles en matière de

représentation graphique. CJCE : la représentation graphique doit être claire, précise,

complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. La CJCE

voulait créer un cadre pour l’acceptation de la représentation graphique pour mettre fin aux

dérives. Un même dépôt ne peut concerner qu’une marque : interdit d’effectuer un dépôt de plusieurs marques. Il faut constituer un dossier pour chaque signe que l’on veut voir adopter à

titre de marque. Ces modalités de dépôt sont sanctionnées si le dossier est complet un PV de

dépôt est dressé indiquant la date et l’heure du dépôt et lui conférer un numéro. Le déposant

recevra un récépissé. C’est très important car c’est à partir de cette date de dépôt que

commence la protection du titre en tant que marque. Si la marque est enregistrée la protection

partira de cette date de dépôt. Si le dépôt ne comprend pas ces documents, l’INPI ne peut pas

l’accepter : il sera refusé mais le déposant sera invité à régulariser le dépôt dans un délai que

l’institut déterminera. Le déposant est invité à régulariser. Si le déposant régularise, la date de

dépôt sera la date de régularisation.

b) Les documents éventuels ;

- la justification du droit de priorité : le demandeur se prévaut d’un droit de priorité

mais ne fournit pas cette justification. Si le justificatif est fourni il y aura dépôt et

enregistrement à la date du dépôt. Si ce n’est pas le cas la justification sera prise en

compte mais il n’y aura pas de droit de priorité ;

- le mandat donné à un conseillé en propriété intellectuelle ou un avocat dans les

cas où cela est demandé : si ce mandat manque la demande sera enregistrée puis

l’INPI demandera ce mandat dans un certain délai. Si le mandat n’est pas fourni dans

ce délai, la demande d’enregistrement sera rejetée ;

# Le déroulement de la procédure d’enregistrement ;

L’INPI va procéder à deux examens : un examen de forme et un examen au fond : les

conditions de fond de validité de la marque. Depuis une loi de 1991, il y a aussi une autre

phase : d’observation et d’opposition des tiers à l’enregistrement.

1/ Examen de la forme de la demande ;

L’INPI examine la régularité matérielle du dépôt. Et notamment, l’INPI examine la

présentation de ce dépôt puisqu’il doit respecter des formes précisées par les règlements de

l’INPI. C’est notamment le cas pour la représentation graphique qui doit respecter certainesnormes graphiques de marges, de grandeurs, etc.



Elle va faire l’objet d’une publicité dans une base de données. Tout doit être au même format.

Cet examen formel est bien sûr sanctionné : si une formalité n’est pas respectée par le dépôt,

il y aura notification du rejet de la demande au déposant mais le déposant disposera d’un délai

pour régulariser son dépôt (ex. vous avez 2 mois pour régulariser cela).

Si la régularisation est opérée dans les délais la procédure suivra son cours, si ce n’est pas le

cas, la demande sera rejetée, sauf si le demandeur arrive à se prévaloir des recours ouvertssuite au rejet de la demande. Si la marque est enregistrée alors que la demande n’est pas

formellement correcte, cet enregistrement ne pourra pas être annulé postérieurement par

décision judiciaire pour cette raison. L’enregistrement purge la demande de ses défauts de

forme.

2/ Examen au fond ;

L’objet de cet examen est précisé par l’art. L. 712-7 b) du c.propr.intellect. L’INPI examine si

le signe est graphiquement représentable (clarté/objectivité/durabilité/etc.). Ensuite, l’INPI

examine si le signe est licite, c a d, s’il est conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs, s’il

n’est pas dans la liste des signes interdits et s’il n’est pas trompeur. Enfin, l’INPI examine sile signe a un caractère distinctif (est-ce qu’il n’est pas l’appellation courante du produit ou du

service ?). L’INPI n’examine pas une condition de fond (la disponibilité du signe # en matière

de brevets).

La sanction de l’examen au fond : si l’INPI estime que le signe ne respecte pas l’une de ces

conditions il y aura rejet de la demande : ce rejet sera notifié au demandeur et le demandeur

aura un délai (délai fixé par l’INPI) pour faire des observations ou corriger cette demande. Si

les observations sont convaincantes et que la correction de la demande est jugée suffisante, la

procédure continue, si ce n’est pas le cas, que les corrections sont jugées insuffisantes ou

qu’elles sont fournies en dehors du délai imparti, il y aura rejet de la demande, rejet définitif

sauf utilisation d’une des voies de recours.

3/ Les observations et oppositions des tiers ;

Les tiers entrent en jeu.

a) Les observations ;

Lorsque le dépôt est jugé recevable il est publié au BOPI (bulletin officiel de la propriété

industrielle). Durant un délai de 2 mois suivant cette publication, toute personne intéressée

peut formuler des observations sur cette demande : ces observations doivent être adressées au

directeur général de l’INPI. Elles sont transmises au déposant. Ces observations ne peuvent pas être une cause de rejet de la demande (l’INPI ne peut pas s’appuyer sur ces allégations

pour rejeter la demande).

b) La procédure d’opposition ;

Il s’agit d’une opposition à l’enregistrement du signe en tant que marque.

Elle peut être formée par certaines catégories de personnes qui peuvent formuler opposition :

le propriétaire d’une marque déposée antérieurement (il a déposé une demande de signe

avant celui contre lequel il fait opposition) ou bien le propriétaire d’une marque

bénéficiant d’un droit de priorité antérieur (il a déposé une marque dans un pays et si

quelqu’un dépose un signe dans un autre pays en application de son droit de priorité il peut faire opposition) (1er catégorie). Le propriétaire d’une marque antérieure notoirement



connue (la notoriété peut remplacer l’enregistrement) (2ème catégorie) et le bénéficiaire

d’une licence exclusive (il est le seul à pouvoir exploiter la marque) sur l’une des marques

précédemment citée (3ème catégorie). Elle doit être adressée au directeur général de l’INPI.

Elle doit l’être dans un délai de 2 mois à compter de la publication de la demande au BOPI.

Ces titulaires de marques ne sont pas obligés à former opposition, s’ils ne le font pas ils

pourront toujours après dépôt (= enregistrement) de la marque en demander l’annulation.L’opposition suspend la procédure d’enregistrement. La marque ne sera pas enregistrée avant

la fin de la procédure. Il existe quelques exceptions visées par l’art. L. 712-8 du

c.propr.intellect. Malgré l’opposition la marque sera enregistrée, si l’opposition est jugée

recevable, on annule cet enregistrement : si l’enregistrement de la marque est nécessaire pour

la protection de celle-ci dans un pays tiers.

# Le dénouement de la procédure d’enregistrement ;

La procédure est fondée sur le principe posé aux art. L712-14 et suiv. du c.propr.intellect.

L’INPI doit respecter le principe du contradictoire. L’opposant dépose une demande écrite

auprès du directeur général de l’INPI, elle doit contenir tous les motifs d’opposition (desmotifs susceptibles de démontrer que la marque ne respecte pas les conditions légales.

L’opposant paie une taxe : taxe d’opposition. Cette opposition est transmise au déposant et

l’INPI fixe au déposant un délai pour répondre mais il ne peut pas être inférieur à 2 mois. Il

peut être demandé à l’opposant de fournir des pièces, des documents, démontrant que sa

marque n’est pas frappée de déchéance. L’INPI dresse un procès verbal de décision transmis

aux parties. Si les parties ne contestent pas ce procès verbal, il est adopté et constituera la

décision de l’INPI. Si ce procès verbal est contesté par l’une des parties, l’INPI va trancher

sur cette opposition. Si l’INPI considère que l’opposition est recevable la demande est rejetée,

s’il juge qu’elle est irrecevable la marque est enregistrée.

L’INPI peut considérer que l’opposition n’est qu’en partie recevable pour certaines produits et

services mais pas pour d’autres. La marque ne sera alors enregistrée que pour les produits et

services pour lesquels l’opposition n’est pas jugée recevable.

L’opposition sera réputée rejetée si l’INPI n’a pas statué dans les 6 mois à compter de la fin

du délai pour former opposition. La décision de l’INPI peut faire l’objet d’un recours au fond

devant une cour d’appel territorialement compétente. Recours formé devant une cour d’appel :

9 cours d’appel sont compétentes dont celle de Bordeaux.

La cour d’appel compétente est celle dans laquelle demeure le demandeur. Les cours d’appel

territorialement compétente pour traiter des appel contre les actions en contrefaçon ne sont

pas forcément les mêmes pour les décisions du directeur de l’INPI. Les recours contre les

décisions du directeur de l’INPI vont directement devant la cour d’appel.

Chapitre 2ème : les effets de la protection ;



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Droit de La Propriete Industrielle Et Commerciale