Réunion de travail APRAM12 juin 2009

Salon de la Maison des Arts et Métiers9 bis avenue d’Iéna

75016 ParisFrance

Richard A KempnerAssociéKempner RobinsonDevonshire Hall, Devonshire Avenue, Leeds, LS8 1AW, AngleterreTél : +44 (0)113 393 1922Fax : +44 (0)113 269 1512Portable : +44 (0)7775 586 479

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Noms de domaine Usage invisible

◦ Méta-tags (balises Méta)◦ Mots clés/Adwords (liens publicitaires de Google)

Commerce sur Internet

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Il est vrai que l’Angleterre est en retard sur le reste de l’Europe en matière de jurisprudence, mais il existe des

affaires en cours qui nous permettront bientôt de dissiper les incertitudes actuelles

La loi anglaise concernant le concept de « passing off » (commercialisation trompeuse)

Applicable même sans usage, sans préjudice, sans tentative de revente du nom de domaine

Un « instrument de tromperie »

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Parmi les requérants ayant connu du succès, on compte Sainsbury’s, BT, Phones4U, MBNA, Easy Group

Rarement s10(1) (Article 9(1)(a)) Peut-être s10(3) (Article 9(1)(c)) Le nom de domaine n’est pas utilisé dans

une classe d’activité pour laquelle la marque a été enregistrée

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Les moyens de défense habituels s’appliquent même s’il s’agit de contrefaçon de marque

Noms de domaine:Noms de domaine:les moyens de défense: les moyens de défense:

Aucun usage n’a été fait Aucun avantage injuste ni préjudice Liberté de parole (Art. 10 Convention

européenne des droits de l’homme)

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Facteur déterminant : quel est le mobile réel du défendeur ?

« Balise » cachée Sert à optimiser l’emplacement d’un site

Web dans un moteur de recherche Typiquement grâce à l’usage de

◦ La marque d’un concurrent, ou◦ Une marque ou un nom connus

La question principale : s’agit-il en effet de « l’usage » d’une marque ?

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Facteur déterminant : quel est le mobile réel du défendeur ?

La première affaire en Angleterre, 2004 La marque déposée : « REED » Le méta-tag : « Reed Business

Information » Ainsi, marque non identique D’après le tribunal : « aucune

confusion » ; ainsi, aucune contrefaçon

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Le jugement a été rendu par la Cour d’Appel : Reed Executive contre Reed Elsevier

L’usage (invisible) compte-t-il vraiment comme usage d’une marque déposée ?

S’il s’agit bien d’un « usage » au sens de la contrefaçon, est-ce que cet usage suffit pour réfuter une prétention de « non usage » ?

S’il s’agit bien d’un usage, est-ce que les moyens de défense comme celui encadrant l’utilisation du nom propre sont applicables ?

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Questions posées, mais non définitivement résolues, par Jacob L J à Reed

L’usage d’une marque (« Vet-Local ») dans des serveurs de fichiers et comme nom de répertoire

Le tribunal a eu recours au test en 4 parties de l’affaire Céline◦ Usage dans la vie des affaires◦ Sans le consentement du titulaire de la marque◦ Pour des produits / services identiques◦ L’usage doit porter atteinte à la fonction essentielle

de la marque – garantir la provenance Jugement : aucune contrefaçon

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Céline n’est pas vraiment une nouveauté mais confirme un test utile en 4 parties qui aide à statuer sur des affaires de ce genre

Dominé par Google et Yahoo Les mêmes problèmes partout dans le

monde Mais des solutions différentes Politique de Google relative à Adwords est

en cours d’évolution perpétuelle Google permet dès maintenant l’usage des

marques de concurrents (dans 194 pays, y compris l’Angleterre)

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Suite à la modification la plus récente relative à la politique de Google (04/06/2009), la situation en Angleterre, aux États-Unis, au Canada et en Irlande s’est étendue à la plupart des autres pays

La politique de Google contre le droit anglais : y a-t-il une différence ?

Wilson contre Yahoo (« Mr Spicy ») Février 2008 Tribunal de Première Instance

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La bataille Angleterre-France est-elle réelle ou imaginée ?

« Mr Spicy » a été enregistré comme marque communautaire

Dans les classes 29 & 30 (nourriture) et 42 (services de restaurant)

Yahoo fournissait des services de moteur de recherche

La saisie de « Mr Spicy » donnait des liens sponsorisés, par ex. vers www.sainsburys.co.uk

Jugement : aucune contrefaçon par Yahoo (l’affaire contre Sainsbury’s a été retirée)

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Une affaire curieuse basée sur des faits curieux ne constitue pas un précédent pertinent

Sainsbury’s avait acheté « Spicy » et non « Mr Spicy »

Aucun usage de la marque « Mr Spicy » par le défendeur

Seul l’utilisateur du moteur de recherche faisait usage

Ainsi, aucune contrefaçon Même s’il s’agissait d’usage par le défendeur

◦ « Spicy » et « Mr Spicy » ne sont pas similaires au point de prêter à confusion

◦ Il ne s’agissait pas « d’usage de marque » puisque le lien sponsorisé n’impliquait aucune association entre Sainsbury’s et « Mr Spicy »

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Aurait-on abouti au même jugement en France en considération des mêmes faits ?

M. Wilson n’avait pas de représentation légale Une marque de nature fortement descriptive Un défendeur qui n’utilisait que la partie

descriptive de la marque Le seul défendeur était fournisseur de services

de moteur de recherche et non annonceur Le résultat aurait-il été différent si l’on avait fait

usage d’une marque identique et distinctive, par ex. « INTERFLORA » ?

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Cette affaire ne résout pas les incertitudes propres au droit anglais

Demande de « surseoir » aux poursuites de contrefaçon (en attendant la suite du renvoi à la CJE)

M&S faisait usage de « INTERFLORA » comme mot clé dans un lien sponsorisé

Google n’était pas en cause Le Tribunal de Première Instance, conscient de 6

renvois à la CJE en instance (3FR, 1AT, 1NL, 1DE) Néanmoins fait le premier renvoi à la CJE de

l’Angleterre

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Motivation du tribunal anglais : désir d’harmonisation européenne

Raisons du renvoi à la CJE :◦ Première réclamation au titre de 9(1)(c) contre un

annonceur◦ La réclamation porte sur l’usage d’Adwords dans la

barre de recherche de Google et dans le résumé des résultats de recherche

◦ Bien que l’affaire comporte aussi une réclamation au titre de 5(1)(a), est-ce que cela a de l’importance s’il y a en effet risque de confusion ?

◦ La première affaire concernant la politique de Google d’après mai 2008

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Le tribunal a ordonné une suspension et a refusé d’accorder une injonction provisoire, arrêt basé sur les faits, non sur le principe

Une affaire concernant principalement la responsabilité d’eBay de la vente de contrefaçons sur son site Web

Mais également sa responsabilité quant à l’achat d’Adwords et à l’usage sur son site Web de marques appartenant à autrui

Jugement : il s’agit vraisemblablement de contrefaçon si les marchandises elles-mêmes sont contrefaisantes, mais la question a été renvoyée à la CJE

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Le tribunal pouvait facilement distinguer « Mr Spicy »

Un site Web en dehors de l’Angleterre est-ce qu’il commet une contrefaçon de marques anglaises appartenant à quelqu’un d’autre ?

eBay est-il responsable en Angleterre de la vente de contrefaçons vendues via son site Web anglais ?

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Ce sont les deux sujets brûlants de l’actualité anglaise

Question pertinente : est-ce qu’on fait véritablement « usage » de ces marques en Angleterre ?

Il s’agit d’examiner l’objectif et l’effet du site Web Le site est-il un lieu de commerce intracommunautaire ? Dans la plupart des cas, on s’attend à ce qu’une

recherche donne des résultats sans rapports Les utilisateurs ont l’habitude de continuer leurs

recherches même si les résultats semblent pertinents à première vue

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La question controversée de ce qui constitue un usage de marque déposée dans ce cas reste encore sans solution définitive en Angleterre

Des mesures à prendre afin d’éviter la contrefaçon en Angleterre :

Limitation de ventes par le biais de « l’enregistrement » Prix indiqué en devise étrangère Paiement uniquement en devise étrangère Livraison uniquement à des adresses situées à

l’étranger Limitation des traductions du site Utilisation d’avis de non-responsabilité

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Mais c’est la « situation véritable » qui est déterminante

L’Oréal (et d’autres) contre eBay (et d’autres) (22 mai 2009)

Les arguments soulevés au Tribunal de Première Instance en Angleterre étaient les suivants :◦ eBay est-il « conjointement (et non principalement)

responsable » des contrefaçons ?◦ A-t-il une défense au titre de l’article 14 de la directive

européenne sur le commerce électronique (« hébergement ») ?

◦ Une injonction peut-elle être accordée contre lui, même s’il est sans responsabilité (Art. 11 Directive européenne sur le renforcement des droits de propriété intellectuelle) ?

◦ La réglementation européenne sur la vente à distance est-elle pertinente ?

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L’Oréal a soutenu qu’eBay promeut activement les annonces exerce un certain contrôle sur le contenu impose des sanctions (par ex. VeRO –

programme des titulaires de droits approuvés)

règle le processus de vente participe à la vente tire profit de la vente pourrait faire plus qu’il ne fait

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eBay a soutenu que il n’était pas tenu d’empêcher les contrefaçons il fonctionne indifféremment pour les

marchandises contrefaisantes et non contrefaisantes, et il a pris toutes mesures utiles afin de réduire les contrefaçons dans les cas où il en avait pris conscience

le simple fait de « faciliter la contrefaçon » en sachant que les contrefaçons pourraient se faire ne suffisait pas pour qu’il soit tenu conjointement responsable

son modèle commercial ne le rendait pas responsable

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eBay n’était pas conjointement responsable

eBay n’avait vraisemblablement pas de défense au titre de l’article 14 de la directive européenne sur le commerce électronique (ne pratiquant pas le « stockage passif d’informations ») – renvoi à la CJE

Le tribunal restait incertain sur la possibilité d’imposer des injonctions à des intermédiaires innocents au titre de l’article 11 de la directive européenne sur le renforcement des droits de propriété intellectuelle – renvoi à la CJE

Le tribunal a refusé de prendre en considération la pertinence de la réglementation européenne sur la vente à distance (puisque la question a été soulevée trop tard dans les poursuites)

En résumé :- « Cybersquattage » : clairement susceptible de

recours Usage de méta-tags : position incertaine Usage de mots clés/Adwords : renvoi à la CJE Commerce en dehors de l’Angleterre qui

entraîne la contrefaçon de marques anglaises : cette contrefaçon est facile à éviter

La responsabilité d’eBay : actuellement, sans responsabilité (possibilité d’appel ?)

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