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Les brevets en milieu universitaire
16 novembre 2018Alain Dumont, Ph.D. – Associé et Agent de brevet
Ordre du jour
> Notions clés en propriété intellectuelle• Différentes formes que peuvent prendre les actifs
> Les Brevets• Qu’est-ce qu’un brevet ?• Liberté d’exploitation• Brevetabilité
> Étapes à suivre pour obtenir un brevet
> Exploitation d’un brevet
> Brevets universitaires
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DIFFÉRENTES FORMES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
3Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. – L.L.P.
Étude de cas en propriété intellectuelleCE QUI EST PROTÉGÉ
Marques de commerce
Distinctive identification (Mots, logos, slogans)
COMMENT ?
Utilisation ou Enregistrement
(15 ans, renouvelable)
Différentes formes de propriété intellectuelle
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Étude de cas en propriété intellectuelleÉtude de cas en propriété intellectuelleÉtude de cas en propriété intellectuelle
Droit d’auteurCréation originale ou formes
artistiques
Marques de commerce
Distinctive identification (Mots, logos, slogans)
CE QUI EST PROTÉGÉ COMMENT ?
Existe automatiquement
(Vie + 50 ans)
Utilisation ou Enregistrement
(15 ans, renouvelable)
Le Petit Prince
Différentes formes de propriété intellectuelle
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Étude de cas en propriété intellectuelleÉtude de cas en propriété intellectuelle
Dessins industriels
Apparence extérieure (Caractéristiques visuelles)
Étude de cas en propriété intellectuelleMarques de commerce
Distinctive identification (Mots, logos, slogans)
CE QUI EST PROTÉGÉ COMMENT ?
Enregistrement(jusqu’à 10 ans)
Droit d’auteurCréation originale ou formes
artistiques
Existe automatiquement
(Vie + 50 ans)
Utilisation ou Enregistrement
(15 ans, renouvelable)
Différentes formes de propriété intellectuelle
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Étude de cas en propriété intellectuelle
Dessins industriels
Apparence extérieure (Caractéristiques visuelles)
Marques de commerce
Distinctive identification (Mots, logos, slogans)
CE QUI EST PROTÉGÉ COMMENT ?
Enregistrement(jusqu’à 10 ans)
Droit d’auteurCréation originale ou formes
artistiques
Existe automatiquement
(Vie + 50 ans)
Utilisation ou Enregistrement
(15 ans, renouvelable)
Différentes formes de propriété intellectuelle
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Secrets industriels
Information confidentielle de valeur
Efforts raisonnables pour garder le secret
(Indéfini)
Étude de cas en propriété intellectuelleÉtude de cas en propriété intellectuelleÉtude de cas en propriété intellectuelle
Dessins industriels
Apparence extérieure (Caractéristiques visuelles)
Marques de commerce
Distinctive identification (Mots, logos, slogans)
CE QUI EST PROTÉGÉ COMMENT ?
Enregistrement(jusqu’à 10 ans)
Droit d’auteurCréation originale ou formes
artistiques
Existe automatiquement
(Vie + 50 ans)
Utilisation ou Enregistrement
(15 ans, renouvelable)
Différentes formes de propriété intellectuelle
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Secrets industriels
Information confidentielle de valeur
Efforts raisonnables pour garder le secret
(Indéfini)
Étude de cas en propriété intellectuelle
Dessins industriels
Apparence extérieure (Caractéristiques visuelles)
Marques de commerce
Distinctive identification (Mots, logos, slogans)
CE QUI EST PROTÉGÉ COMMENT ?
Enregistrement(jusqu’à 10 ans)
Droit d’auteurCréation originale ou formes
artistiques
Existe automatiquement
(Vie + 50 ans)
Utilisation ou Enregistrement
(15 ans, renouvelable)
Différentes formes de propriété intellectuelle
Brevets InventionsDemande et examen
(~ 20 ans)
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Secret commercial :Recette couleur bleue
Brevets :“COMPOUND” (No. 2044748)“USE” pour la dysfonction érectile (No. 2163446)“METHOD” pour la préparation (No. 2411961)
Dessin industrielpour la forme :No. 88762
Marque de commerce :Viagra ®No. LMC510749
Différentes formes de propriété intellectuelle - Viagra
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LES BREVETS
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Les Brevets
> Qu’est-ce que c’est ?
> Pourquoi ?
> Qui ?
> Quand ?
> Où ?
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Qu’est-ce qu’un brevet ?cas en propriété intellectuelle> Document émis par un
gouvernement
> confère un droit d’exclusion
à un inventeur pour une
période donnée
> en échange d’une
description complète de
l’invention.
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Qu’est-ce qu’un brevet ?
Un brevet ne donne pas le droit d’utiliser une invention !
> Exemple:• Compagnie A invente et protège un nouveau produit
• Compagnie B invente et protège l’utilisation de ce produit pour une nouvelle utilisation
> Résultat:
• A peut vendre le produit mais pas pour l’usage protégé par B
• B ne peut pas vendre le produit pour le nouvel usage qu’il a découvert et protégé
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Principe de la « liberté d’exploitation »
> Pour que B puisse commercialiser son invention (nouvel usage), il devra s’entendre avec A pour obtenir une licence d’exploitation.
> Pour que A puisse commercialiser son produit pour le nouvel usage breveté, il devra s’entendre avec B pour obtenir une licence d’exploitation.
Ni l’un ni l’autre n’a la liberté d’exploiter puisqu’un brevet existant les en empêche
> Obtenir un brevet et détenir la liberté d’exploitation sont deux concepts différents
Qu’est-ce qu’un brevet ?
Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. – L.L.P. 15
> En tant que société, nous acceptons de donner un « monopole » au titulaire du brevet pendant 20 ans.
… UN CONTRAT SOCIAL
Description de
l’invention
Octroi d’une exclusivité
Qu’est-ce qu’un brevet ?
Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. – L.L.P. 16
> En tant que société, nous acceptons de donner un « monopole » au titulaire du brevet pendant 20 ans.
• en absence de compétition, nous payerons probablement plus cher pour le produit breveté
• en échange, l’inventeur fournira une description complète de l’invention (publication après 18 mois).
• Après la période d’exclusion, tout le monde pourra se servir de la description et sera libre de fabriquer, utiliser vendre ou importer ces produits.
… UN CONTRAT SOCIAL
Qu’est-ce qu’un brevet ?
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OBJECTIF : STIMULER L’INNOVATION
Brevet vs. demande de brevet
> Demande de brevet: document déposé à un bureau des brevets afin de tenter d’obtenir un brevet
• Publiée 18 mois après le dépôt
• Revendications définissent ce que le demandeur aimerait obtenir comme monopole
> Brevet: document octroyé par un bureau des brevet suite à l’examen d’une demande de brevet
• Revendications définissent ce que le demandeur a réellement obtenucomme monopole
> Revendications d’un brevet sont souvent différentes (plus étroites) des revendications originales de la demande
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> L’invention est facile à « réinventer »
• « reverse engineered »
> La portée des revendications qui pourrait être accordée est suffisamment large pour bloquer la compétition
> La technologie à une durée de vie plus longue que le délai requis pour obtenir un brevet (~ 3 à 8 ans)
> revenus prévus > coûts des procédures pour obtenir un brevet
Quand breveter ?
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Quand breveter ?
> Une demande de brevet doit être déposée AVANT la divulgation de l’invention
• Critère de nouveauté absolue dans la plupart des pays, sauf exception
> Cela prend du temps obtenir un brevet:
• Typiquement 3-8 ans, dépendamment des pays
> Un brevet à une durée de vie limitée
• Généralement 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande
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Qui peut breveter ?
> Les personnes physiques ou morales peuvent déposer des demandes.
> Il est toutefois nécessaire de nommer les inventeurs
• Seul(s) le(s) vrai(s) inventeur(s) ou les cessionnaires légaux peuvent revendiquer une invention dans un brevet
> La majorité des organisations ont une politique de PI qui requiert que les inventeurs cèdent leurs droits à l’organisation
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Qui est inventeur ?
> Personne ayant contribué à l’activité inventive de la matière revendiquée et à sa réalisation pratique.
• Une personne qui suit simplement des instructions n’est pas inventeur
• Une personne qui ne fait que valider des expériences n’est pas non plus inventeur
> Critères différents que ceux de l’authorship: principe légal.
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Où protéger ?
> Il n’existe pas de brevet international !
> Les brevets sont « pays/région spécifiques »
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Tout est-il brevetable?
PRODUIT
MACHINE
MÉTHODEPROCÉDÉ
USAGE
COMPOSITION
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4 CRITÈRES DE BREVETABILITÉ
1. Matière brevetable
2. Nouveauté
3. Inventivité
4. Utilité
Critères de brevetabilité
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1.MATIÈRE BREVETABLE :> Ce qui est brevetable varie d’un pays à l’autre.
• Formes de vie supérieure
− Ex. Souris de Harvard: Non brevetable au CA / Brevetable aux US
• Une Loi ou produit de la nature
• Méthode de traitement chirurgicale
• Un nouveau théorème mathématique
Critères de brevetabilité
Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. – L.L.P. 26
1. Matière brevetable
2. Nouveauté
3. Inventivité
4. Utilité
Critères de brevetabilité
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Critères de brevetabilité
2.NOUVEAUTÉ
> Rien d'identique ne doit jamais avoir été accessible à
la connaissance du public n’importe où dans le monde.
> Tous les éléments de l’invention doivent être décrits dans
un seul document.
> Le demandeur doit être le premier à déposer une demande
de brevet sur cette invention
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2. NOUVEAUTÉ – EXCEPTIONS…
> Période de grâce d’un an dans certains pays dont le Canada et les États-Unis pour une divulgation provenant directement ou indirectement de l’inventeur
> Les divulgations faites en vertu d’une entente de confidentialité (explicite ou implicite) ne sont pas un obstacle à la brevetabilité
Critères de brevetabilité
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1. Matière brevetable
2. Nouveauté
3. Inventivité
4. Utilité
Critères de brevetabilité
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Critères de brevetabilité
3. INVENTIVITÉ (Non-évidence)
> L’invention ne peut pas découler de manière évidente de l'état de la technique aux yeux d’une personne versée dans l’art.
> L’évaluation de l’évidence est plutôt subjective (contrairement à l’anticipation).
> Nerf de la guerre durant poursuite et litige
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Critères de brevetabilité
3. INVENTIVITÉ> Optimisation qui ne produit pas de résultats imprévisibles n’est
généralement pas brevetable
> Facteurs d’inventivité:
• Effets ou avantages inattendus de l’invention,
• enseignements contraires dans l’art antérieur,
• échecs des autres.
Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. – L.L.P. 32
Critères de brevetabilité
1. Matière brevetable
2. Nouveauté
3. Inventivité
4. Utilité
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4. UTILITÉ
> Plus qu’une simple découverte/concept, doit fonctionner.
> Une invention doit produire une application pratique, un résultat économique:
• un produit commercialisable :− Nouvelle molécule anticancéreuse, nouvel instrument chirurgical,
− Contre-exemple: nouvelle théorie scientifique.
• une méthode de produire, fabriquer, construire ou bâtir un produit commercialisable : − Méthode plus rentable et/ou simple de synthétiser une molécule chimique.
− Contre-exemple: méthode pour améliorer les aptitudes de quelqu’un pour la vente.
Critères de brevetabilité
Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. – L.L.P. 34
1. Matière brevetable
2. Nouveauté
3. Inventivité
4. Utilité
EXIGENCES CUMULATIVES
Critères de brevetabilité
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Description suffisante
> L’invention doit être opérationnelle à l’aide de la description faite par l’inventeur de manière à ce que le résultat souhaité découle invariablement lors de la mise en pratique de l’invention
> Une invention qui ne fonctionne pas du tout ou qui ne produit pas le résultat promis dans le mémoire descriptif est réputée manquer d’utilité
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ÉTAPES À SUIVRE POUR OBTENIR UN BREVET
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Étapes à suivre avant d’obtenir un brevet…
> Conserver la nature de l’invention confidentielle
> Recherche de brevetabilité
> Rédaction et dépôt d’une demande de brevet dans un pays sélectionné
> Dépôt dans les autres pays d’intérêt
> Examen des demandes de brevet
Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. – L.L.P. 38
Conserver la nature de l’invention confidentielle
> Ne pas donner de conférence, publier de résumé ou d’article, etc. avant le dépôt d’une demande de brevet
> Si divulgation est inévitable, tenter de ne pas divulguer les détails importants
> Mettre en place une entente de confidentialité
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Étapes à suivre avant d’obtenir un brevet…
> Conserver la nature de l’invention confidentielle
> Recherche de brevetabilité
> Rédaction et dépôt d’une demande de brevet dans un pays sélectionné
> Dépôt dans les autres pays d’intérêt
> Examen des demandes de brevet
Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. – L.L.P. 40
Recherche de brevetabilité
> Buts:
• Déterminer si la technologie est suffisamment nouvelle et non-évidente
• Quels sont les aspects brevetables de la technologie: Produit? Méthode de fabrication? Indication nouvelle?
• Permet d’évaluer la couverture potentielle du brevet:
– Large / restreinte
– Facilité à contourner / démonstration contrefaçon
– Disponibilité de technologie(s) alternative(s)
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Recherche de brevetabilité
> Mais surtout:
permet d’arrêter le processus avant d’engager des frais de rédaction et de dépôt si la technologie se révèle non brevetable
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Étapes à suivre avant d’obtenir un brevet…
> Conserver la nature de l’invention confidentielle
> Recherche de brevetabilité
> Rédaction et dépôt d’une demande de brevet dans un pays sélectionné
> Dépôt dans les autres pays d’intérêt
> Examen des demandes de brevet
Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. – L.L.P. 43
> Conserver la nature de l’invention confidentielle
> Recherche de brevetabilité
> Rédaction et dépôt d’une demande de brevet dans un pays sélectionné
> Dépôt dans les autres pays d’intérêt
> Examen des demandes de brevet
Étapes à suivre avant d’obtenir un brevet…
Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. – L.L.P. 44
Étapes à suivre avant d’obtenir un brevet…
> Conserver la nature de l’invention confidentielle
> Recherche de brevetabilité
> Rédaction et dépôt d’une demande de brevet dans un pays sélectionné
> Dépôt dans les autres pays d’intérêt
> Examen des demandes de brevet
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Examen des demandes de brevet
> Quelques mois après qu’une demande ait été déposée, l’examen des revendications commence en vertu des critères de brevetabilité du pays
> Si la demande n’est pas conforme, une Lettre Officielle est envoyée à l’agent de brevet, lequel répond par un argumentaire ou une modifications des revendications
> Dans de nombreux pays, tout au long de l’examen, des taxes de maintien sont exigées pour assurer que la demande demeure en instance
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0 Temps
Coût ($)
Premier dépôt
(demande provisoire)
5K
20K
Étapes et coûts pour obtenir un brevet
47
12mois0 Temps
Coût ($)
Demande complète
(PCT)
5K
15K~ 10K $
Ajout de nouvelle matière
Étapes et coûts pour obtenir un brevet
48
Premier dépôt(demande provisoire)
12mois0 Temps
Coût ($)
5K
15K~ 10K $
Expiration
20 ans(à partir du dépôt
complet)
Étapes et coûts pour obtenir un brevet
18mois
Publication etRapport de recherche
49
Demande complète
(PCT)
Ajout de nouvelle matière
Premier dépôt(demande provisoire)
12mois0 30mois Temps
Coût ($)
Entrées en phase nationale/régionale
5K
20K
50-100K~ 5 à 15K $ /pays
~ 15K $
18mois
Étapes et coûts pour obtenir un brevet
50
Publication etRapport de recherche
Demande complète
(PCT)
Ajout de nouvelle matière
Premier dépôt(demande provisoire)
12mois0 30mois Temps
Coût ($)
Entrées en phase nationale/régionale
5K
20K
50-100K~ 5 à 15K $/pays
~ 15K $
18mois
Étapes et coûts pour obtenir un brevet
51
Publication etRapport de recherche
Demande complète
(PCT)
Ajout de nouvelle matière
Premier dépôt(demande provisoire)
Examens
Émission brevet
(2 à 5 année)
Expiration
20 ans(à partir du dépôt
complet)
~2 à 10K $/LettresOfficielles
+ annuitées & taxes de maintien
>250K
12mois0 30mois Temps
Coût ($)
Demande« provisoire »
Demande complète
(Ntl ou PCT)
Entrées en phase nationale/régionale
Examens
Émission brevet
5K
20K
50-100K~ 5 à 15K $ /pays
~ 15K $
>250K
Expiration
20 ans(à partir du dépôt
complet)(2 à 5 année)
Ajout de nouvelle matière
~2 à 10K $ /LettresOfficielles
+ annuitées & taxes de maintien
18mois
Publication
Étapes et coûts pour obtenir un brevet
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EXPLOITATION COMMERCIALE
> S’assurer du monopole commercial en empêchant tout tiers d’utiliser, vendre ou fabriquer l’invention revendiquée dans le brevet.
> Céder les droits sur le brevet à un tiers contre une compensation monétaire.
> Accorder des licences en contrepartie de redevances.
• Peuvent être limitées à un territoire, à une indication, une durée, etc.
Moyens d’exploiter un brevet
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Licences
> Exclusive ou non-exclusive
> À une compagnie déjà bien établie
> À une start-up
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BREVETS UNIVERSITAIRES
Réalité
> Missions premières d’une université
• formation
• recherche
• acquisition et transmission des connaissances
> Budgets assez limités pour protection de la PI
> Évaluation chercheurs/étudiants: publication
> Technologies très précoces
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Désavantages de breveter une invention universitaire
> Peut interférer avec publication
• Délais
• Licences peuvent contenir certaines clauses
• Projets plus appliqués
> Coûts élevés
> Demande implication du chercheur/professeur
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Avantages potentiels de breveter les inventions universitaires
> Source de financement
• Public (Projets de maturation technologique)
• Privé (Amorchem, Anges)
> Création de richesse
> Rayonnement de l’université
> Peut mener à la création d’un pôle d’expertise attrayant (Boston, San Francisco)
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Équilibre protection PI vs. publication
> Pas mutuellement exclusifs, surtout une question de timing et planification
> Études démontrent que brevetage mène à davantage de recherche appliquée
> Études démontrent que les universités et chercheurs qui brevètent beaucoup publient aussi beaucoup
> Licence peut inclure certaines clauses concernant publication
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National Academy of Inventors®
> Avant: majoritairement licences à compagnies établies
> Maintenant:
• Start-up
• Incubateurs/accélérateurs (p. ex. District 3 Center for Innovation and Entrepreneurship de Concordia; ACET de l’Université de Sherbrooke, Centre d’entrepreneuriat Poly-UdeM, Entrepreneuriat Laval)
• Investissement dans projets (p. ex. IRICoR, ACET Capital)
Évolution modèle valorisation
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Merci pour votre attention
Alain Dumont, Ph.D.
(514) 397-5194
Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. – L.L.P. 63
